RECHERCHES EN MATIÈRE DE BREVETS : QUAND, COMMENT ET POURQUOI?
Dominique Pomerleau & Frédéric Venne
ROBIC, S.E.N.C.R.L
Génie de la métallurgie, ingénieure, génie physique, agents de brevets
Dans la majorité des industries qui impliquent la fabrication et la vente de produits ou la recherche et le développement (R et D), les recherches en matière de brevets devraient être une priorité. Peu importe le domaine technologique dans lequel vous travaillez, vous désirez maximiser et protéger vos efforts en R et D ainsi qu’éviter la contrefaçon d’un brevet détenu par l’un de vos compétiteurs.
Toutefois, avant de requérir les services de votre agent(e) de brevets ou d’une firme de recherche spécialisée, vous devez être en mesure de déterminer vos besoins en la matière. D’un point de vue pratique, vous devriez être capable d’isoler quelques questions auxquelles vous désireriez avoir une réponse à la suite de la recherche. Ces questions sont naturellement guidées par d’autres impératifs, comme le stade d’avancement de votre projet et aussi d’autres considérations pratiques, comme vos moyens financiers. Par exemple, vos besoins seront différents si vous démarrez un projet ou si vous en êtes au stade de la conception ou de la commercialisation du produit ou du procédé. Vous pourriez aussi souhaiter faire une recherche à la suite d’accusations de contrefaçon reçues de la part d’un compétiteur. L’étendue et la complexité de la recherche dépendent par ailleurs du budget qui sera alloué à la recherche à réaliser.
Il existe donc différents « types » de recherches, chacun répondant à un besoin particulier. Les principaux types de recherche pouvant être effectués dans les bases de données sur les brevets sont : brevetabilité, liberté d’exploitation, validité ou invalidité, état de la technique et « landscape ».
Recherche et analyse en brevetabilité
Cette recherche est généralement recommandée afin de vérifier le caractère unique d’une innovation, et donc son potentiel de brevetabilité. En effet, pour obtenir une protection par brevet, l’invention, telle que revendiquée, doit remplir trois conditions fondamentales : la nouveauté, la non-évidence et l’utilité. Il est généralement recommandé d’effectuer cette recherche dès les premières étapes du processus pour la protection de l’innovation.
Les résultats d’une recherche de brevetabilité permettent d’évaluer la nouveauté et le caractère inventif de l’invention au moment où la recherche est effectuée. On spécifie fréquemment que cette recherche est préliminaire, car il existe des demandes de brevet déposées qui n’ont pas encore été publiées et dont le contenu pourrait potentiellement être pertinent à la brevetabilité de l’invention. Il est important de noter que, peu importe les bases de données employées, une recherche ne permettra pas de repérer les demandes de brevet non publiées et les dessins industriels qui n’ont pas encore été enregistrés. À cet effet, il est crucial de noter que les demandes de brevet sont généralement publiées 18 mois après leur date de priorité, alors que les dessins industriels sont publiés lors de leur enregistrement. Par conséquent, une mise à jour de la recherche peut être réalisée à l’approche de la date d’échéance pour le dépôt d’une demande de brevet régulière.
La recherche en brevetabilité est effectuée parmi toutes les publications brevets mondialement disponibles au moment de la recherche dans la ou les bases de données consultées, parmi les publications non-brevets[1] et parmi les informations disponibles dans les moteurs de recherche standards sur Internet. En effet, l’évaluation de la brevetabilité n’est pas limitée aux publications et usages antérieurs dans un territoire précis, mais doit plutôt être mondialement évaluée.
Les résultats d’une recherche en brevetabilité permettent également de déterminer le ou les points novateurs de l’invention, ce qui peut aider à réduire la période d’examen et les frais associés. L’analyse des résultats de la recherche peut par ailleurs permettre d’améliorer la qualité de la demande de brevet en ciblant dès la rédaction les éléments novateurs par rapport aux documents existants.
Recherche et analyse en liberté d’exploitation
Les notions de liberté d’exploitation (communément appelée « FTO » pour Freedom to Operate) et de contrefaçon sont interreliées. Une analyse en contrefaçon permet d’évaluer si le produit ou le procédé qu’une société désire fabriquer, utiliser ou vendre est en contrefaçon d’un brevet d’une tierce partie ou si le produit ou le procédé d’une tierce partie est en contrefaçon d’un de nos brevets.
Une analyse FTO permet de déterminer si le produit ou le procédé qu’une société désire fabriquer, utiliser ou vendre dans un ou plusieurs territoires contrefait un ou plusieurs brevets en vigueur dans ce ou ces territoires. Les analyses incluent généralement les demandes de brevet en instance et publiées pour lesquelles un brevet pourrait être délivré éventuellement (notamment les demandes de brevet internationales [PCT] publiées qui pourraient entrer en phase nationale/régionale dans le ou les territoires étudiés).
Ainsi, une recherche FTO est réalisée dans un ou plusieurs territoires ciblés avec l’objectif de vérifier la liberté d’utilisation ou le commerce de son produit ou de son procédé lors de son lancement ou de sa mise en service dans ce ou ces territoires.
Il est suggéré de prendre conscience des risques de contrefaçon dès le stade du développement du produit ou du procédé afin d’économiser temps et capital. À la suite de la détection de brevets potentiellement problématiques pour la liberté d’exploitation, différentes approches sont possibles : contourner le ou les brevets gênants, conclure un accord de licence avec le tiers détenteur du ou des brevets ou encore essayer d’invalider le ou les brevets gênants. Il est également possible de mettre en place une procédure de surveillance des demandes de brevet repérées et potentiellement problématiques, afin d’être informé des modifications apportées aux revendications au cours de la procédure d’examen et de la portée de l’éventuel brevet.
Recherche et analyse en validité ou invalidité
Pour invalider le ou les brevets gênants, des documents (publications brevets, publications non-brevets ou usages antérieurs) doivent être définis. Ainsi, une recherche d’invalidité/validité est une recherche d’antériorité exhaustive, limitée dans le temps, menée sur les revendications d’un brevet afin de vérifier sa validité ou de l’invalider en découvrant des documents pertinents qui auraient été déposés avant sa date de priorité la plus ancienne.
Ce type de recherche est effectué afin de contester un brevet en utilisant les options d’opposition pré- ou post-délivrance, ou comme moyen de défense lors d’un procès pour contrefaçon d’un brevet. Une recherche en invalidité permet également d’établir les forces et les faiblesses des revendications d’un brevet en vue de négociations équitables en matière de licence et d’acquisition.
Recherche de l’état de la technique
Une recherche de brevets sur l’état de la technique (communément appelée « SOA » pour State of the Art) est une recherche exhaustive qui résume l’état de la technique existante et qui illustre le portrait actuel des choses dans un domaine technologique ou sous-domaine technologique particulier. Ce type de recherche permet d’évaluer les activités de R et D en cours dans une société par rapport à l’ensemble du secteur technologique et de simplifier le processus de prise de décision en ce qui concerne l’avancement des recherches et des développements commerciaux.
Les recherches SOA sont principalement utiles : (a) si vous cherchez à pénétrer un nouveau domaine ou à développer une nouvelle technologie ou (b) si vous devez affiner ou changer d’une autre manière l’orientation de votre recherche ou de votre commerce. Dans ces deux cas de figure non limitatifs, une recherche SOA peut faire gagner beaucoup de temps et d’argent, car elle offre une vue d’ensemble du travail déjà effectué dans le segment technologique en question. Le fait de savoir comment et pourquoi certaines technologies ont évolué et quels problèmes et solutions ont déjà été découverts permet d’attribuer les ressources humaines et financières de manière plus efficace et de minimiser les actions non rentables.
Recherche et analyse « landscape »
Il arrive que les termes « landscape » et SOA soient utilisés de manière interchangeable. En effet, ces deux types de recherche contribuent à orienter la stratégie et à donner un avantage concurrentiel à une société par rapport aux autres acteurs du marché. Tous les deux ont un champ d’application large qui comprend une recherche et un examen complets de toute la documentation de type « brevet » et, parfois, de type « non-brevet » dans le segment technologique ciblé.
Une étude « landscape », aussi connue sous le nom de « cartographie des brevets », est essentiellement une analyse plus approfondie d’une recherche SOA et comprend, en plus, des représentations visuelles des tendances dans le segment technologique ciblé. Elle inclut donc une ou plusieurs représentations graphiques d’un ensemble de brevets existant dans un espace technologique particulier.
Le but, l’étendue et la méthode de cartographie varient en fonction de l’objectif commercial recherché. Toutefois, les objectifs primordiaux de l’analyse « landscape » sont les suivants : repérer les brevets intéressants et les principaux acteurs dans un segment donné, vérifier leurs caractéristiques, analyser les relations entre eux et utiliser ces informations pour guider les décisions commerciales clés.
Une analyse « landscape » est donc un outil de veille avancé qui permet aux propriétaires d’entreprise, aux investisseurs et aux financiers d’organiser et d’extraire de la valeur des données sur les brevets et d’obtenir une vision plus approfondie de facteurs tels que :
- Les domaines technologiques peu ou pas exploités
- Les technologies pour la R et D potentielle
- Les principaux acteurs et les nouveaux entrants sur le marché
- L’orientation et la force de la R et D par rapport aux pairs
- Les interrelations entre les principaux acteurs
- Les principales stratégies mises en œuvre pour la protection des inventions
- Les nouvelles possibilités de licences, d’acquisitions et de coentreprises
- Les zones d’infraction possibles
- Les brevets à laisser tomber
Conclusion
L’objectif de cet article était de présenter les différents types de recherche pouvant être effectués dans l’univers des brevets, chacun répondant à des questions précises émanant de vos besoins d’affaires.
Il est important de noter que les exemples inclus dans cet article ne représentent qu’une faible fraction des possibilités d’analyse disponibles, et qu’il existe autant de façons de récolter de l’information sur votre concurrence que de questions que vous vous posez à leur sujet.
Pour de plus amples renseignements ou toute question au sujet de la cartographie d’un domaine technologique, n’hésitez pas à communiquer avec Dominique Pomerleau et Frédéric Venne.
[1] L’expression « publications brevets » inclut les brevets, les demandes de brevet publiées et les dessins industriels enregistrés. L’expression « publications non-brevets » inclut tout autre document publié : dépliant publicitaire, manuel d’utilisation, article scientifique, extrait d’un livre, etc.