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Quelques réflexions sur la revendication de couleur comme caractéristique d’une marque au Canada – aspects techniques

2017-11-25

LAURENTCARRIÈRE*
ROBIC,S.E.N.C.R.L.
AVOCATSETAGENTSDEBREVETSETDEMARQUESDECOMMERCE

RÉSUMÉ
Cetarticleaborde,d’unpointdevuetechnique,lesconditionsd’enregistrementau
Canadad’unecouleurcommesignepermettantdedistinguerlesproduitsouservices
d’unepersonnedeceuxdesautres.Lafaçondontunecouleurestrevendiquée
commecaractéristiquedelamarque,qu’ellesoitbidimensionnelleou
tridimensionnelle,influerabeaucoupsurl’obtentiondel’enregistrementetlaportéede
celui-ci.Certainesimprécisionsdelapratiquecanadiennesontparailleurssoulevées,
notammentàlalumièredeprochainesmodificationslégislatives.

ABSTRACT
Thisarticlediscusses,fromatechnicalpointofview,theconditionsforregisteringa
colorinCanadaasasignthatdistinguishesoneperson’sproductsorservicesfrom
thoseofothers.Thewayinwhichacolorisclaimedasafeatureofthemark,whether
two-dimensionalorthree-dimensional,willgreatlyinfluencetheobtainingofthe
registrationandthescopethereof.SomeinaccuraciesintheCanadianpracticeare
alsoraised,particularlyinthelightofupcominglegislativechanges.

Introduction

Cettemodesteetcourtecontributionviseàclarifiercertainsaspects,parfoisdésuets,
parfoisnonrésolus,delapratiquecanadiennevisantl’associationdecouleursàune
marquedecommerce.Ils’agit,envracetsansprétentionàl’exhaustivité,deréflexions
etcommentairessurunaspectméconnud’unepratiqueparfoisabsconse1.

©CIPS,2017.
*Avocatetagentdemarquesdecommerce,associédeROBIC,S.E.N.C.R.L.,uncabinet
multidisciplinaired’avocatsetd’agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce.Publiéendécembre
2017dansunnumérothématiqueélectronique«Formesetcouleurs»del’EuropeanCommunities
TrademarkAssociation(ECTA).Publication468.
1Peuad’ailleursétéécritsurlesujet:LaurentCarrière,«Laprotectionstatutairedesmarquesnon
traditionnellesauCanada:quelquesréflexionssurleurenregistrabilitéetdistinctivité»,dansLaurent
Carrière(dir),Développementsrécentsendroitdelapropriétéintellectuelle(1999),collServicedela
formationpermanenteduBarreauduQuébec(Cowansville,YvonBlais,1999),79auxpp96etss
[Carrière];KeltieR.SimetHeatherA.Tonner,«ProtectingColoursMarksinCanada»,(2004)94:4
TrademarkReporter761auxpp769-775.

1.Principesgénérauxsurlaprotectiondescouleurs

Toutdego,précisonsqu’auCanada,
•ilestpossiblederevendiqueruneoudescouleurscommecaractéristiqued’une
marquedecommerce;
•ilestpossiblederevendiqueruneoudescouleurspourunepartieseulement
d’unemarquedecommerce;
•uneoudescouleurspeuventêtrerevendiquéescommecaractéristiqued’une
marqueinterditecontingenteàpublication;
•lathéoriedel’épuisementdescouleursn’estpasreçue;
•unecouleuràelleseulenepeutgénéralementpasêtreenregistréecomme
marquedecommerce;
•unecouleursanscontourdélimiténepeutpasêtreenregistréecommemarque
decommerce;
•unecouleurappliquéeàlasurfaced’unproduitpeutêtreenregistréecomme
marquedecommerce;
•unecouleurquin’aqu’unefonctionutilitaireoudécorativenepeutêtre
enregistrée;
•lescouleursnesontpasconsidéréescommeintrinsèquementdistinctives;
•lesmarquesdecommerceconstituéesdecouleursnepossèdentqu’unfaible
caractèredistinctifinhérent;
•lapreuvededistinctivitéd’unemarqueconsistantuniquementenuneoudes
couleursappliquéesàunobjetestunlourdfardeauquireposesurquiveut
obteniroumaintenirunenregistrement,fardeaudifficileàrencontrer.

Ilfautcependantdistinguerentrelasimplerevendicationdecouleurcommeunedes
caractéristiquesdelamarquedecommerceetlarevendicationdecouleuràtitrede
marquedecommerce:unecouleurseulenepourrapas,selonlalégislationen
vigueur,fairel’objetd’unemarquedecommerce.

Cettecontributiontraiteuniquementdecertainsdesaspectstechniquesliésà
l’enregistrementd’unemarquedecommercequicomportedescouleurs.

2.Letraitementd’unedemanded’enregistrementparleBureaudesmarques
decommerce

Lorsqu’unrequérantrevendiquedescouleurscommecaractéristiquedelamarquede
commerce,lescouleursdoiventêtredécrites2.Encertainscas,leregistrairepeut
mêmeexigerquelerequérantproduiseundessinlignéoùlescouleurssont

2KarmaCandyInccCadburyUKLimited,2013COMC119(Commopp;2013-07-05)C.R.Folzau
para38.

Lorsqu’unemarqueestenregistrée,lecertificatd’enregistrementreproduitcelle-cien
noiretblanc,maisilyauneentréeauregistrepourindiquerlarevendicationde
couleurs.

C’estd’ailleursdecettefaçonqu’undossieresttraitéetc’estégalementdecettefaçon
quelamarqueestannoncée,àsavoirennoiretblancavecunedescriptionenmots
descouleursrevendiquées.Celavauttantpourlesmarquesdecommerce,quepour
lesmarquesdecertificationquepourlessignesdistinctifs;celavautégalementpour
lesmarquesinterditesouofficielles.

DanslabasededonnéesduBureaudesmarquesdecommerce,quifaitofficede
registrepublic,lesmarquesdecommercenesontd’ailleursnormalementaccessibles
qu’ennoiretblanc,mêmesiunecouleuraétérevendiquéeàtitredecaractéristique
decettemarquedecommerce.

3.Larevendicationdecouleursàtitredecaractéristiquedelamarque

L’alinéa30h)delaLoisurlesmarquesdecommerce3prévoitquelorsqu’unemarque
decommercenevisepasquel’enregistrementd’unmotoudemotsnondécritsdans
uneformespéciale,undessindelamarquedecommercedoitêtreproduit:
«30.Quiconquesollicitel’enregistrementd’unemarquedecommerceproduitau
bureauduregistraireunedemanderenfermant:
h)saufsilademandenevisequel’enregistrementd’unmotoudemotsnondécrits
enuneformespéciale,undessindelamarquedecommerce,ainsiquelenombre,
quipeutêtreprescrit,dereprésentationsexactesdecettemarque;»

Larègle28(1)indiqueainsiquelorsqu’unecouleurestrevendiquéecomme
caractéristiquedelamarque,ilestnécessairedeladécrire,larègle28(2)précisant
commentcettedescriptionpeutêtrefaite:
«28.(1)Lorsquelerequérantrevendiqueunecouleurcommecaractéristiquedela
marquedecommerce,lacouleurestdécrite.
(2)Siladescriptionprévueauparagraphe(1)n’estpasclaire,leregistrairepeutexiger
quelerequérantproduiseundessinlignéquireprésentelescouleursconformément
autableausuivant:

3LRC1985,cT-13(ci-aprèsla«Loi»).

Unrequérantadonclechoixdedécrirelescouleursenmotsoudeproduireundessin
lignéquireprésentelescouleursconformémentautableaudelarègle28(2)oumême,
descriptionetdessinligné(ouhachuré),ensegardantqu’ilyaitunecontradiction
entrel’unetl’autre4.

Saufdemandeduregistraire,rienn’obligeunrequérantàproduireundessinhachuré
pourrevendiquerunecouleurcommecaractéristiquedelamarque.S’illefaitetqu’une
erreurestcommise,ilpourraitenrésulterqueledessinhachurénereprésenteraitpas
adéquatementlamarquedecommercedontonrequiertl’enregistrementetque
l’alinéa30h)delaLoin’auraitalorspasétérespecté,donnantainsiouvertureàun
motifd’oppositionàl’enregistrement.

Ledessin,eneffet,doitconstituerunereprésentationsignificativedanslecontextede
ladescriptionécritefigurantdanslarevendicationdecouleurs.Delégèresdisparités
decouleurspourronttoutefoisêtreacceptées,maisundessininexactoutrompeur
seraconsidérécontraireàl’alinéa30h)delaLoi.Lecaractèreadéquatdudessinet
deladescriptionverbaledelademandedemarquedecommercerelèvedel’expertise
delaCommissiondesoppositionsetlaCourn’interviendraenappelquesiladécision
delaCommissionn’estpasraisonnable.Ladescriptionn’adoncpasàêtre
rigoureusementexactepourvuqu’ellesoitsignificativementreprésentativedes
couleursrevendiquéescommecaractéristiquedelamarque.

Lerecoursaudessinlignén’estplustrèsfréquent,surtoutlorsqueledessinest
complexeetqueleformatdereproductiondudessindansleJournaldesmarquesde
commercerendraitdifficiledecernerlepositionnement,voirelescouleurs
revendiquées.

4.Manquedeclartédelarevendicationdecouleur

Silarevendicationdecouleurestambiguë.l’examinateurpourrademanderdes
précisionsplutôtqued’exigerundessinhachuré.

4NovopharmLtdcBayerInc,1999CanLII9384(CF;1999-10-28)lejugeEvansauxpara51-52[conf
2000CanLII16510(CAF;2000-11-14)].

Lerequérantpourraalorsrépondreque«leslignessontunecaractéristiquedela
marque,maisnereprésententpasunecouleur»ouque«leslignesserventàindiquer
unenuance,maislacouleurn’estpasunecaractéristiquedelamarquede
commerce».Siunlignéoudescouleursapparaissentsurlareprésentationdela
marque,maisquecelles-cinesontpasrevendiquéescommecaractéristiquedela
marque,ilfaudraégalementl’indiquer.Dansuncascommedansl’autre,cette
précisionserareprisedansl’annoncedelamarqueauJournaldesmarquesde
commerce.

Siunrequérantrevendiqueunecouleurcommecaractéristiquedetoutoupartiedela
marque,iln’estpassuffisantdedécrireuniquementlacouleur:ilfautnommément
l’indiquerparunephrasetelle«Lacouleurestrevendiquéecommecaractéristiquede
lamarquedecommerce.»,souspeined’émission,malgréparfoisl’évidence,d’un
rapportd’examen.Cettedéclarationserad’ailleursrepriselorsdel’annoncedela
marque.

5.Exigencematériellequantaudessindelamarque

Larègle27dispose:«27.(1)Lorsqueledessind’unemarquedecommerceestexigé
parl’alinéa30h)delaLoi,ilestennoiretblanc,mesureauplus23/4poucessur23/4
poucesou7cmsur7cm,n’inclutpasdematièrequinefaitpaspartiedelamarque
decommerce,etpeutêtresurunefeuillequisatisfaitauxexigencesdel’article13.
(2)Leregistrairepeutexigerquelerequérantproduiseunnouveaudessinsiledessin
audossierneseprêtepasàlareproductiondansleJournal».

Uneversionélectroniquedelamarquedecommerceestégalementacceptable,voire
obligatoiresionutiliselesystèmededépôtenligneduBureaudesmarquesde
commerce.LescritèresdeproductionauBureaudesmarquessont:format.tiff
(TaggedImageFileFormat),300ppp(pointsparpouceetnonpixelsparpouce),noir
etblanc(oumoinsde16couleursdegris),moinsd’unméga-octet.

LeBureaudesmarquesdecommerceacependantquelquepeurelâchéses
exigenceset,enpratique,accepteratouslesformatsélectroniquescommuns.La
productiond’uneversioncouleurplutôtquenoiretblancdelamarquedecommerce
neserapasrefuséesicettereproductionpeutêtrereproduiteavecclartédansle
Journaldesmarquesdecommerce.Elleneferacependantpaspartiedelamarque
decommerceet,biensûr,neferapasl’objetdel’annonce.

Leregistrairepeutexigerquelerequérantfournisseunspécimendelamarquetelle
qu’employéeet,s’ilyarevendicationdecouleurs,lescouleursdevrontapparaîtresur

6.Décrirelacouleur

Iln’estpasrequisdespécifierlateinteouletonparticulierd’unecouleurenfaisant
référenceàunsystèmecolorimétriqueouchromatiqueparticulier(onpeutsongeraux
nuanciersRGB,XYZ,TVC,Pantone,CMJN,etc.).Toutefois,silenomdusystème
utiliséfaitl’objetd’unemarquedecommercedéposée,ilfautl’indiquer.

Unenuanceprécisedelacouleurn’adoncpasàêtrerevendiquée.Ilestd’ailleursà
noterquedansletableaudelarègle28(2)lemêmehachuréreprésentelescouleurs
rougeetrose,lescouleursvioletetpourpre,lescouleursjauneetoretlescouleurs
grisetargent.Siletableaunefaitpasdedistinctionentrecescouleursounuancede
couleurs,s’enteniràcellesénuméréesàlarègle28(2)éviteradesrapportsd’examen.
Deplus,lacouleurétantlaperceptionvisuelledelarépartitionspectralevisible,il
s’ensuitdesdifférencesdesensationd’unindividuàl’autre,dontilrésulteraitune
imprécisionquantàl’étenduedumonopoleoudroitexclusifrésultantde
l’enregistrement.Lorsqu’unecouleurdanslestermesgénérauxdelarègle28est
revendiquée,lepropriétairedelamarquedecommerceauraledroitàsonemploi
exclusifdanstouteslesvariationsdeteintedecettecouleur.

Ilfautéviterlesambiguïtésquirésulteraientdenuances.Ainsi,leterme«vert»serait
accepté,maisprobablementpaslestermes«verttirantsurlebleu»ou«vertgazon»
(oulesnomsoriginauxdanslespalettesdecouleurssévissantdansl’industriedes
«potsdepeinture»telsdaiquiriauxfraises,poisson-clownoufleurdebleuet).La
couleurcaramelneseraitsansdoutepasacceptable,carilyaplusieursteintes
caramel.Etqu’enserait-ilderéférencegueules,sinopleousableutilisésdans
l’héraldique?Etlevertépinard(vertsoutenu)?Ceneserapaslemêmevertselonla
variétéetlamêmeteinte(ousaperception)varieraselonqu’onregardeledessus,le
dessousoulepétioledelafeuilleouquesaréférencesoitauxépinardsducomicstrip
oududessinaniméPopeyelemarin…Bref,autantyallerd’unenormeobjective
accessible:codehexa:#175732,RVB:23|87|50;CMJN:74|0|43|66ouTSL:
145|58|22.DanslenuancierPantone,«vertépinard»correspondàtroisteintes:
16-049TCX,16-049TPGet16-049TPX.Teintequipourrad’ailleursvarierselonle
médiumutilisé.

Parailleurs,l’utilisationdansunerevendicationdecouleursd’uneréférenceautrequ’à
unà-platentraîneragénéralementd’unexaminateurtatillonl’émissiond’unrapport

5NovopharmLtdcAstraAktiebolag,2000CanLII15216(CFPI;2000-04-14)lejugeRouleauaupara
22[conf2001CAF296(CAF;2001-10-18);permissiond’enappeleràlaCoursuprêmeduCanada
refusée2002CarswellNat1252(CSC;2002-06-06)][Astra].

Resteàdébattredelaquestiondelaprotectiondescouleursquichangentselon
l’angledevision,latempérature,lasourcelumineusequil’éclaire(métamérisme),la
fréquence(photonsQUBITS)ouunautrefacteurextérieur.Dansl’étatactueldelaLoi,
celanesemblepasprotégeable,sinonparartificedeplusieursdemandespour
chacunedescouleurs.

Qu’enserait-ildelacouleur«têtedenègre»(unmarrontrèsfoncétirantsurlenoir;
blackbrown),«cuissedenymphe»(rosetrèspâletirantlégèrementsurlemauve;
greatmaiden’sblush)ou«cacad’oie»(jauneverdâtreougreeny-yellow):detelles
utilisationsseraient-elles«politiquementcorrectes»?

Sanscompterquelesnomsetadjectifsutiliséspourdésignerlescouleursdiffèrent
selonleslanguesetlescontextesculturels.Pourl’auteur,c’estdoncun«criducœur»
pourl’instaurationd’unenormeobjectiveetprécisedeteinted’unecouleurou,mieux,
unereproductiondelamarquedanssaprésentationcouleuretce,tantdansla
demande,quedansl’annonce,quedansl’enregistrement,quedanslabasede
donnéesgouvernementales.

7.Revendicationdecouleuretobjetentroisdimensions

L’appositiondelamarquesurlesfacesd’unobjettridimensionneln’enfaitpasune
marquetridimensionnelle.

Lesmarquesdecommercequiconsistentenuneouplusieurscouleursappliquéesà
l’ensembledelasurfacevisibled’unobjettridimensionnelsontenregistrablescomme
desmarquesdecommerceordinairesàmoinsqu’ellesnefassentpartied’unmode
d’emballageoudeprésentationdeproduitsauquelcas,ellessontconsidéréescomme
dessignesdistinctifs.«Ilnefautdoncpasconfondreunemarquedecommercevisant
unecouleurappliquéesurl’emballaged’unproduitavecl’emballagelui-même:ce
n’estquedanslesecondcasqu’ils’agirad’unsignedistinctifplutôtqued’unemarque
decommerce»6.

Ladistinctionestd’importance,car,danslecasd’unsignedistinctif,lerequérantdoit,
àl’examen,fournirunepreuve,paraffidavitoudéclarationsolennelle,établissantqu’à
ladatedeproductiondelademanded’enregistrement,cesigneétaitdevenudistinctif
desesproduitsouservices.

SelonleManueld’examendesmarquesdecommerce7au§IV.3.3.neserontpas

6SimpsonStrong-TieCompany,InccPeakInnovationsInc,2009CF1200(CF;2009-11-23)lajuge
Snideraupara44[conf2010CAF277(CAF;2010-10-20)].
7OfficedelapropriétéintellectuelleduCanada,Manueld’examendesmarquesdecommerce,en
ligne:(datede

ROBIC,S.E.N.C.R.L.www.robic.cainfo@robic.com
MONTRÉAL1001,Square-Victoria-BlocE-8eétageMontréal(Québec)CanadaH2Z2B7Tél.:+1514987-6242Téléc.:+1514845-7874
QUÉBEC2875,boulevardLaurierÉdificeLeDelta3–Bureau700Québec(Québec)CanadaG1V2M2Tél.:+1418653-1888Télec.:+1418653-0006
8
considéréescommedessignesdistinctifsetpourrontêtreenregistréescomme
marquesdecommerce«ordinaires»:
•unemarquedecommercequiconsisteseulementenuneouenplusieurs
couleursappliquéessurtoutelasurfacevisibled’unobjetparticulieràtrois
dimensions;
•unemarquedecommercequiconsisteseulementenuneouplusieurscouleurs
appliquéesàunouàdesendroitsparticulierssurunobjettridimensionnel;
•unemarquedecommercequiconsisteseulementenuneouplusieurscouleurs
combinéesàdutexteouàdesélémentsàdeuxdimensions,cesélémentsétant
apposésàunouplusieursendroitsparticulierssurunobjetparticulieràtrois
dimensions.

Larevendicationdecouleurd’unemarquedecommercepeutdoncportersurpartie
outoutd’unobjettridimensionnel.

SelonleManuel,
•ilfautdonnerunedescriptiondelafaçondontlacouleurestapposée;
•ilnefautpasqueladescriptionseconclutparuneindicationquel’objetauquel
estappliquéelacouleurnefaitpaspartiedecelle-cicarc’estcetobjetqui
délimitelamarque,évitantainsiunerevendicationdemonopolepourunecouleur
perse;
•iln’estpasnonplusrequisd’indiquerlesdimensionsduproduitreprésentéou
derestreindrelamarqueàunetailledéfinie.

8.Positionnementd’unecouleursurunobjettridimensionnel

Ilestpermisd’enregistrerunemarqueconstituéed’unpositionnementdecouleursur
unproduitparticulier,parexemple,unbrindecouleurjaunetraversantunelongueur
decâblemétalliqueoulacouleurrougeappliquéeàtoutelasurfaceexterned’une
semelledechaussure.

Larevendicationdecouleurcommecaractéristiqued’unemarquepeutégalement
visertoutelasurfaceduproduit.

9.Lacouleursurlesignedistinctif

Silacouleurfaitpartieintégranteduproduitoudesonmoded’emballage,cesont
alorslesdispositionsrelativesausignedistinctifquis’appliqueront.

Laquestiondesavoirsilesdessinspertinentssontdessignesdistinctifsestàlafois
defaitetdedroit,quirelèvedel’expertisedelaCommissiondesoppositions.Enappel,

modification26novembre2015).(ci-après«Manuel»).LeManueltoutefoisn’apasvaleurdeloi:
OntarioDentalAssistantsAssociationcCanadianDentalAssociation,2013CF266(CF;2013-02-12)
lejugeMansonaupara24.

Lacouleurappliquéecommefilm(coating)pourunproduitn’estpasunmode
d’emballageet,horsdeladéfinitionstatutairestrictede«signedistinctif»,nesera
pasconsidéréecommeunsignedistinctif.Ilpourraitcependantenêtredécidé
différemments’ils’agissaitd’unecapsuledecouleurcontenantdesgranules
multicolores.

10.Lareprésentationdelamarque

Ledessindoitêtreunereprésentationvéritabledelamarqueetdoitpermettredela
délimiter,cequiestd’importanceparticulièredanslecasdecouleursapposéesàla
surfaced’unobjettridimensionnel.C’estcequidéfiniralesdroitsetl’étenduedu
monopoledupropriétairedel’enregistrementdelamarque.

Ilestpossibledereprésenterlamarqueenutilisantdifférentesvues:«Lesdessins
représententlamarquededifférentspointsdevue».

Faut-ilutiliserdeslignespointilléesoupleinespourdécrirel’objetsurlasurfaceduquel
lacouleurestapposée?SelonlapratiqueactualiséeduBureaudesmarquesde
commerce,danslecasd’unsignedistinctif,deslignespleinesdevraientêtreutilisées
pourdélimiterl’objetalorsquepourdesmarquescomportantl’appositiond’une
couleuràlasurfaced’unproduit,deslignespointilléesdevraientêtreutilisées.

L’utilisationdelignespleinesneseracependantpasfataleàunedemande
revendiquantl’appositiondecouleursàunobjettridimensionnel,maisgénérera
souventunrapportd’examendemandantconfirmationqu’aucuneprotectionn’est
revendiquéepourl’objettridimensionnel.Danslamesureoùilestclairquele
requérantnerevendiquepaslaprotectiond’unenregistrementdemarquepourle
produitlui-même,lesdessinsserontconsidéréscommeadéquatsparceque
parvenant«àétablirladistinctionvoulueentreleproduitlui-mêmeetsespropriétés
physiquesdeformeetdecouleurextérieure»8.Ilfautcependantquelareprésentation
delamarque(c’est-à-direledessinplacédanslecontextedeladescriptionécrite)
permettededéterminerdeslimitesdel’aspecttridimensionneldesproduitsauxquels
estappliquéelacouleur.Commeindiquédansl’unedesnombreusesaffaires:
«[Traduction]Comptetenudelacombinaisondelignessolidesetpointilléesàlafois
indiquantlaforme,maisaccompagnéed’unedéclarationselonlaquellelecomprimé
présentéuniquementdanslecontourpointillénefaitpaspartiedelamarquede
commerce,jenepensepasqu’unenregistrementrésultantdelaprésentedemande
fourniraitunereprésentationsuffisammentprécisedesdroitsexclusifsdu

8AssociationcanadiennedumédicamentcPfizerProductsInc,2013COMC27(Commopp;2013-01-
23)N.dePaulsenaupara56[conf2015CF493(CF;2015-04-20)].

L’inclusiond’«undésistementn’estpasobligatoirecarilengendresouventdes
ambiguïtés»10.«Lecontourduproduitesttracéenpointillépourindiquerquela
demanded’enregistrementnevisepasleproduitlui-même»demeureraitcependant
préférableà«Leproduitmontréencontourpointillénefaitpaspartiedela
marque»11.

DansleManuel12,leregistrairepréconisequ’undessinquimontrelamarqueapposée
surunobjetsoitconformeauxexigencessuivantes:
•Lecontourdel’objetàtroisdimensionsestreprésentéenpointillé.
•Lademandecomporteunedescriptiondelamarquedecommerceindiquant
clairementquelademandeviseuniquementlamarquebidimensionnelle.
•Ladescriptiondelamarquedoitbienpréciserquel’objetentroisdimensions
montréenpointillédansledessinnefaitpaspartiedelamarque.

Dèslors,danslamesureoùlesproduitsvisésparlademandesontadéquatement
décritsetreprésentés,unecouleurappliquéeàceproduitpeut,àelleseule,constituer
unemarquedecommerce.Cequiimportec’estdedéfinirlacouleurdelamarquede
commercedontondemandel’enregistrementenliaisonaveclesproduitsvisésparla
demande.

11.Etlesélémentsnominaux?

Iln’estpasnécessairedereprendredanslareprésentationdelamarquetousles
élémentsnominauxquipourraientêtreapposéssurleproduit.Celanerendrapas
inexactelareprésentationdelamarque13,surtoutsidetellesinscriptionssont
mineures.Celapourratoutefoisavoiruneincidencesurladated’emploidelamarque
réclamée,ainsiquesurlapreuvededistinctivitédecettemarque.Encederniercas
d’ailleurs,lecaractèredistinctifdelamarqueseraréduitparsonassociationavecune
autremarquefigurantsurleproduit,perdantainsisoncaractèreautonome(saufsans
doutes’ils’agitd’élémentsmineurs).

9NovopharmLtdvPfizerCanadaInc,18CPR(4th)395(Commopp;2001)J.W.Bradburyàlap407.
10Astraprécité,note5aupara7.
11Rothmans,Benson&Hedges,InccImperialTobaccoProductsLimited,2012COMC226(Comm
opp;2012-11-26)]C.R.Folzaupara37[conf2014CF300(CF;2014-03-28)]
12Manuel,§IV.3.1«Marquesbidimensionnellesapposéesurdesobjetsàtroisdimensions»;Office
delapropriétéintellectuelle,Marquesàtroisdimensions,Énoncédepratiquedu2000-12-06(datede
modification1erjuin2015),enligne:.
13NovopharmLimitedcAstraAktiebolag,2004CanLII71702(Commopp;2004-01-20)J.W.Bradbury
aupara61.

Defaçonclassique,lajurisprudenceenseignequeplusd’unemarquepeuvent
apparaîtresurunmêmeproduit,maiscettejurisprudenceviseprincipalementles
aspectsnominauxd’unemarque.Appliquantceprincipeauxmarquesconstituées
uniquementd’unerevendicationdecouleursurlasurfaced’unproduit,unrequérant
devraétablirqueparsesventesetparlapromotiondesamarque,lacouleur
seulement,dépourvuedesautreséléments,estdistinctiveetce,mêmesileproduit
ported’autresmarquesmasquantpartiellementcettecouleur.

Ilmériteraittoutefoisd’explorersilamarquecouleurdontonrevendique
l’enregistrementtransmet,surleproduitportantcelle-cimaisaussid’autresmarques,
uneimpressionglobaled’uneoudeplusieursmarques.Encederniercas,iln’yaurait
pasd’«emploi»delamarque«couleur»perse,maisd’unemarquecompositedont
lacouleurappliquéeneseraitqu’undeséléments.

12.Adéquationdelademandecanadienneàl’enregistrementétranger
correspondant

Lorsqu’unrequérantfondesademandecanadiennesurunenregistrementdansun
paysdel’Union(etunemploigénéralementhorsCanada),lademandecanadienne
devraêtrecomplétéeparlaproductiond’unecopiecertifiéedecetenregistrement
«étranger».Lescouleursrevendiquéesdoiventalorscorrespondreexactementà
l’enregistrementétrangerenquestion.

Sicetenregistrementétrangercomporteunerevendicationdecouleur,ilfaudraque
lademandecanadiennerevendiqueaussicesmêmescouleurscommecaractéristique
delamarquedecommerce.Unesituationintéressantepourraitd’ailleurssurvenirsila
nuancedecouleurindiquéedanscetenregistrementn’étaitpasjugéeassezprécise
parl’examinateurcanadien,parexemple«vertmétallique».

Parcontre,danslecadred’uneprioritéconventionnelle,lescouleursrevendiquées
n’ontpasàcorrespondreexactementauxcouleursmentionnéesàlademandede
base(pourvuqu’ils’agissesensiblementdelamêmemarquedecommerce).

13.Souplessed’emploirésultantdelanon-revendicationdecouleur

Lorsqu’unemarquenecontientaucunerevendicationdecouleurs,celasignifieque
sonpropriétairepeutl’employerdanslescouleursdesonchoix,sansêtrerestreintà
l’emploidecouleursparticulières14.Alternativement,silepropriétairerevendiqueune

14MasterpiececAlavidaLifestylesInc,2011CSC27(CSC;2011-05-26)lejugeRothsteinaupara

Sauflorsquelechoixdescouleursauneimportanceparticulière,ledépôtsans
revendicationdecouleurrevêtplusdesouplessed’utilisationetpermetd’obvieraux
contraintestechniquesdereproductionselonlemédiaoud’éventuelschangements
demercatiqueoudemarchandisage.Delamêmefaçon,siunecouleurdoitêtre
revendiquée,ildemeurepréférabledes’entenirauxcouleursdelarègle28(2).

Lanon-revendicationdecouleurauraégalementunimpactdanslecadrede
procéduresenviolationouencontrefaçon,puisquelesdroitsdupropriétairede
l’enregistrementneserontpasalorsrestreintsàunecouleurenparticulieretque
l’évaluationdelacontrefaçondevraentenircompte.

14.Emploidescouleursautrementquedanslaformeenregistrée

Selonlecontextedelaprocédure,unedéviationentrelacouleurrevendiquéeetla
couleuremployéepourraavoirdesconséquencesdifférentes.Ainsi,danslecadre
d’uneprocédureadministrativeendéchéanced’unenregistrementpournon-emploi
delamarque,l’emploidecouleursautresquecellesviséesparl’enregistrementen
causeneferapasnécessairementconclureaunon-emploidelamarquetelle
qu’enregistrée.

Ils’agiradedéterminersilesdifférencesentrecesdeuxversionsdelamarquede
commercesontàcepointminimesqu’unconsommateurnonaverticonclurait,selon
touteprobabilité,qu’ellesidentifienttoutesdeux,malgréleursdifférences,desproduits
ayantlamêmeorigine,quelamarquedecommercedemeurereconnaissablemalgré
lesdifférences,bref,quelescaractéristiquesdominantesdelamarquedecommerce
ontétépréservéesetquel’impressiongénéraleestmaintenue.

Or,unerevendicationdecouleurdansunenregistrementnesignifiepas
nécessairementquelacouleursoitunecaractéristiqueprédominantedelamarquede
commercedesortequesilescouleursemployéessontgénéralementconformesaux
couleursrevendiquéesàl’enregistrement,ladéviationseraconsidéréecomme
mineure.Ileniragénéralementdemêmedanslecadred’uneprocédured’opposition.

Danslecasoùlamarqueconsisteenunecouleurappliquéesurlasurfaced’unproduit
maisqueceproduitporteaussid’autresmarques,est-cequecettecouleursera
considéréecommeunesimplecouleurdefondoucommeunemarquedistinguantpar
elle-mêmelasourceduproduit?

15.Etledésistement?

55[infirmant2009CAF290(CAF;2009-10-13)quiconfirmait2008CF1412(CF;2008-12-13)].

Leregistrairepourrait-ilforcerceluiquirevendiqueunecouleurcommeunedes
caractéristiquesdelamarquedecommerceàsedésisterdudroitàl’emploiexclusif
decettecouleurenestimantquecelle-cin’estpasindépendammentenregistrable?
Celapourraitêtrelecas,lorsqu’unecouleurestrevendiquéecommeunedes
caractéristiquesdelamarquealorsquecettecouleurestparailleursreconnuecomme
ayantuneutilisationouunefonctionparticulièredansuneindustriedonnée.

16.Lamodificationdescouleursencoursdepoursuited’unedemande
d’enregistrement

Est-cequ’unerevendicationdecouleurpeutêtrecorrigée?Celadépendradumoment
oùcettedemandedemodificationestsollicitéeetdel’étenduedecelle-ci.

Avantannonce,ilestgénéralementpossibled’ajouteroudecorrigerunedescription
decouleurspourvuquecettemodificationàlamarquedecommercen’enchangepas
lecaractèredistinctif.Toutefois,cefaisant,unrequérantsetrouveàadmettre
implicitementquelescouleursnesontpasintrinsèquementdistinctives,cequipourra
lehanteradvenantqu’ilfailleunjourinstituerdesprocéduresencontrefaçon…

Aprèsannonce,iln’estpaspossibledemodifierousupprimerlescouleurs
revendiquées,mêmepourtenircomptededéveloppementsjurisprudentiels
subséquentsàlaproductiondelademande.

17.Lacouleurcommeattributfonctionnel
Unecouleurquiestuniquementfonctionnellenepourrapasfairel’objetd’unemarque
decommerceparceque,deparsafonctionnalité,utilitaireouesthétique,ellen’estpas
apteàdistinguerlesproduitsouservicesdel’unparrapportàceuxdesautres.
Toutefois,lafonctionnalitéd’unemarquedecommercen’empêcheral’enregistrement
decelle-ciquesielleportesurunaspectimportantdelamarqueetnonsurunaspect
secondaireouincidentdecelle-ci.

Lacouleurd’unmédicamentpeutparfoisserviràendifférencierlaposologieplutôt
qu’àidentifierlasourcedecemédicament.Danslecasoùlarevendicationdecouleur
commecaractéristiquedelamarqueprésenteuncertaindegrédefonctionnalité,c’est
lerequérantquiauralefardeaud’établirlecaractèredistinctifdecettemarque,c’est-
à-diredeprouverquelesconsommateurs,auvudecescouleurssurleproduiten
cause,associeraientcelles-ciàunesourceparticulière.

Toutefois,mêmesiun«lienfonctionnelaveclacouleurn’estpasunobstacle
rédhibitoireàl’enregistrementd’unemarquefondéesurunecouleurparticulière»15,

15ApotexInccCanada(Registrairedesmarquesdecommerce2010CF291(CF;2010-03-12)lejuge
Barnesaupara40[conf2010CAF313(CAF;2010-11-19);permissiond’enappeleràlaCoursuprême

Delajurisprudence,certainsenseignementspeuventêtretirés16:
•cequiestuniquementdécoratifnesauraitconstituerunemarquedecommerce
enregistrable[cequin’empêcherapasunemarqueesthétiquementagréable
d’êtreenregistrable];
•cequiestuniquementfonctionnelnesauraitconstituerunemarquede
commerceenregistrable[cequin’empêcherapasunemarquedontl’utilitéest
secondaired’êtreenregistrable];
•silacaractéristiquerésulteuniquementduprocessusdefabrication,lamarque
decommercen’estpasenregistrable;
•silacaractéristiquen’estpasuniquementdécorativeouutilitaire,alorslamarque
estenregistrable;
•cecaractèrefonctionnel–esthétiqueouutilitaire–doitserapporteràlamarque
elle-même;
•lafonctionnalitédelamarque,qu’ellesoitesthétiqueouutilitaire,doits’analyser
suivantlademanded’enregistrementformuléeoul’enregistrementobtenumais
nonsuivantlafaçondontlamarqueestemployée;
•cettepreuvedefonctionnalitédoitêtrefaiteetnepeuts’inférer;
•l’onnepeut–dumoinsenthéorie–parmarquedecommerce«étirer»lavie
d’unbrevetoud’undessinindustrieléchu.

18.Preuvededistinctivitédescouleursdurantl’examen

SelonlaLoiactuelle,encoursd’examen,saufdansdescasprécis,leregistrairene
peutpasdemanderàunrequérantdeprouverladistinctivitédelamarquequ’ilveut
enregistrer.

Laprochainerévisionlégislative17prévoitunemodificationàl’article32delaLoide
sortequeleregistrairepourrad’embléerequérirunepreuvededistinctivitélorsque,
selonsonavispréliminaire,lamarquen’apasdecaractèredistinctifinhérent,cequi
estgénéralementlecasdesmarquesrevendiquantcommecaractéristiqueune
couleurapposéeàlasurfaced’unproduit.

Lefardeaudeprouverqu’unemarqueconsistantdansunecouleurappliquéeàla
surfaced’unproduitdemeurelourd.Uneexploitationimportantedelamarquenefera
pasnécessairementensortequeformeoucouleurserontperçuescommeun

duCanadarefusée2011CanLII28464(CSC;2011-05-19)].
16VoirgénéralementCarrière,préciténote1auxpp82etss.
17Pland’actionéconomiqueno1,LC2014,c20art339dontl’entréeenvigueurestpromisepourle
premiersemestrede2019].

Conclusion

Ladéfinitionde«signe»prévueparlesmodificationsàlaLoisurlesmarquesde
commercepermettral’enregistrementdemarquesdites«nontraditionnelles»dont
lesodeurs,lesgoûts,lesformestridimensionnelles,lessons,etlescouleurs,
délimitéesounon.

Souhaitonsquelesrèglespermettantl’enregistrementdescouleurs(etlestechniques
d’identificationdecelles-ci),appliquéesounonàlasurfaced’unobjettridimensionnel,
soientclarifiéesetsimplifiéessinonmodernisées,desorteque,rappelantBaudelaire,
«Lesparfums,lescouleursetlessonsserépondent».

ROBIC,ungrouped’avocatsetd’agentsdebrevetsetdemarquesdecommercevo
rotectionetàlavalorisationdelapropriétéintellectuelledanstouslesdomaines:
brevets,dessinsindustrielsetmodèlesutilitaires;marquesdecommerce,marquesde
certificationetappellationsd’origine;droitsd’auteur,propriétélittéraireetartistique,
droitsvoisinsetdel’artisteinterprète;informatique,logicielsetcircuitsintégrés;
biotechnologies,pharmaceutiquesetobtentionsvégétales;secretsdecommerce,
know-howetconcurrence;licences,franchisesettransfertsdetechnologies;
commerceélectronique,distributionetdroitdesaffaires;marquage,publicitéet
étiquetage;poursuite,litigeetarbitrage;vérificationdiligenteetaudit.ROBIC,agroup
oflawyersandofpatentandtrademarkagentsdedicatedsince1892totheprotection
andthevalorizationofallfieldsofintellectualproperty:patents,industrialdesignsand
utilitypatents;trademarks,certificationmarksandindicationsoforigin;copyrightand

ROBIC,S.E.N.C.R.L.www.robic.cainfo@robic.com
MONTRÉAL1001,Square-Victoria-BlocE-8eétageMontréal(Québec)CanadaH2Z2B7Tél.:+1514987-6242Téléc.:+1514845-7874
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