Propriété intellectuelle et franchisage


PROPRIÉTÉINTELLECTUELLEETFRANCHISAGE

APERÇUDEQUELQUESLOISCONCERNANTLAPROPRIÉTÉINTELLECTUELLEET
L’IMPACTDECELLES-CISURLEFRANCHISAGE

par
HuguesG.RichardetBarryGamache
*
LEGERROBICRICHARD,avocats
ROBIC,agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce
CentreCDPCapital
1001Square-Victoria–BlocE-8
eétage
Montréal(Québec)H2Z2B7
Tél:514-987-6242-Fax:514-845-7874
info@robic.com–www.robic.ca

Lemot »franchise »adesoriginesanciennes;danssonsenspremier,ilveutdire:
liberté,indépendance.Juridiquement,àsonorigine,ils’entendaitdudroit
(privilège,immunité,etc.)limitantl’autoritésouveraineauprofitd’uneville,
d’uncorps,d’unindividu.Endroitmoderne,ilseditdecertainesexemptions
ouexonérationse.g.franchisedouanière.
Lemot »franchise »estdoncévocateurd’unepermissionoud’unprivilège.
Lorsqu’appliquéeaudomainecommercial,cetteexpressions’entend
généralementdudroitconcédéparunfabricant(franchiseur),moyennant
redevances,àuncommerçantindépendant(franchisé),d’exploiterune
marquedecommerceouunbrevet,avecl’engagementdufranchiseurde
fourniraufranchisésonassistance(voirDictionnairePetitRobert,dictionnaire
delalanguefrançaise,rédactiondirigéeparA.ReyetJ.Rey-Debove,1989,
définitionde »franchise »et »franchisage »).
Lamarquedecommerceetlebrevetsontporteursdedroitsexclusifs
appartenantàleurtitulaire,cedernierayanttoutefoisleloisirdeconcéderà
destierslatotalitéouunepartiedesesditsdroits.Lorsquecetteconcession
oulicences’accompagned’unengagementdutitulairedefournirenplusau


LÉGERROBICRICHARD,1992.
*Avocatetagentdemarquesdecommerce,HuguesG.Richardestl’undesassociés
principauxduCabinetd’avocatsLEGERROBICRICHARD,s.e.n.c.etduCabinetd’agentsde
brevetsetdemarquesROBIC,s.e.n.c.Avocat,BarryGamacheestégalementundes
associésdesmêmesCabinets.
Cedocument,d’informationgénérale,aétépréparépourlesfinsd’uneconférencedonnée
danslecadredesMeredithLecturesorganiséeparl’UniversitéMcGillle1992.11.06etportant
surle«Franchising»:ilnereflètepasnécessairementlesopinionsdesesauteursoudes
membresdeleursCabinetsetneprétendpasnonplusexposerl’étatcompletdudroit.
Publication114.


concessionnaireuneassistance(dontlanatureetl’étenduepeutvarier),
cetteconcessionoulicencedevient »franchise ».
Danslespagesquivontsuivre,unsurvolsommaireseraeffectuédequelques
dispositionsdeloisrelevantdudomainedelapropriétéintellectuelleetde
l’impactdecelles-cisurlesrelationsétabliesparlecontratdefranchisage
entrelefranchiseuretlefranchisé.
I-LALOISURLESMARQUESDECOMMERCE
Unaspectimportantdelarelationentrelefranchiseuretsesfranchisésestla
permissionqu’accordelepremierauxsecondsd’employeruneouplusieurs
marquesdecommerceluiappartenant.Quelquesprécautionss’imposent
cependantafindeprotégercetactifintangiblequeconstitueunemarque
decommerce.
A.Lanotionde »marquedecommerce »
Précisonstoutd’abordqu’une »marquedecommerce »estdéfinieàlaLoisur
lesmarquesdecommerceL.R.C.1985,c.T-13,commeétantune »marque
employéeparunepersonnepourdistinguer,oudefaçonàdistinguer,les
marchandisesfabriquées,vendues,donnéesàbailoulouéesoulesservices
louésouexécutés,parelle,desmarchandisesfabriquées,vendues,données
àbailoulouéesoulesserviceslouésouexécutés,pard’autres ».Unemarque
decommercepeutdoncêtreunmot,unesériedemots,unsymbole,un
dessin,mêmeunson…breftoutsigneservantàidentifierlasourced’un
produit.Eneffet,lafonctionpremièred’unemarquedecommerceestde
serviràdistinguerlasourced’unproduitoud’unserviced’uncommerçantde
ceuxdesautres.
B.Lanotiond' »emploi »demarquedecommerce
Lesdroitsd’unpropriétairesurunemarquedecommercepeuventnaîtreet
grandirgrâceàl’emploiquiestfaitdecettemarqueparcelui-ci.Cernons
cettenotiond’emploi:l’article4delaLoisurlesmarquesdecommerce

précisequ’unemarqueestréputéeemployéeenliaisonavecdes
marchandisessi,lorsdutransfertdelapropriétéoudelapossessiondeces
marchandises,danslapratiquenormaleducommerce,elleestapposéesur
lesmarchandisesmêmesousurlescolisdanslesquelscesmarchandisessont
distribuées,ousielleest,detouteautremanière,liéeauxmarchandisesàtel
pointqu’avisdeliaisonestalorsdonnéàlapersonneàquilapropriétéou


possessionesttransférée;unemarquedecommerceestréputéeemployée
enliaisonavecdesservicessielleestemployéeoumontréedansl’exécution
oul’annoncedecesservices.
Pourqu’unemarquesoitreconnuecommeayantétéemployée(etainsi
permettreàsonpropriétairedebénéficierdedroitssurcelle-ci),l' »emploi »en
liaisonavecdesmarchandises,doitavoirétéeffectuédanslesconditions
quementionnel’article4delaLoi:
1.Lamarquedoitavoirétéemployéedemanièreàdistinguerles
marchandisesdesonpropriétairedesautresmarchandisessurle
marché;
2.Lamarquedoitêtreassociéeauxmarchandisesdetellemanière
qu’ilyaitavisdeliaisonentrelamarqueetlesmarchandises;
3.Ildoityavoirtransfertdelapropriétéoudelapossessiondes
marchandisesdanslapratiquenormaleducommerceau
Canada.
L’article4prévoitdeuxméthodespourétablirl’avisdeliaisonentreune
marquedecommerceetdesmarchandises,c’est-à-dire1_)l’appositiondela
marquedecommercesurlesmarchandiseselles-mêmesou2_)l’apposition
decelle-cisurlescolisdanslesquelscesmarchandisessontdistribuées.
Remarquonsqued’autrestypesd’avisdeliaisonontétéreconnusparnos
tribunaux:ainsi,l’appositiondelamarquedecommercesurlesétiquettes
d’unproduitouencorel’impressiondelamarquedecommercesurdes
facturespeuventégalementêtredesavisdeliaison.Soulignonstoutefoisque
laseulepublicitéouencorel’impressiondelamarquedecommercesurdu
papieràlettreoudesenveloppesneserontpassuffisantespourêtre
reconnuescommel’emploid’unemarquedecommerceenassociationavec
desmarchandises.Àcesujet,référencepeutêtrefaiteàl’affaireBoutiques
ProgolfInc.v.Registrairedesmarquesdecommerce,(1989)27C.I.P.R.3
(F.C.T.D.,Denault,J.)oùletribunalaécritàlapage10:
« Onn’aproduitaucunemarchandiseportantlamarque
BOUTIQUESPROGOLF&DESSIN,niaucuncolisdanslesquelsces
marchandisesauraientétédistribuées.(…)Toutauplusa-t-on
démontréquedepuis1985,lacompagniedontlenomcorporatif
estlemêmequeceluidelamarquequ’ontentedeprotéger
utilisaitlamarqueBOUTIQUESPROGOLF&DESSINcommeentête
sursapapeterie.Bref,onseservaitdecettemarquecomme
« nomcommercial »maisnonentantquemarquedecommerce


enliaisonaveclesmarchandisesqu’onavaitindiquéeslorsde
l’enregistrement. »

Pourqu’unemarquesoitreconnuecommeayantété »employée »ausensde
laLoi,ildoityavoireutransfertdelapropriétéoudelapossessionauCanada
demarchandisesàunquelconquemomentavantquecelles-cin’atteignent
leconsommateur.Ainsi,letransfertpeutavoirétéceluidumanufacturierau
grossiste,dugrossisteaudétaillantoududétaillantauconsommateur.(Voirà
ceteffetManhattanIndustriesInc.
v.PrincetonManufacturingLtd.,(1971)4
C.P.R(2d)6(F.C.T.D.,Heald,J.)).Cependant,siunarticleexhibantune
marquedecommerceestachetéàl’extérieurduCanadaparun
consommateuretintroduitauCanadapoursonusagepersonnel,iln’estalors
paspossiblededirequecettemarquedecommerceaété »employée »au
Canada.Lesmêmescommentairess’appliquentpourunemarquede
commerce »employée »enliaisonavecdesservices;ceux-cidoiventavoirété
rendusauCanadaetlamarqueseraréputéeemployéesielleestemployée
oumontréedansl’exécutionoul’annoncedecesservices(voirarticle4(2)de
laLoisurlesmarquesdecommerce
).Encoreunefois,laseulepublicitédela
marqueestinsuffisantepourêtrequalifiéed' »emploi »demarquede
commerce,ilfautqueleservicesoitrendu.
Lesnotionsd’emploidemarquedecommercesonttrèsimportantes;tantle
franchiseurquesesfranchisésdevraientenconnaîtrelesrudimentsafin
d’éviterdedésagréablessurprises.Ainsi,lamarquedecommerceenregistrée
quin’estpas »employée »ausensdelaLoisurlesmarquesdecommerce
,peut
êtrevulnérableauxprocéduresjudiciairesenradiation(initiéesenvertude
l’article57delaLoi)ouauxprocéduresadministrativesenradiation(initiées
envertudel’article45delaLoi).Lesfranchisésquin’emploieraientpasune
marquedecommerceenregistréeausensdel’article4delaLoipourraient
doncsetrouveravecunintangibleayantperdutoutevaleurdanslamesure
oùuntribunalpourraitconstaterquelamarquedecommerceenquestiona
étéabandonnée,fauted’emploiausensdelaLoi,etordonnersaradiation
duregistre.
C.L’importanceducaractèredistinctifd’unemarquedecommerce
Ainsiquenousl’avonsnotéprécédemment,lafonctionpremièred’une
marquedecommerceestdedistinguerlesmarchandisesdesonpropriétaire
decellesdesautres.Unemarquedecommerceestdoncindicativedela
sourced’unproduit.Grâceàcetteconceptionquioriginedesbalbutiements
delapériodeindustrielle,iladoncétéfaciled’affirmerquetoutelicence
accordéeàdestiers(c’est-à-diredesentitésjuridiquesdistinctes)autorisant
l’emploid’unemarquedecommerceapoureffetdediluerlecaractère
distinctif(i.e.lecaractèredecequipermetréellementdedistinguer)de


laditemarquedecommerce:confrontéàlamêmemarquedecommerce
originantdediversessources,leconsommateurnepourraitplusdistinguerla
sourceréelleduproduitauquelestapposéecettemarque.(Voiràceteffet
BowdenWireLtd.
v.BowdenBrakeCo.Ltd.(1914),31R.P.C.385(H.L.)).
C’estpourconcilierlanotiontraditionnelledemarquedecommercetelle
qu’expliquéeci-hautaveclesnouvellesréalitéséconomiquesquele
législateurcanadienaintroduiten1953danslaLoisurlesmarquesde
commercel’article50relativementauxusagersinscrits(anciennementarticle
49).Grâceàl’article50delaLoisurlesmarquesdecommerce
,le
propriétaired’unemarqueenregistréepeutautoriseruntiersàemployersa
marqueettelemploiserasanseffetnégatifsurlecaractèredistinctifdela
marquepourautantquecetierssoitinscritcommeusagerautorisédela
marqueconformémentàl’article50.Telemploiparunusagerautoriséest
définicommeétantl’emploipermisàl’article50(2)delaLoi.
LesdispositionsdelaLoisurlesmarquesdecommerce
relativementaux
usagersinscritssonttrèsimportantespourlefranchiseuretsesfranchisés
puisquelarelationd’affairesentreceux-ciprévoitnotammentlapossibilité
pourlessecondsd’employerlamarquedecommerce,propriétédupremier.
Ainsi,danslamesureoùlefranchiseur,propriétaired’unemarquede
commerce,permetàsesfranchisés-desentitésjuridiquesdistinctes-
d’employerladitemarqueenomettantd’inscrireceux-cicommeusagers
autorisésdecettemarque,celui-cimetalorsendangerlecaractèredistinctif
desamarqueetdecefait,lavaliditéetlavaleurdecelle-ci.Àcesujet,
référencepeutêtrefaiteàl’affaireMotel6,Inc.
v.No.6MotelLimitedetal.,
[1982]1F.C.638(F.C.T.D.,Addy,J.)oùletribunalaécritàlapage658:
« Lademanderessefaitaussivaloirquelamarquedela
défenderesseaperdusoncaractèredistinctifenraisondel’octroi
delicencesàd’autresusagerssansenregistrement.L’emploipar
unusagernoninscritentraînelaperteducaractèredistinctifde
lamarque.Ceprincipesous-tendtoutenotreLoisurlesmarques
decommerce,quidiffèreàcetégarddelaloibritannique.
Lesdispositionsrelativesàl’enregistrementdoiventêtre
strictementobservées.
(…)L’emploipermisdel’article49(3)[maintenant50(3)]delaLoi
surlesmarquesdecommerceestuneexceptionàl’ancienne
règleselonlaquelleunemarquenepouvaitêtreemployéeque
parsonpropriétaire.Cetarticledoitparsuiteêtrestrictement
interprététantaupointdevuedufondqu’aupointdevuedes
modalitésd’applicationqu’ilprévoit. »



(Voirégalement:LaflammeFourrures(Trois-RivièresInc.)
v.LaflammeFourrures
Inc.,(1986)11C.P.R.(3d)237(F.C.T.D.,Joyal,J.);NeilsonLtd.v.Freddy’s&
KoalaDriveInRestaurantsLtd.,(1973)9C.P.R.(2d)169(Reg.T.M.Robitaille).
Cettedernièreaffaireconcernaitjustementunemarquedecommerceayant
perdusoncaractèredistinctifsuiteàl’emploidecelle-cipardesfranchisés
dontonn’avaitpassollicitél’inscriptioncommeusagersinscrits.)
D.Laprocédurerelativeauxusagersinscrits
L’inscriptiond’unfranchisé(commetoutautrelicenciéd’ailleurs)àtitre
d’usagerautorisédoits’effectuerselondesparamètresprécis:uneentité
autrequelepropriétaired’unemarquedecommercepeutêtreenregistrée
commeusagerinscritseulementsilamarquedecommerceenquestionest
enregistréeouenvoiedel’être
etsil’enregistrementdel’usagerinscritest
sollicitéenrelationaveclesmarchandisesouservices
pourlesquelslamarque
decommerceestenregistréeouenvoiedel’être.Grâceàlafictionlégale
établieparl’article50delaLoi,l’emploipermisd’unemarquedecommerce
parunusagerinscritalemêmeeffet,pourl’applicationdelaLoisurles
marquesdecommerce,qu’unemploidecettemarqueparlepropriétaire
inscrit(S.C.Johnson&Son,Ltd.
v.MarketingInternationalLtd.,[1980]1R.C.S.
99(C.S.C.,Pigeon,J.)).
Outrelefaitdepréserverlecaractèredistinctifd’unemarquedecommerce,
lesdispositionsrelativementauxusagersinscritsoffrentd’autresavantages
pourlefranchiseuretsesfranchisés:ordinairement,laseulepersonneayantle
pouvoirdepoursuivreenusurpationd’undroitdepropriétéestletitulairede
cedroit.Cependant,envertudel’article50(4)delaLoisurlesmarquesde
commerce,unusagerinscritpeutinitierdesprocéduresenusurpationdece
droitensonproprenom.L’usagerinscritpeutsuivrecettevoiepourautant
qu’ilarequisdupropriétairequ’ilintentedesprocédurespourusurpationdela
marqueetquecelui-ciaitrefuséounégligédelefairedanslesdeuxmoisqui
suiventcetteréquisition.Cependant,sil’usagerinscritcommencedes
procéduresensonproprenom,lepropriétairedoitêtrenommécomme
défendeur.Évidemment,iln’yaaucuneobligationimposéeparl’article50
obligeantl’usagerinscritd’initierdetellesprocédures.Ilestànoter,
cependant,queledroitdel’usagerinscritd’initierdesprocédurespour
usurpationdemarqueexistesousréservedetoutaccordaucontraire
subsistantentrelepropriétaireetsonusagerinscrit.Ainsi,dansl’ententeles
liant,lefranchiseuretsesfranchiséspeuventconveniràl’avancedelapartie
quiinitieralesprocéduresenusurpationdemarquedecommerce,sicelles-ci
venaientàs’imposer.


Unedemandevisantl’inscriptiond’unusagerinscritpeutêtrefaiteàlafoispar
lepropriétairedelamarqueetparl’usagerinscritprojetédecelle-ci.Ainsi
quel’exigel’article50(5),unedemandevisantl’inscriptiond’uneentité
commeusagerinscritdoitêtrefaiteparécriteténoncerlescoordonnéesde
lamarquedecommerceenregistréevisée.Toutedemandedoitcontenirles
détailsdesrelationsentrelesparties,ycomprislesindicationsdudegréde
contrôlequeleursrelationsconférerontaupropriétairesurl’emploipermis;
l’étatdéclaratifdesmarchandisesouservicespourlesquelsl’inscriptionest
projetée;lesdétailsdesconditionsourestrictionsrelativementaux
caractéristiquesdesmarchandisesouservices,lemodeoulelieudel’emploi
permis,laduréeprévuedel’emploipermis;ettoutautredocumentou
renseignementexigésparleregistraire.Lesconditionsourestrictions
énoncéesdanslademandedoiventêtresuffisantespourpermettreau
registrairedeconclurequelepropriétairecontrôlel’emploidesamarquede
commerce.L’ententecomplèteexistantentrelepropriétairedelamarqueet
sonlicenciéoufranchisén’apasàêtredéposéeauprèsduregistraire.
IlestàremarquerquelesdispositionsdelaLoisurlesmarquesdecommerce

relativementauxusagersinscritsn’ontpaspoureffetdeconféreràunusager
inscritd’unemarquedecommerceundroittransférableàl’emploidecette
marque.Cettedispositionestimportantedanslecasdel’existenced’une
franchisemaîtresse,mettantensituationunfranchiseur,unfranchisémaîtreet
diversfranchisésindividuels.
Ordinairement,danslecasd’unefranchiseimpliquantsimplementun
franchiseuretdesfranchisés,lepremierdevrainscrirelessecondscomme
usagersautoriséslorsdetoutoctroidudroitd’employerlamarquede
commercedufranchiseur.Lasituationvariequelquepeudanslecasde
franchisesmaîtresses:lefranchiseuraccordeunefranchisemaîtresseau
franchisémaître,quiàsontouraccordedes »sous-franchises »auxfranchisés
individuels.Suivantcequiaétéindiquéprécédemment,lesfranchisés
individuelsdevrontêtreinscritscommeusagersautorisésdelamarquede
commerceenregistrée,sil’emploidecelle-cileuraétéconcédé,afind’en
protégerlecaractèredistinctif.Tellesituationexigeracependantl’exécution
d’unedemandeentrelepropriétairedelamarqueetlesfranchisésindividuels
puisquelaLoisurlesmarquesdecommerce
exigequetoutedemandevisant
l’inscriptiond’unusagerautorisédoitêtrefaiteparcettepersonneetparle
propriétairedelamarqueconcernée.Lefranchiseurpeutcependant
désignerunmandatairepoursignercesdemandesquipourrait,selonles
circonstances,êtrelemaîtrefranchisé.
Laprésenced’unmaîtrefranchisénedevraitpascréerdesérieuxproblèmes
auniveaudel’exécutiondelademandeenvuedel’inscriptiond’une


personnecommeusagerinscritenautantquelademandesoitfaiteparle
propriétairedelamarqueetlefuturusagerinscritetnonparlemaître
franchisé,cedernierpouvanttoutefoisagircommemandatairedu
propriétaire.Desproblèmestoutefoispeuventnaîtredelaprésenced’un
maîtrefranchiséauniveaududegrédecontrôlequ’exerceraréellementle
propriétairesurl’emploipermisdelamarque.Lecontrôledel’emploipermis
étantdirectementliéaucaractèredistinctifdelamarque,moinsle
propriétaireexerceradecontrôle,moinslamarqueseradistinctive.Ils’agit
d’unesituationdefaitàjugercasparcas.LaLoineprévoitpaslapossibilité
dedélégueràunmaîtrefranchisélaresponsabilitéd’exercerlescontrôles.
Afind’éviterlasituationci-hautdécrite,lefranchiseur,s’iln’estpasunesociété
oeuvrantprincipalementauCanada,pourradéciderd’enregistrerson
franchisémaîtrecommepropriétairedesamarquedecommerceau
Canada.Outrelapossibilitédelutterplusfacilementcontrel’importation
parallèle,cettesituationpermettradelimiterl’exécutiondedocumentsvisant
l’inscriptiond’usagersinscritsentrelesseulsfranchisésindividuelsetle
« franchisémaître »devenupropriétairedelamarque.Ilvasansdirequ’une
tellesolutionnedoitêtreenvisagéequ’avecprudenceetnedevraitêtre
possiblequelorsquele »maîtrefranchisé »estunefilialedufranchiseur.
Desdiscussionsontprésentementcoursauniveaugouvernementalvisant
l’abolitiondesdispositionsdel’article50delaLoisurlesmarquesde
commercequiimposentunfardeauadministratifetfinancierimportantà
ceuxquis’enprévalent.Danslamesureoùcesdispositionsvenaient
effectivementàêtreabolies,nouscroyonsquelesexigencesrelativementau
maintienducaractèredistinctifd’unemarquedecommerceseraient
cependantconservées.Ilappartiendraitdoncauxpartiesimpliquéesau
contratdefranchisagedemaintenirlecaractèredistinctifdelamarquede
commerce,propriétédufranchiseur.Cecipourraits’accomplir,parexemple,
parlamentionsuivanteàcôtéd’unemarquedecommerceemployéepar
unfranchisé: »dénoteunemarquedecommercepropriétédeXetemployée
envertud’uncontratdefranchisageparY ».Évidemment,l’abolition
éventuelledesdispositionsdelaLoisurlesmarquesdecommerce

relativementauxusagersinscritsnedispenserapaslefranchiseurd’assurerun
contrôlequantàl’emploiquiserafaitdesamarquedecommerce.
E.S’agit-iltoujoursdelamêmemarquedecommerce?
Lefranchiseurquipermetàsesfranchisésd’employersamarquede
commerceenregistréedoits’assurerqueceux-ciemploientlamarquesousla
mêmeformequecelleapparaissantàsonenregistrement.Lefranchiseurdoit
doncvoiràcequelefranchiséneprenneaucunelibertérelativementàla
représentationdelamarquedemanièreàchangerl’aspectdecelle-ci.


Ainsiquel’arappelérécemmentlaCourd’appelfédéraledansMunsingwear
Inc.v.PromafilCanadaLimitée,F.C.A.,noA-235-90,8juillet1992,le
propriétaired’unemarquedecommerceenregistréequiemploiecelle-ci
sousuneformedifférentequecelleapparaissantaucertificat
d’enregistrement,joueaveclefeu.Eneffet,danslemesureoùletribunal
constatequelamarqueemployéen’estpluslamêmequelamarque
enregistrée,ilestalorspossiblequelamarquedecommerceenregistréesoit
considéréecommeayantétéabandonnée.Telleconstatationpeutmenerà
laradiationdel’enregistrementainsiquenousl’avonsvuprécédemment.
Quantauxcritèrespermettantdedéterminersil’emploidanslesfaitsd’une
marquequiestdifférentedesaformeenregistréeéquivautàl’emploidela
marquetellequ’enregistrée,laCourd’appelfédéraleaindiquécequisuit
dansRegistrairedesmarquesdecommerce
v.Compagnieinternationale
pourl’informatiqueCIIHoneywellBull,[1985]1C.F.406(F.C.A.),auxpp.408-
409:
« Ilnes’agitpasdedéterminersiCIIatrompélepublicquantà
l’originedesesmarchandises.Ellenel’amanifestementpasfait.
Laseuleetvéritablequestionquiseposeconsisteàsedemander
si,enidentifiantsesmarchandisescommeellel’afait,CIIa
employésamarquedecommerce »Bull ».Ilfautrépondrenonà
cettequestionsaufsilamarqueaétéemployéed’unefaçon
tellequ’ellen’apasperdusonidentitéetqu’elleestdemeurée
reconnaissablemalgrélesdistinctionsexistantentrelaformesous
laquelleelleaétéenregistréeetcellesouslaquelleelleaété
employée.Lecritèrepratiquequ’ilfautappliquerpourrésoudre
uncasdecettenatureconsisteàcomparerlamarquede
commerceenregistréeetlamarquedecommerceemployéeet
àdéterminersilesdistinctionsexistantentrecesdeuxmarques
sontàcepointminimesqu’unacheteurnonaverticoncluerait,
selontouteprobabilité,qu’ellesidentifienttoutesdeux,malgré
leursdifférences,desmarchandisesayantlamêmeorigine.
Sionconsidèreleproblèmesouscetangleetqu’onappliquece
critère,nousnepouvonsqueconclurequ’enemployantla
marquecomposite »CIIHoneywellBull »CIIn’apasemployésa
marque »Bull ». »

Relativementauxvariationsdansl’emploidemarquesdecommerce,
l’analysepourdéterminersilamarquedecommerceemployées’éloignetrop
delamarquedecommercesoussaformeenregistrée,s’effectueselonla
méthodeducasparcas.Toutefois,afind’éviterdessurprisesdésagréables,il
estimpératifquelefranchiseurs’assurequetoussesfranchisésemploientsa


marquedecommercesoussaformeenregistrée.Silefranchiseurdécidait
d’apporterlui-mêmedesmodificationsàsamarque,celui-cidevraalors
produireunenouvelledemanded’enregistrementafindeprotégersa
nouvellemarquedecommerce,accompagnéedenouvellesdemandesen
vuedel’inscriptiondespersonnesvouluescommeusagersinscritsdela
nouvellemarque.
II-LALOISURLEDROITD’AUTEUR
L’ententeliantlefranchiseuràsonfranchiséimpliquegénéralementun
échangedupremierversleseconddelittératureayanttraitau »concept »du
franchiseur.Onpeutpensericiauxcahiersdenormes,auxplansdes
aménagementsdeslieux,auxmanuelsdeprocéduresetautresdocuments.
Danslamesureoùceux-cisonttousdesdocumentsoriginauxémanantdu
franchiseur,cedernierpeutbénéficierdesdispositionsdelaLoisurledroit
d’auteurL.R.C.1985c.C-42afind’empêcherlacirculationdedocuments
copiésadvenantlecasoùlesrelationsentrelefranchiseuretsonfranchisése
gâteraient.Ainsi,contrairementaucasdelaLoisurlesmarquesde
commercequiprésentedesintérêtspourlesdeuxparties,laLoisurledroit
d’auteurprésentesurtoutunintérêtpourlefranchiseurdanssesrelationsavec
sesfranchisésoudestiers.
Ainsi,silefranchiseurestl’auteurd’une »oeuvre »originale,enl’occurrencel’un
oul’autredesdocumentsci-hautmentionnés,celui-cipeutbénéficierdu
« droitd’auteur »,c’est-à-diredudroitexclusifdeproduireoudereproduire
l’oeuvre,ouunepartieimportantedecelle-ci,sousuneformematérielle
quelconque.Lefranchiseurpeutbénéficierdudroitd’auteursurson »oeuvre »,
c’est-à-direlesdocumentsqu’ilaconfectionnéspoursonréseaude
franchises,pourautantqu’ils’agissed’uneoeuvreoriginale.Lemot »oeuvre »,
telqu’employédanslaLoisurledroitd’auteur
,nefaitévidemmentpas
référenceaumériteartistiquedesdocumentsenquestion.
EnvertudelaLoisurledroitd’auteur
,pourquelesdocumentsdufranchiseur
méritentprotection,ceux-cidoiventêtre »originaux ».Leconceptd’originalité
n’estpasl’équivalentdeceluidenouveautéetdoitêtreplutôtentendu
commesignifiantnepasêtrecopié:l’originalitéestlaqualitéd’uneoeuvre
quioriginedesonauteuretrésultedel’habileté,del’expérienceetdu
jugementdecelui-ci.Ainsiquel’exprimaitletribunaldansPétel
v.Imperial
TobaccoCo.ofCanadaLtd.[1975]C.S.97(Q.S.C.,Forest,J.),auxpp.99-100:
« Laconditiond’originalitéesttrèsimportante,maisnes’applique
pasnécessairementàdunouveaucommedanslecasd’une
patente,àl’expressiond’uneidéenouvelle[…]L’oeuvrelittéraire


doit[…]avoirdemandéuncertaintravail,habileté,effortmental
ouphysiquepourlaproduire ».

Àl’inverse,uneoeuvreoriginalepeutêtredéfinieparcequ’ellen’estpas:elle
n’apasétécopiéeetellenerelèvepasdudomainepublic.
Laplupartdeslogiciels,manuels,tableaux,listesetautresdocumentsremis
parlefranchiseuràsonfranchisé,pourautantqueceux-cisoient »originaux »,
telquedéfiniprécédemment,sontdesoeuvreslittérairesméritantprotection
envertudelaLoisurledroitd’auteur
.Une »oeuvrelittéraire »comprenddes
tableaux,compilations,traductionsetdesprogrammesd’ordinateur.Bien
avantl’entréeenvigueurdelégislationssurledroitd’auteurauCanada,il
étaitreconnuparexempleauRoyaumeUniquedesoeuvrestellesdes
compilations,destableauxoudesguidesroutierspouvaientbénéficierdela
protectiondudroitd’auteuràtitred’oeuvreslittéraires,sansnécessairement
contenirdelaproseauméritelittéraireélevé(voiràceteffetCaron
v.
L’AssociationdespompiersdeMontréal
(1992)42C.P.R.(3d)292(F.C.T.D.,
PinardJ.)).
Silefranchiseurpeutbénéficierd’undroitd’auteursurlematérielqu’ilremet
aufranchisé,c’est-à-direqu’appartientauseulfranchiseurledroitde
reproduireunepartieoulatotalitédeladocumentation,ils’ensuitquela
reproductionnonautoriséed’uneoeuvreprotégéepeutêtresanctionnée.
D’ailleurs,l’article38delaLoisurledroitd’auteur
prévoitquetousles
exemplairescontrefaitsd’uneoeuvreprotégéeoud’unepartieimportantede
celle-ci,sontréputésêtrelapropriétédutitulairedudroitd’auteuretque
celui-cipeutengagertouteprocédureenrecouvrementdepossessionde
ceux-ci.Évidemment,desrecoursendommagesontégalementouvertsau
franchiseurpourlareproductionillégaledecesdocuments.
Pourunfranchisé,laplusgrandeprudencedevraits’imposerquantàl’emploi
quiestfaitdeladocumentationremiseparlefranchiseur;celle-cinedoitpas
êtredisséminéeauxquatreventspourdesraisonsdegestiond’affaires
évidentesetpouruneautremoinsconnue,enl’occurrenceledroitd’auteur
quiappartientaufranchiseursurladocumentationqu’ilaréalisée.
Enprincipe,l’auteurd’uneoeuvreprotégéeestunindividu.Lepremier
titulaired’undroitd’auteurestgénéralementl’auteur.Uneexception
importanteàceprincipegénéralexistetoutefois,àsavoirquel’employeur
seralepremiertitulairedudroitd’auteursil’auteurdel’oeuvreétaitson
employéetquel’oeuvrefutexécutéedansl’exercicedecetemploi.
Lorsqu’unfranchiseurnefaitpasexécutersadocumentationousonmatériel
graphiqueparsespropresemployés,maisretientlesservicesd’unefirme
spécialiséeindépendante,ilestimportantd’obtenir,avantdepayerpources


services,unecessionécritedetouslesdroitsd’auteursurlesoeuvresainsi
qu’unerenonciationenfaveurdufranchiseurdesdroitsmorauxsurl’oeuvre
(voirarticles13,14.1et28.1delaLoisurledroitd’auteur
).
Ilestaussiimportantdenoterquedepuisjuin1988,ilestdevenucertain
qu’unemarquedecommercedessinpeutfairel’objetd’uneprotectionen
vertudelaLoisurledroitd’auteur
.Ceciconstitueungrandavantagepourle
franchiseurquipeutseprévaloirdecedroitàl’encontredufranchiséoude
tiers.LesrecoursenvertudelaLoisurledroitd’auteur
sontsouventplus
efficacesqueceuxenvertudelaLoisurlesmarquesdecommerce
(voirart.
64(3)(b)delaLoisurledroitd’auteur
).
III-CONCLUSION
L’importancepourlefranchiseuretsesfranchisésdeconnaître
adéquatementcertainesdispositionsdesloisrelevantdudroitdelapropriété
intellectuellenesauraitêtresous-estimée.Uneffortparticulierdevrait
d’ailleursêtreeffectuéafindepréserverlecaractèredistinctifdelamarque
decommercefaisantl’objet,entreautreschoses,ducontratdefranchisage.
L’expériencedémontrequ’unevigilanceconstantedoitêtreexercéeàce
niveauafind’éviterlaréductionànéantd’undesactifsintangibleslesplus
importantsdufranchiseur.D’ailleurs,ils’agitsansdouted’undomaineoùla
prudencepermettraàtous,franchiseurs,franchisésetmembresdupublic,d’y
trouverleurcompte.





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depuis1892àlaprotectionetàlavalorisationdelapropriétéintellectuelledanstousles
domaines:brevets,dessinsindustrielsetmodèlesutilitaires;marquesdecommerce,marques
decertificationetappellationsd’origine;droitsd’auteur,propriétélittéraireetartistique,droits
voisinsetdel’artisteinterprète;informatique,logicielsetcircuitsintégrés;biotechnologies,
pharmaceutiquesetobtentionsvégétales;secretsdecommerce,know-howet
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arbitrage;vérificationdiligenteetaudit;etce,tantauCanadaqu’ailleursdanslemonde.La
maîtrisedesintangibles.
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protectionandthevalorizationofallfieldsofintellectualproperty:patents,industrialdesigns
andutilitypatents;trademarks,certificationmarksandindicationsoforigin;copyrightand
entertainmentlaw,artistsandperformers,neighbouringrights;computer,softwareand
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