Pourquoi enregistrer vos marques de commerce en 2021?
Pourquoi enregistrer vos marques de commerce?
Laurent Carrière[1]
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques de commerce
Q. Is that compulsory?
A. No, they are registered for their own protection.
–Témoignage de George F. Halloran, sous-ministre de l’Agriculture, Royal Commission on the Civil Service (Document parlementaire n° 29a, 6 juin 1907).
Introduction
Pourquoi enregistrer ses marques? « Parce que c’est la chose à faire » serait sans doute une explication un peu courte !
Développons.
L’enregistrement d’une marque de commerce se traduit par une pléiade d’avantages que n’offre pas le droit commun qui, lui, n’est fondé que sur l’emploi. Voici, en neuf points, les avantages de l’enregistrement, au Canada mais aussi ailleurs.
1. Avantages découlant de l’enregistrement lui-même
1.1 Une protection de plus grande portée
- L’enregistrement confère le droit exclusif d’utiliser la marque de commerce partout au Canada même si cette marque n’est employée que dans une région spécifique du pays.
- Une marque de commerce non enregistrée, elle, ne donnera naissance à des droits que dans la région où elle a acquis un achalandage par des activités commerciales suffisantes.
1.2 Marquage
- Au Canada, il n’y a pas d’obligation statutaire de marquage.
- Lorsqu’une marque de commerce est enregistrée, son propriétaire peut apposer à proximité de celle-ci le symbole ® afin de mettre en garde les tiers contre une usurpation de ses droits.
- « Propriété privée – Entrée interdite »!
1.3 Date d’adoption présumée
Une fois enregistrée, la marque de commerce est réputée avoir été adoptée au Canada à la date de dépôt de la demande et ce, même si son emploi réel et effectif au Canada débute après cette date.
1.4 Enregistrement incontestable
- Cinq ans après la date d’enregistrement d’une marque de commerce, cet enregistrement devient, au Canada, incontestable, c’est-à-dire que la radiation ne peut plus en être demandée du fait d’une utilisation antérieure d’une marque ou d’un nom créant de la confusion.
- Cet argument d’incontestabilité est précieux car personne ne peut jamais être vraiment certain qu’une marque ou un nom commercial semblable à sa marque n’est pas employé « quelque part » au Canada.
1.5 Pérennité
- Les droits à la marque s’acquièrent et se maintiennent de par l’emploi. Une marque non enregistrée qui n’est plus employée n’est plus protégée et peut être reprise par un tiers. Lorsque la marque est enregistrée, même si elle n’est plus employée, un tiers ne peut l’adopter tant que l’enregistrement est en vigueur.
- L’enregistrement d’une marque de commerce procure donc une protection à long terme, quasi perpétuelle, puisque cet enregistrement peut être renouvelé de dix ans en dix ans, sans même avoir à prouver emploi.
2. Avantages par créations de présomptions
2.1 Présomptions
Une copie de l’inscription de l’enregistrement de la marque de commerce, certifiée par le registraire, est une preuve des faits qui y sont énoncés, notamment que la personne qui y est nommée est le propriétaire de cette marque. Elle crée :
- une présomption de validité;
- une présomption de propriété (et d’emploi géographique);
- une preuve par elle-même des faits énoncés à l‘enregistrement, sans nécessité affidavit.
2.2 Fardeau de preuve
- L’enregistrement est présumé valide.
- Un fardeau non équivoque est imposé à la partie qui demande la radiation d’un enregistrement, fardeau parfois lourd, ne serait-ce que par l’écoulement du temps et cette présomption.
2.3 Présomption d’emploi
Dans les procédures en opposition, même en l’absence de preuve d’emploi d’une marque enregistrée au Canada, le registraire inférera un emploi de minimis (minimal) de la marque de commerce au Canada, selon ce que mentionné à l’enregistrement de cette marque.
3. Avantages en cas de litiges
3.1 Pluralité de violations
L’enregistrement d’une marque donne ouverture à trois causes d’action statutaires spécifiques, lesquelles ne peuvent pas être invoquées par le propriétaire d’une marque de commerce qui n’est pas enregistrée :
- L’enregistrement confère au propriétaire de la marque de commerce le droit exclusif de l’utiliser partout au Canada en liaison avec les produits ou services visés par l’enregistrement.
Il doit ici s’agir de la même marque et des mêmes produits ou services.
Ce droit exclusif ne dépend pas
- de l’emploi que le propriétaire fait de sa marque dans une région donnée,
- de l’achalandage dont il peut jouir dans cette région, ou
- de l’existence de confusion.
- Le droit du propriétaire d’une marque de commerce enregistrée est réputé être violé par une personne :
- qui n’est pas autorisée à l’employer et
- qui vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.
Il n’est pas nécessaire que ce soit la même marque de commerce ou les mêmes produits ou services que ceux mentionnés à l’enregistrement mais il faudra prouver confusion.
- Il y a violation d’une marque de commerce enregistrée lorsque l’emploi de celle-ci a pour effet de déprécier la valeur de l’achalandage associée à cette marque.
- En ce cas, on notera que la confusion n’est pas requise.
3.2 Choix du tribunal
- Le propriétaire d’une marque de commerce enregistrée peut, à son choix, instituer des procédures en violation devant une cour provinciale de juridiction supérieure ou devant la Cour fédérale.
- Le propriétaire d’une marque de commerce qui n’est pas enregistrée devra, dans le cas où il décide d’entreprendre de telles procédures, s’en remettre à la concurrence déloyale et à son plus lourd fardeau de preuve, notamment de réputation ou d’achalandage « régional ».
3.3 Motif d’opposition
- Une marque de commerce n’est pas enregistrable si, entre autres, elle crée de la confusion avec une marque de commerce enregistrée.
- Une opposition peut donc se fonder uniquement sur une marque de commerce enregistrée, sans qu’il soit nécessaire de prouver ou même d’alléguer quelque emploi de la marque au Canada.
3.4 Lettre de protestation
Tant qu’une marque de commerce n’est pas publiée pour opposition, un tiers ne peut pas s’immiscer dans la poursuite de cette demande : il ne pourra le faire que par une opposition.
Toutefois, sur la base d’une marque de commerce enregistrée (ou d’une demande antérieurement produite), il est possible d’intervenir avant opposition dans la demande d’un tiers concurrent en produisant une lettre de protestation, ce qui permet d’attirer l’attention de l’examinateur et parfois d’éviter une opposition.
3.5 Dénomination corporative
Une marque de commerce enregistrée, dans certaines juridictions canadiennes, peut créer un obstacle administratif à la constitution sous un nom semblable d’une société ou d’une corporation.
4. Avantages reliés à la lutte anti-contrefaçon
4.1 Rétention provisoire
L’enregistrement d’une marque de commerce peut constituer une barrière (ou un outil) contre l’importation de contrefaçons. Sur demande, les tribunaux :
- peuvent ordonner la rétention provisoire de produits importés au Canada (ou sur le point d’être distribué) sur lesquelles une marque a été apposée illégalement ; et
- peuvent requérir le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de détenir ces produits.
Ces recours n’existent que dans le cas de marques de commerce enregistrées. Il est utile de rappeler ici, par simple parenthèse, que la simple existence d’un nom commercial ou d’un nom de domaine ne crée pas, comme tel, de droits à la marque.
4.2 Demande d’assistance douanière
- Interdiction générale d’importation et d’exportation de produits qui portent, sans le consentement du propriétaire, une marque enregistrée ;
- Demande d’aide au ministre.
- Tous ces recours n’existant que pour les marques de commerce enregistrées.
4.3 Infractions et peines
La vente ou la fabrication de produits ou d’étiquettes et d’emballages contrefacteurs de même que l’annonce de services sous une marque créant de la confusion avec une marque de commerce enregistrée est une infraction :
- acte criminel : amende maximale de 1M$ et emprisonnement maximal de 5 ans;
- procédure sommaire : amende maximale de 25K$ et emprisonnement maximal de 6 mois.
4.4 Appui à enquête policière
Habituellement, lorsqu’un corps policier découvre ce qu’il croit être une marque de commerce contrefaite, une copie certifiée de l’enregistrement de la marque de commerce sera demandée au soutien du dossier remis au substitut du Procureur général qui autorisera la mise en accusation.
5. Avantages pour les dépôts à l’étranger
5.1 Fondement d’un enregistrement à l’étranger
Un enregistrement canadien de marque de commerce peut être utilisé comme fondement à l’obtention d’un enregistrement dans un autre pays et ce, sans avoir à prouver l’emploi de la marque dans ce pays.
Hors un tel enregistrement de marque de commerce, certains pays (les États-Unis, par exemple) exigent un emploi sur leur territoire avant d’émettre un enregistrement.
5.2 Protocole de Madrid
Le Protocole de Madrid offre aux propriétaires de marques de commerce l’opportunité de produire une seule demande d’enregistrement international auprès de l’OMPI et de désigner l’un ou l’autre des 123 pays couverts pour la protection de sa marque.
Mais pour bénéficier de ce traité, il faut déjà posséder un enregistrement, ou avoir produit une demande, auprès de son office de la propriété intellectuelle « d’origine », ici l’OPIC.
5.3 Date de priorité
Par l’effet de la priorité conventionnelle, une demande d’enregistrement produite à l’étranger dans les 6 mois de la demande canadienne correspondante sera réputée avoir été produite à la même date que la demande canadienne.
5.4 Garantie demandée par fournisseur
Dans certains pays, les manufacturiers exigent une preuve que ce qu’ils vont fabriquer ne violera pas une marque de commerce (dans le pays de destination) et, à cet effet, demandent une copie du certificat d’enregistrement de la marque canadienne associée aux produits qu’ils fabriquent.
6. Avantages pour contrer l’adoption de marques conflictuelles par un tiers
6.1 Mise en garde
Vu le caractère public du registre des marques de commerce, l’enregistrement est un bon moyen de publiciser ses droits et d’avertir les tiers que la marque est déjà prise.
6.2 Dissuasion
- Il est possible (sinon fortement recommandé) d’effectuer une recherche au registre des marques de commerce de façon préalable à l’adoption d’une nouvelle marque.
- Si une marque conflictuelle est localisée par un concurrent, plus souvent qu’autrement, la marque projetée par ce concurrent sera écartée et une autre sera choisie, le concurrent voulant généralement éviter un obstacle qui pourrait retarder ou rendre incertain le lancement de sa nouvelle marque.
6.3 Tamisage des demandes conflictuelles
- Le Bureau des marques de commerce soulèvera de lui-même, à l’examen, une objection de non-enregistrabilité pour cause de confusion si un tiers présente une demande d’enregistrement pour une marque susceptible de créer de la confusion avec une marque de commerce déjà enregistrée et ce, sans que le propriétaire de la marque citée n’ait à intervenir. Il s’agit d’une première barrière.
- De plus, si le registraire a des doutes sur le caractère enregistrable de cette nouvelle marque, il enverra un avis dit « de cas douteux » au propriétaire de la marque citée, pour que celui-ci puisse s’y opposer. C’est une seconde barrière.
6.4 Primer l’emploi d’un tiers
- Le fait de déposer une demande, que celle-ci soit déjà employée ou qu’on ait l’intention de l’employer, permettra au propriétaire de « réserver » cette marque pendant que se poursuivront la recherche et le développement des produits associés à celle-ci et que viendra le bon moment pour commercialiser.
- Lorsqu’une marque est enregistrée, elle est présumée avoir été adoptée au moment de la production de la demande et qui l’aura employée après cette date se verra évincé même si son emploi est antérieur à cet enregistrement (quoique postérieur à cette demande); pis, il pourra même être recherché pour violation de la marque maintenant enregistrée.
6.5 Bouclier contre des procédures en violation
L’enregistrement d’une marque de commerce peut servir de bouclier à son propriétaire advenant que des procédures en usurpation de marque (ou en concurrence déloyale) soient entreprises contre lui à titre de défendeur.
En effet, de par l’enregistrement, la Loi confère un droit exclusif à l’emploi de la marque qui en fait l’objet. Ce n’est donc qu’à partir de l’invalidation de cet enregistrement que son propriétaire pourra être recherché en responsabilité, mais uniquement pour des actes commis après cette invalidation.
6.6 Marque interdite
- L’enregistrement d’une marque, pour les produits ou services qui y sont visés, évite de se faire littéralement « exproprier » (sans compensation) par la publication d’une marque officielle.
- Sur publication d’une telle marque – non limitée à des produits ou services particuliers et sans examen quant à l’état du registre –, il devient interdit d’adopter, d’enregistrer ou d’employer, à titre de marque de commerce ou autrement, une marque qui ressemble à la marque désormais interdite.
- Si la marque de commerce est déjà employée, son propriétaire peut continuer à l’employer pour les seuls produits et services qu’il employait avant la publication de la marque officielle. Par contre, il ne pourra plus enregistrer sa marque et ce, même s’il avait déjà produit une demande d’enregistrement ou qu’il l’employait avant la publication de cette marque interdite. On en conviendra, cela peut obérer fortement un programme de franchise ou de licence!
- Le consentement aux enregistrement et emploi de la marque de commerce peut toujours être demandé au propriétaire de la marque officielle mais n’est pas toujours donné et est parfois assujetti à des restrictions ou au versement d’une compensation.
7. Avantages se rapportant aux noms de domaine
7.1 Obligation de résidence
- L’obtention d’un nom de domaine national se terminant en.CA est assujetti à certaines conditions de résidence.
- Une compagnie qui n’est pas constituée en vertu de la loi canadienne n’est pas autorisée à obtenir et à maintenir un enregistrement d’un domaine.CA.
- Toutefois, les exigences de présence canadienne seront satisfaites si celui qui demande l’enregistrement du nom de domaine en.CA est propriétaire d’une marque de commerce canadienne enregistrée pour les mots visés par ce nom de domaine.
7.2 Enquêtes
Une requête en divulgation relativement à un nom de domaine.CA pour lequel des informations apparaissent au registre WHOIS et qui appartient à un individu (par opposition à une corporation) requiert une copie certifiée d’un enregistrement canadien de marque de commerce.
7.3 Arbitrage
Dans le domaine de l’arbitrage en récupération de noms de domaine, la propriété d’une marque de commerce enregistrée pour laquelle le nom de domaine en litige crée de la confusion satisfait automatiquement aux exigences de l’ACEI/CIRA de la démonstration des droits sur une marque de commerce.
7.4 Litige
L’enregistrement des marques de commerce facilitera les procédures judiciaires à l’encontre des cyber-squatteurs, des typo-pirates et autres malandrins du cyberespace.
7.5 Nouveaux domaines de tête
Un enregistrement de marque de commerce peut servir à bloquer l’octroi d’un nom de domaine de premier niveau ou à bénéficier des périodes de réservation pré-lancement.
8. Autres avantages – Miscellanées
8.1 Charte de la langue française
Une marque de commerce enregistrée permet de déroger à l’obligation d’utiliser des termes français sur :
- des produits, les catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux et publications de même nature,
- dans l’affichage public et la publicité commerciale.
8.2 Dispositions statutaires
Quelques dispositions statutaires assujettissent :
- la commercialisation de certains produits à l’apposition sur ceux-ci d’une marque de commerce enregistrée (par exemple, la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux) ;
- la représentation sur une enseigne extérieure d’un humain ou d’un animal ou la simple présence d’un logo à une marque de commerce enregistrée (voir les règlements sur l’affichage des villes de Longueuil et de Saint-Bruno ).
8.3 Monétisation
Une marque de commerce enregistrée, par la plus grande certitude sur l’étendue de son monopole, constitue un actif commercial d’importance et sa monétisation ou valeur de réalisation en est d’autant facilitée :
- identification d’actifs qui pourraient être vendus, totalement ou en partie;
- création des sources de revenus à l’aide de licences ou de franchises;
- « collatérisation » des marques de commerce (où les marques sont offertes en garantie);
- « sécurisation » de prêts ou d’investissements par le biais d’hypothèques (au registre fédéral des marques, les « accords de sûreté » grevant une marque n’apparaîtront au dossier électronique qu’à l’enregistrement, donc inexistants pour les marques non enregistrées; aux registres provinciaux, ces hypothèques pourront être enregistrées);
- soutien à certains montages financiers et justification d’avantages fiscaux.
9. Variation sur le thème « Pourquoi enregistrer sa marque à l’étranger? »
Les avantages que procure l’enregistrement d’une marque de commerce sont globalement les mêmes dans la plupart des pays membres de l’Union de Paris ou de l’OMC et sont souvent les mêmes qu’au Canada. Rappelons certains d’entre eux.
9.1 Droits au premier déposant
- Dans certains pays, seul l’enregistrement permet d’obtenir des droits à la marque.
- De plus, dans la plupart des pays, les droits à la marque s’acquièrent par le simple enregistrement : c’est au premier déposant (généralement de bonne foi) qu’écheront les droits.
9.2 Relations d’affaires
- La prudence voudrait donc que, pour les pays où l’on songe à faire affaire, directement ou par un réseau de distributeurs, une demande d’enregistrement soit produite rapidement, de façon concomitante à quelque discussion d’affaires. Cela est beaucoup moins onéreux que de devoir instituer, toujours avec des chances de succès aléatoires, des procédures en radiation, longues et coûteuses, pour récupérer, peut-être, marque et marché.
- Variation de la précédente : l’enregistrement dans le pays de son manufacturier évite des tentations à ce dernier qui pourrait songer :
- à l’enregistrer en son nom comme moyen de pression économique;
- à en tirer prétexte pour justifier un détournement d’une partie de sa production (après, tout, la marque est à son nom!);
- ou qu’un tiers ne l’enregistre et ne s’en serve pour perturber la production par une procédure en contrefaçon…
9.3 Exploitation
- L’enregistrement est une obligation préalable à certaines formes de marquage, dont l’utilisation du symbole ®, ou équivalent.
- Dans certains pays, l’enregistrement d’une marque est obligatoire pour commercialiser ou publiciser celle-ci.
9.4 Domaine national de premier niveau
L’enregistrement de certains noms de domaine nationaux est assujetti à une obligation de domiciliation qui, comme au Canada, peut être remplacée par un enregistrement national de marque de commerce.
9.5 Litige
- Permet d’obtenir des dommages plus importants advenant violation et un certain magasinage de forums (forum shopping).
- Après un certain temps, la marque devient incontestable et son enregistrement ne peut plus être attaqué pour quelque raison.
- Crée une présomption de propriété et de validité (même si la présomption est réfragable, c’est un avantage non négligeable advenant contrefaçon).
- Donne ouverture à une défense additionnelle advenant poursuite en violation ou en passing-off.
9.6 Inscription auprès des autorités douanières
Dans certains pays (États-Unis, Union européenne), la preuve de l’enregistrement d’une marque de commerce peut être déposée auprès des autorités douanières afin de prévenir l’importation de produits arborant des marques de commerce contrefaites.
Conclusion
Voilà, en quelques mots, certains points à considérer lorsque viendra le temps de décider s’il faut enregistrer « sa » marque avant qu’elle ne devienne celle de quelqu’un d’autre.