Période de crise : Gérer sainement votre propriété intellectuelle!

Dominique Pomerleau [1] et Julien Fleurance [2]
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques de commerce

Alors que le Québec, comme une majeure partie du monde, vit au rythme du confinement et du suivi quotidien de l’évolution de la pandémie, de nombreuses entreprises s’interrogent sur la meilleure façon de traverser la crise économique consécutive à la crise sanitaire et, si possible, d’en sortir vainqueurs par rapport à leurs compétiteurs. Parmi les dépenses auxquelles elles doivent faire face, celles liées à leurs actifs de propriété intellectuelle (PI) peuvent sembler une source d’économie facile. À tort ou à raison?

Fort heureusement, les titres de PI acquis par une société au fil des ans offrent une protection plus longue que la durée des crises économiques. Par conséquent, les décisions, qui peuvent être prises hâtivement durant ce soubresaut économique pourraient avoir des conséquences fâcheuses sur une période de temps plus longue que la crise elle-même.

Nous nous intéresserons, dans un premier temps, à la gestion des titres de PI existants, avant de nous interroger sur les meilleures pratiques quant à la protection de nouvelle PI ainsi que sur l’utilisation de la PI comme source d’entrée monétaire potentielle

I. Introduction 

Les quatre principaux titres de PI qu’une société peut détenir sont des droits d’auteur, des marques de commerce, des brevets et des dessins industriels. Chacun de ces titres a pour objectif de protéger un type différent de PI et possède ses propres exigences en termes d’échéances et de frais associés.

• Droit d’auteur : Au Canada comme dans la majorité des pays, une protection par droit d’auteur est octroyée dès la création de l’œuvre (dramatique, artistique, musicale ou littéraire), dans la mesure où l’œuvre répond aux conditions requises. Toutefois, il peut être avantageux de faire enregistrer son droit d’auteur en constituant une preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire.  Il n’y a pas d’échéance pour procéder à un tel enregistrement. Au Canada, la durée de la protection de l’œuvre est de 50 ans après la mort du dernier des auteurs, sans aucun frais de renouvellement à acquitter. En ce qui concerne le marquage dissuasif, il n’est pas nécessaire de procéder à l’enregistrement pour employer ce dernier sur les œuvres d’une société. Toutefois, les frais pour procéder à l’enregistrement sont relativement peu importants et le report de ceux-ci, s’il y a lieu, a peu d’influence sur un budget pour la protection de la PI d’une société.
• Marques de commerce : Celles-ci incluent les mots, les symboles ou les logos employés pour distinguer les marchandises ou les services d’une personne de ceux d’une tierce partie. Bien que l’enregistrement ne soit pas obligatoire pour obtenir une certaine forme de protection, l’enregistrement peut être avantageux car il permet l’emploi exclusif de la marque, pour les marchandises ou services visés par l’enregistrement, dans l’entièreté de la juridiction où elle est enregistrée. Il n’y a aucune échéance pour procéder à l’enregistrement d’une marque et, une fois enregistrée, des taxes de maintien doivent être acquittées sur une base périodique pour maintenir l’enregistrement. Ces taxes de maintien sont relativement peu dispendieuses. 
• Brevets : Les brevets ont pour objectif de protéger des inventions dans une majorité de domaines technologiques, en accordant à leur propriétaire un droit exclusif temporaire durant lequel l’invention ne peut être fabriquée, vendue, utilisée ou importée sans l’accord de celui-ci. Dans la majorité des juridictions, les demandes de brevet doivent être déposées avant toute divulgation publique de l’invention. Certains pays, dont le Canada et les États-Unis, accordent une période de grâce d’un an après la première divulgation publique pour déposer une demande de brevet valide. Pour maintenir en vigueur les demandes de brevet et les brevets, des taxes de maintien doivent être acquittées sur une base régulière et variable selon les juridictions.
• Dessins industriels : Ces titres de PI ont pour objet de protéger les caractéristiques visant la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs d’un objet fini. Certaines juridictions, dont le Canada, les États-Unis et l’Europe, accordent une période de grâce d’un an après la première divulgation publique pour déposer une demande valide. Les frais associés à la protection par dessin industriel sont largement inférieurs à ceux associés à la protection d’une invention par voie de brevet. Selon les juridictions, des taxes de maintien peuvent être à acquitter pour renouveler l’enregistrement pour un ou plusieurs termes.

Dans le présent article, nous nous intéresserons plus en détail aux marques de commerce, aux dessins industriels et aux brevets.

II. Revoir son portefeuille de propriété intellectuelle

Pour une société, les coûts de protection de la PI représentent généralement une faible fraction des investissements totaux en recherche et le développement (R&D), souvent moins de 10% du budget. De plus, les revers économiques durent un mince pourcentage de la durée de vie potentielle d’un titre de PI (20 ans dans le cas d’un brevet, au moins 15 ans pour un dessin industriel et renouvelable pour les marques de commerce). Ainsi, les décisions de stratégie de PI doivent être réalisées en considérant les besoins d’affaires à long terme de la société. Durant un revers économique, une stratégie de PI conservatrice peut être mise en œuvre pour limiter les coûts tout en fournissant une protection et une valeur adéquates.

Avant de prendre des décisions qui pourraient être définitives et avoir des effets à long terme, il est tout d’abord indispensable d’avoir une vision claire de l’état du portefeuille de PI actuel en passant en revue son contenu afin d’évaluer la pertinence de chacun de ses titres. La révision du portefeuille de titres peut également être l’occasion de développer ou mettre à jour la stratégie de PI de la société, qui peut/doit varier en fonction du temps puisqu’elle est affectée par les circonstances telles que les affaiblissements économiques. En temps de revers économiques, il peut être tentant de réduire le budget affecté aux affaires juridiques, incluant la PI. Toutefois, il peut être plus stratégique de viser à aligner ce budget avec la stratégie d’affaires afin de tirer profit des opportunités.

La valeur de chacun des titres peut se situer au niveau commercial, technique, juridique et/ou stratégique. Ainsi, l’alignement des titres de PI avec la stratégie d’affaires peut s’avérer une des activités critiques pour rationaliser les coûts. En fait, chaque titre de PI doit être aligné avec la stratégie d’affaires et une utilisation d’affaires doit être associée à chaque titre. Ainsi, la première étape du processus de révision consiste à aligner chacun des titres du portefeuille avec une utilité dans la stratégie d’affaires. L’utilité du titre peut être immédiate (titre employé par une unité d’affaires) ou potentielle (utilité projetée par une unité d’affaires). Si le titre de PI n’a aucune utilité, il n’est plus aligné avec la stratégie d’affaires.

Il peut être pertinent d’associer un titre de PI avec sa raison originelle (à quel(s) produit(s)/service(s) était-il associé, a-t-il été déposé en vue d’obtenir un financement ou pour mettre en place un partenariat, et/ou cherchait-il à gêner un compétiteur?) Est-ce que cette raison originelle est toujours applicable? Sinon, le titre est-il toujours aligné avec la stratégie d’affaires? Au niveau des brevets et des dessins industriels, différents indices peuvent être employés pour évaluer la pertinence des titres de PI d’un portefeuille, parmi lesquels le nombre de citations du titre par des tiers, l’âge du titre et la portée des revendications. Le portefeuille de titres peut également être revu en lien avec les opportunités d’affaires.

Une fois la révision complétée, les titres de PI peuvent être qualifiés d’essentiels, souhaitables, ou encore désuets. Il est suggéré d’abandonner, céder ou concéder sous forme de licence les titres de PI désuets pour éviter les frais associés au renouvellement de ceux-ci. Certaines sociétés hésitent à abandonner un titre de PI désuet, craignant que ce dernier devienne éventuellement nécessaire pour protéger un produit ou une technologie. Si c’est le cas, un processus de sélection sans blâme et profond peut être établi où les titres de PI identifiés comme « désuets » sont révisés et leur abandon est approuvé par tous les départements de la société (départements juridiques, techniques et administratifs). De plus, tel que détaillé ci-dessous dans la section sur l’utilisation des titres de propriété intellectuelle comme sources d’entrée monétaire, l’octroi de licences pour les titres de PI désuets, c’est-à-dire d’autoriser un droit d’utilisation en retour d’une compensation, telle qu’une compensation monétaire, peut être une stratégie à considérer plutôt que d’abandonner de manière irréversible un titre.

En ce qui concerne les titres ayant encore une utilité en lien avec la stratégie d’affaires, leur performance et leur taux de rendement peuvent être évalués en comparaison avec les autres titres de la même catégorie détenus par la société. Si une réduction supplémentaire des frais de propriété intellectuelle est requise, les titres de PI ayant une performance et/ou un taux de rendement plus faibles peuvent également être abandonnés, cédés ou concédés en licence. À la manière d’un portefeuille d’actifs boursiers, plutôt que de tenter de récupérer l’argent dépensé pour un titre de PI, il est préférable d’identifier les titres pour lesquels les probabilités de retour sur l’investissement sont les plus élevées lorsque le budget de propriété intellectuelle est limité.

Pour des produits/procédés/services qui font l’objet à la fois d’une protection par marque de commerce et par dessin industriel et/ou brevet, est-il nécessaire de maintenir toutes les protections ou est-ce que le succès du produit peut être exclusivement soutenu par la marque de commerce? En effet, une autre stratégie pour réduire les coûts consiste à abandonner les brevets dans des domaines où les marques de commerce supportent le produit, le procédé ou le service. Cette stratégie est rarement mise en œuvre, car les responsables des marques de commerce, fréquemment le département de marketing, ne sont pas alignés avec les responsables des brevets, fréquemment le département juridique ou le département d’ingénierie. Ainsi, la possibilité d’un lien synergétique entre l’un et l’autre est rarement établi.

Tel que mentionné ci-dessus, l’abandon n’est pas la seule avenue possible pour les titres de PI désuets ou ayant une valeur plus faible pour une société. En effet, il est possible que ces titres aient une valeur pour une tierce partie et ils pourraient faire l’objet de licences ou de cessions et ainsi être des sources de revenus. En effectuant le travail de révision du portefeuille, il est possible d’identifier de nouvelles applications potentielles à la technologie protégée, de nouveaux marchés, des contrefacteurs hypothétiques ou des partenaires éventuels, avec lesquels des joint-ventures, des licences ou des ententes pourraient être mises en place. Si aucune possibilité de licence ou de vente ne peut être identifiée, les titres considérés pourront alors être abandonnés au fur et à mesure des échéances correspondantes.

Aussi, si vous traversez une situation financière précaire, à l’issu de la révision de votre portefeuille, pour les titres que vous souhaitez conserver ayant des échéances prochaines, pensez à contacter votre spécialiste en propriété intellectuelle bien avant lesdites échéances. Ce dernier pourra vous éclairer sur la possibilité de prolonger certains délais et ainsi retarder les dépenses devant être engagées pour maintenir le titre en vigueur.

Par exemple, pour des échéances liées à des titres de propriété intellectuelle déposés avant le début de la pandémie, vous pourriez profiter des prolongations de délais qui sont offertes actuellement par certains bureaux de brevet. Des juridictions proposent également de reculer des échéances particulières, moyennant, dans certains cas, le paiement de taxes. Pour une demande de brevet au Canada, le début de l’examen peut ainsi être repoussé jusqu’à 4 ans à compter de sa date de dépôt. Toujours au Canada, une option alternative pourrait consister à abandonner temporairement votre demande de brevet ou votre brevet avant d’en demander le rétablissement, pour gagner quelques mois avant d’engager des frais. Aux États-Unis, il est possible pour 100 $ US (dépendamment de la taille de votre société) de prolonger d’un mois le délai pour répondre à un rapport d’examen. En fait, des extensions de temps jusqu’à six mois à compter de la date d’émission de la communication peuvent être obtenues moyennant le paiement de taxes de prolongation croissantes temporellement. De manière similaire, il est possible de reporter le paiement d’une taxe de maintien pour un brevet américain de six mois en acquittant une taxe supplémentaire au moment du paiement.

III. Protéger ses nouvelles technologies

Les périodes de récession peuvent être un moment propice à l’innovation, aux nouvelles idées et méthodes et autres activités en lien avec la propriété intellectuelle. Selon Dr Francis Gurry, directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), « history has shown […] that companies and countries which continue to invest in new products and innovation during times of economic recession will be those that will be best positioned to take advantage of the recovery, when it arrives. »

En fait, les périodes de revers économiques peuvent être considérées comme un moment propice pour investir sur la recherche et le développement de manière à ce que les sociétés soient en meilleure posture lorsque l’économie reprendra. De nombreuses entreprises d’envergure ont été créées durant des moments de récession, parmi lesquelles General Electric (1892), General Motors (1908), IBM (1911), Disney (1929), Packard Development Company LP (1939) et FedEx Corp (1971).

Toutefois, durant ces périodes où les ressources financières sont plus limitées, comment prioriser les projets de R&D et protéger la PI résultante sans y perdre sa chemise?

Dans un premier temps, il convient de revoir les projets de recherche et de développement en cours et les nouvelles technologies sur lesquelles la société pourrait vouloir se positionner, de manière à ajuster sa stratégie de protection en conséquence. Au besoin, il peut être pertinent de réaliser des recherches préliminaires, pour identifier si la technologie est déjà connue ou bloquée par des brevets ou dessins industriels existants, ou si la marque considérée est proche d’une marque existante, de manière à limiter le risque de s’exposer à un litige. Les projets les moins porteurs, les plus risqués ou les plus dispendieux pourront alors être abandonnés ou, à tout le moins, dépriorisés. 

La littérature sur les brevets est une source technologique riche. En réalisant des recherches de l’état de la technique, il est possible de trouver des brevets expirés ou des brevets appartenant à des universités ou des centres de recherche qui peuvent être une cible potentielle pour des acquisitions. L’utilisation de ces outils permet également d’être beaucoup plus efficace dans les efforts de recherche et de développement.

Dans la majorité des juridictions, une invention ne doit pas avoir été rendue publique avant de faire l’objet d’une demande de brevet ou de dessin industriel. Par ailleurs, le dépôt d’une première demande de brevet fait naître un délai de priorité de 12 mois qui ne peut être prolongé, et à l’issue duquel des demandes de brevet régulières devront être déposées dans les différents pays pour lesquels une protection sera souhaitée. Le dépôt des demandes de brevet régulières sera aussi la dernière occasion d’ajouter des précisions dans la description de l’invention. Ainsi, la stratégie de protection dépendra en particulier du degré d’avancement du projet et de sa date de divulgation.

Par exemple, pour les inventions dont la divulgation peut être retardée, il peut être recommandé de continuer à les garder secrètes, de manière à ne pas compromettre la possibilité de les protéger quand la situation économique le permettra. Toutefois, le report du dépôt d’une demande de brevet comporte également des risques puisque le brevet est délivré au premier déposant d’une demande de brevet pour son invention. Ainsi, il est possible qu’une tierce partie dépose une demande de brevet pour la même invention et vous empêche de protéger votre invention ultimement, voire limiter votre liberté d’exploitation de celle-ci. Par conséquent, dans les domaines où les avancées technologiques sont rapides, le report du dépôt de la demande prioritaire n’est peut-être pas la stratégie à préconiser.

Concernant les innovations pour lesquelles l’obtention d’un droit exclusif est moins critique pour l’entreprise, celles-ci pourraient faire l’objet d’une publication défensive afin d’empêcher une tierce partie d’obtenir un brevet pour une invention identique ou très similaire, ou afin de réduire les possibilités de situation litigieuse.

Pour les inventions faisant l’objet d’une demande de brevet prioritaire qui doit être complétée dans les douze mois de la date de dépôt, différentes solutions sont également envisageables pour limiter ou retarder les frais à encourir. Si l’invention n’a pas encore faire l’objet d’une divulgation publique, il est possible de redéposer la demande prioritaire afin d’obtenir une nouvelle date de priorité. Toutefois, il est possible qu’une tierce partie ait déposé une demande de brevet entre votre premier dépôt et votre second dépôt pour une invention identique ou très similaire et vous empêche alors de protéger votre invention ultimement. Encore une fois, dans les domaines où les avancées technologiques sont rapides, le report du dépôt de la demande prioritaire pourrait ne pas être la stratégie à préconiser.

Il est également possible de déposer la demande de brevet régulière en tant que demande de brevet internationale, dite PCT, de manière à retarder de minimalement dix-huit mois le moment pour la sélection des pays/régions dans lesquels une protection sera éventuellement recherchée. Durant cette période de temps supplémentaire, des marchés peuvent se développer et, à l’échéance, la sélection des pays/régions où la protection sera possiblement obtenue pourra être faite de manière plus éclairée. La sélection des pays/régions doit être basée sur plusieurs facteurs, dont la présence de compétiteurs, la taille du marché, la possibilité de défendre son titre de PI, les tendances futures, etc. Il n’est parfois pas nécessaire de protéger une propriété intellectuelle dans tous les pays où l’invention sera commercialisée. Par exemple, le respect d’un ratio 80/20, selon lequel 20% des pays dans lesquels la société est présente couvrent 80% de son marché, peut être pertinent.

Tel qu’il ressort de ces quelques lignes, les solutions sont nombreuses et, puisque le non-respect de certains délais peut avoir des conséquences irrémédiables, nous vous invitons à contacter, bien avant les échéances, votre spécialiste en PI qui saura vous conseiller de manière personnalisée.

IV. Les titres de propriété intellectuelle comme sources d’entrée monétaire

Enfin, il serait réducteur de ne considérer ses actifs de propriété intellectuelle que sous l’angle des dépenses qu’ils occasionnent. Ils peuvent aussi être, particulièrement en temps de crise, des sources de revenus.

Les marques, les brevets et les dessins industriels permettent ainsi de renforcer la position concurrentielle d’une société, ce qui peut se révéler déterminant lorsque les marchés se crispent. Ils peuvent également être considérés comme des garants de solidité financière, de manière par exemple à être utilisés comme collatéraux pour négocier des emprunts bancaires ou considérés par les institutions financières pour déterminer les conditions de prêts alloués. En outre, ils peuvent être un moyen de négocier des ententes commerciales, des licences ou bien encore de mettre en demeure des concurrents peu scrupuleux, avant l’engagement possible de litiges.

Enfin, la période de difficultés économiques pourrait être l’opportunité d’acquérir des titres de propriété intellectuelle de concurrents en difficultés, de manière à encore renforcer sa position concurrentielle.

V. Conclusion

En conclusion, le principal écueil en période de crise serait de jeter le bébé avec l’eau du bain et de se départir massivement de ses titres de propriété intellectuelle, sous couvert de limiter les dépenses immédiates. 

La révision des portefeuilles de PI et le suivi des ressources dans un environnement économique difficile font partie des meilleures pratiques des propriétaires de PI. L’identification et l’abandon subséquent des titres désuets permettent non seulement de réduire les frais de maintien mais également les frais administratifs associés au suivi de ces enregistrements. De plus, de nombreuses solutions existent pour aplanir la courbe des sorties de trésorerie pour le maintien d’un portefeuille de PI.

En conclusion, en révisant et en ajustant sa stratégie de PI, la période de ralentissement économique redoutée pourrait devenir une occasion de renforcer sa position concurrentielle, en tirant profit de ses titres tout en continuant à investir dans l’innovation et ses protections, et ainsi profiter au mieux de la reprise le moment venu. Il convient de garder en tête que, puisque la durée de vie des titres de propriété intellectuelle est bien supérieure à celle d’une crise économique, les choix de stratégie de PI doivent être réalisés en considérant les besoins d’affaires à long terme de la société.