NOUVELLES RÈGLES SUR LES BREVETS AU CANADA : ÉVITEZ LES COÛTS ET LE FARDEAU PROCÉDURAL SUPPLÉMENTAIRES

L’importance de déposer une requête en examen avant
le 3 octobre 2022.

Comme nous l’avons déjà rapporté, les modifications apportées aux Règles sur les brevets, qui entreront en vigueur le 3 octobre 2022, apporteront des changements importants à la pratique en matière de brevets au Canada.

Les nouvelles Règles introduisent des taxes de revendications excédentaires pour chaque revendication au-delà de la 20^e, ainsi qu’une nouvelle procédure et une nouvelle taxe pour le dépôt d’une demande de poursuite de l’examen (« RCE » selon l’acronyme anglais bien connu pour « Request for Continued Examination ») après les trois premiers rapports d’examen, puis après tous les deux rapports d’examen suivants.

Il est toutefois encore possible d’éviter à la fois les taxes de revendications excédentaires et la procédure de RCE pour les demandes en instance, car ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront pas aux demandes de brevet canadiennes pour lesquelles la requête d’examen aura été déposée avant la date d’entrée en vigueur du 3 octobre 2022.

Bien que chaque cas soit unique et doive être évalué en ce sens, le présent article expose certaines situations dans lesquelles il convient d’envisager fortement d’agir avant la date d’entrée en vigueur afin de bénéficier des règles actuelles.

Demandes de brevet comportant un grand nombre de revendications.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un demandeur peut souhaiter déposer une demande comprenant un grand nombre de revendications. Dans certaines situations, un nombre élevé de revendications est propre au domaine technologique de la demande, par exemple, dans le domaine pharmaceutique et dans celui de la chimie. Dans d’autres situations, un grand nombre de revendications peut s’avérer nécessaire afin d’inclure des revendications de différents types et de portées variables, par exemple pour cibler différents contrefacteurs potentiels, renforcer le caractère exécutoire du brevet, ou rendre son invalidation éventuelle plus difficile. En vertu des nouvelles règles, une taxe de 100 dollars canadiens s’appliquera à chaque revendication excédant la limite de 20. Les règles actuelles permettent quant à elles un nombre illimité de revendications sans frais supplémentaires.

Demandes de brevet divulguant des inventions multiples.

Au Canada, les demandes divisionnaires volontaires ne sont généralement pas recommandées en raison de problèmes potentiels d’invalidité pour cause de double brevet. Les demandes divisionnaires doivent plutôt être déposées en réponse à un défaut d’unité d’invention identifiant des groupes d’inventions multiples, immunisant ainsi les éventuels brevets contre le double brevet. Il est conseillé aux demandeurs cherchant à couvrir plusieurs inventions divulguées dans une même demande de soumettre simultanément toutes les revendications d’intérêt à la considération de l’examinateur ou de l’examinatrice, qui soit (i) permettra à toutes les revendications de coexister dans la demande si elles sont liées par un même concept inventif, soit (ii) identifiera un défaut d’unité permettant le dépôt d’une ou plusieurs demandes divisionnaires exemptes du risque de double brevet. La mise en œuvre d’une telle stratégie de regroupement des revendications pourrait engendrer une augmentation significative des coûts dans le cadre des nouvelles règles. En effet, les taxes de revendications excédentaires seront appliquées aux revendications soumises pour l’évaluation de l’unité d’invention, quel que soit le nombre de revendications finalement retenues dans la demande parente. En outre, le rapport d’examen soulevant l’objection d’absence d’unité rapprochera le demandeur du dépôt potentiel d’une RCE.

Procédure d’examen potentiellement ardue.

En vertu des nouvelles règles, le dépôt d’une RCE nécessitera le paiement d’une taxe de 816 dollars canadiens, alors que les règles actuelles permettent l’émission d’un grand nombre de rapports d’examen sans avoir à payer de taxes officielles supplémentaires. La procédure de requête pour la poursuite de l’examen introduite par les nouvelles règles est donc susceptible d’ajouter un fardeau procédural et des coûts significatifs aux demandes dont le processus d’examen s’annonce possiblement long ou complexe. Une procédure difficile peut résulter de divers facteurs : (i) des paysages de brevets à forte densité avec des antériorités potentiellement pertinentes; (ii) des familles de brevets déjà confrontées à des difficultés lors de l’examen dans d’autres juridictions; et (iii) des questions d’objet brevetable, notamment pour les inventions dans les domaines de l’informatique et des biotechnologies, lesquelles demeurent un enjeu en constante évolution au Canada.

Les demandes présentement en instance au Canada pour lesquelles la requête en examen n’a pas encore été déposée devraient être évaluées au vu de ces considérations et d’autres indicateurs d’impacts négatifs des nouvelles règles. En outre, de nouvelles demandes de brevet peuvent encore être déposées au Canada avec une requête en examen déposée avant le 3 octobre 2022, afin d’éviter les dispositions relatives aux frais pour les revendications excédentaires et aux RCE. Ces nouvelles demandes peuvent, par exemple, inclure des entrées en phase nationale hâtives et des dépôts directs, avec ou sans revendication de priorité. En outre, pour les demandes en instance dans lesquelles un groupe de revendications a déjà été choisi pour la poursuite de la procédure en réponse à un défaut d’unité d’invention, il serait conseillé aux demandeurs d’envisager de déposer et de demander l’examen de demandes divisionnaires couvrant les groupes de revendications non élus, plutôt que d’attendre jusqu’à une date plus proche de la délivrance de la demande parente, afin de s’assurer que ces dépôts divisionnaires bénéficient également des règles actuelles.

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