NAVIGUER À TRAVERS LES NOUVELLES RÈGLES SUR LES BREVETS CANADIENS.

Gérer des inventions multiples tout en limitant les coûts et en minimisant les risques de double brevet

Laurence Bourget-Merle¹, Isabelle Girard² and Julien Fleurance³
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
¹ Ph.D., Chimiste et Agente de brevets, ² Physicienne, Associée et Agente de brevets, ³ Associé et
Agent de brevets

Les nouvelles Règles sur les brevets au Canada, qui sont entrées en vigueur le 3 octobre 2022, ont introduit de nouvelles taxes et procédures qui peuvent entraîner une augmentation considérable des coûts de la poursuite des demandes de brevets au Canada. En vertu des nouvelles Règles sur les brevets, des taxes pour revendications excédentaires de 100 $ CAD par revendication au-delà de la 20^e doivent être payées à deux moments au cours du traitement de la demande : au moment du dépôt de la requête en examen et au moment du paiement de la taxe finale. Le montant dû au moment du dépôt de la requête en examen est basé sur le nombre de revendications contenues dans la demande à ce moment-là. Le montant dû au moment du paiement de la taxe finale est basé sur la différence entre (i) les taxes associées au nombre maximum de revendications atteint à tout moment au cours de la poursuite et (ii) les taxes pour revendications excédentaires, le cas échéant, déjà payées au moment du paiement de la requête en examen. Les nouvelles Règles sur les brevets ont également introduit l’obligation de déposer une requête pour la poursuite de l’examen (RPE) après les trois premiers rapports d’examen et après tous les deux rapports d’examen suivants. Le dépôt d’une requête pour la poursuite de l’examen est également requis pour effectuer toute modification après la réception d’un avis d’acceptation en vertu des nouvelles règles. Chaque RPE nécessite le paiement d’une taxe de 816 $ CAD.

Ces changements s’appliquent à toutes les demandes de brevet pour lesquelles la requête en examen est déposée le 3 octobre 2022 ou après. Entre autres, ils auront un impact considérable sur la façon dont les demandeurs doivent gérer les demandes de brevets divulguant des inventions multiples, notamment en raison de la doctrine stricte du double brevet au Canada. Alors que la plupart des juridictions, y compris les États-Unis et l’Europe, permettent le dépôt volontaire de demandes divisionnaires ou de demandes de type « continuation » pour poursuivre des inventions supplémentaires, le dépôt volontaire de demandes divisionnaires au Canada n’est généralement pas recommandé, en raison des problèmes potentiels d’invalidité pour cause de double brevet. Les demandes divisionnaires doivent plutôt être déposées en réponse à un rejet pour manque d’unité d’invention identifiant plusieurs groupes d’inventions, assurant une immunisation des brevets qui en résultent contre l’invalidité pour double brevet. 

Une pratique courante au Canada consiste à déposer des jeux de revendications volumineux comprenant toutes les revendications envisagées pour une famille de brevets donnée, dans le but précis d’obtenir une évaluation de l’unité d’invention par l’examinateur·trice. Une telle stratégie peut toutefois s’avérer assez onéreuse pour les demandes de brevet sujettes aux taxes pour revendications excédentaires des nouvelles Règles sur les brevets. Cet article présente quelques conseils pratiques qui peuvent atténuer l’impact des changements apportés par les Règles sur les brevets canadiens aux demandes de brevets divulguant des inventions multiples. Des exemples sont également fournis ci-dessous pour illustrer ces conseils pratiques.

Faire bon usage des amendements volontaires

Au Canada, des amendements volontaires peuvent être effectués à tout moment après un dépôt direct d’une demande de brevet ou après l’entrée en phase nationale d’une demande PCT. Toute modification doit être supportée par la demande telle qu’elle a été déposée à l’origine, c’est-à-dire « s’inférer raisonnablement » du texte et des dessins originaux. Sous les nouvelles Règles sur les brevets, le dépôt de la requête en examen deviendra un moment stratégique pour envisager le dépôt d’un amendement volontaire, ne serait-ce que pour réduire le nombre de revendications et éviter ou minimiser les taxes pour revendications excédentaires. Cela peut également être une bonne occasion d’optimiser les revendications au regard de la pratique canadienne. Il est à noter que les revendications à dépendance multiple sont autorisées au Canada et que chaque revendication à dépendance multiple comptera comme une seule revendication aux fins du calcul des taxes pour revendications excédentaires. Il en va de même pour les revendications qui définissent l’objet de manière alternative. En outre, les modifications apportées lorsque la demande de brevet est en instance peuvent avoir une incidence sur l’indemnisation raisonnable du/de la breveté·e pour les actes de contrefaçon commis entre la date de publication de la demande et la date de délivrance.

Un amendement volontaire peut être déposé avant ou au moment du dépôt de la requête en examen et peut également être utilisé pour introduire des revendications pour toute invention supplémentaire divulguée dans la demande qui ne serait pas encore revendiquée. Ceci est susceptible de provoquer un rejet pour manque d’unité d’invention, qui donnerait au demandeur la possibilité de déposer, en toute sécurité, une demande divisionnaire. Une stratégie que les demandeurs peuvent envisager pour ce faire, tout en évitant de payer des montants excessifs de taxes pour revendications excédentaires, est de déposer un amendement volontaire pour introduire des revendications dirigées vers les divers concepts inventifs divulgués, en utilisant les revendications (indépendantes) les plus larges et des revendications dépendantes clés avec des dépendances multiples, tout en gardant le nombre de revendications à un total de 20, autant que faire se peut. Il est également possible de combiner des revendications dépendantes dans un format alternatif tout en s’assurant que les réalisations importantes commercialement sont revendiquées individuellement afin de limiter leur exposition à l’invalidation.

Puisque les amendements volontaires peuvent être déposés à tout moment au cours de l’examen, il pourrait également être possible d’introduire des revendications dirigées vers un autre concept inventif, de manière à provoquer un rejet pour manque d’unité, au moment de répondre à un rapport d’examen. Cette tactique pourrait toutefois augmenter les coûts de poursuite puisque le rejet pour manque d’unité compterait pour un rapport d’examen supplémentaire, ce qui pourrait entraîner la nécessité de déposer une RPE. Par conséquent, il serait préférable d’introduire des revendications pour tout concept inventif supplémentaire dès que possible après le dépôt de la demande et avant le début de l’examen.

Cependant, les demandeurs constatant, après réception d’un avis d’acceptation, que les revendications acceptées ne couvrent pas tous les concepts inventifs qu’ils souhaitent protéger auront encore la possibilité de modifier les revendications après acceptation en vertu des nouvelles règles. Plus particulièrement, un amendement volontaire peut être déposé avec une RPE après réception d’un avis d’acceptation, pour introduire des revendications indépendantes couvrant chaque concept inventif supplémentaire à protéger ; cela provoquera alors un rejet pour manque d’unité d’invention permettant ensuite de déposer, en toute sécurité, une ou plusieurs demandes divisionnaires sur les concepts supplémentaires.

Des exemples illustrant différents scénarios pour gérer des inventions multiples sous les nouvelles Règles sur les brevets canadiens vont maintenant être présentés.

Exemple pour gérer des inventions multiples avant la requête en examen

La figure 1 montre la chronologie de la poursuite d’une demande selon un premier scénario où la demande divulgue plus d’un concept inventif et a été déposée avec plus de 20 revendications.

Figure 1

Si le jeu de revendications tel que déposé comprend des revendications dirigées vers tous les concepts inventifs à couvrir, disons les concepts A et B, un amendement volontaire peut être déposé avant la requête en examen, afin de réduire le nombre total de revendications à 20, de maintenir les revendications dépendantes pour des réalisations clés et/ou ajouter des dépendances multiples. Si le jeu de revendications initial ne comprend que des revendications sur le concept A mais que le concept B doit être protégé, une revendication indépendante sur le concept B doit être introduite par le biais d’un amendement volontaire avant la requête en examen. Des revendications dépendantes pour des réalisations clés du concept B et/ou des dépendances multiples peuvent également être introduites en même temps. Au dépôt de la requête en examen, dans le délai de quatre ans à compter de la date de dépôt, aucune taxe pour revendications excédentaires ne doit être payée, le nombre total de revendications en instance à ce stade étant de 20.

Un premier rapport d’examen est émis dans lequel une objection pour manque d’unité est soulevée, identifiant deux groupes d’inventions correspondant aux concepts A et B. Le demandeur répond ensuite au rapport en choisissant le concept A (par exemple, la revendication 1 et les revendications qui en dépendent) dans les quatre mois suivant la date du rapport. Cela implique la suppression de toute revendication relative au concept B. En outre, comme aucune taxe pour revendications excédentaires n’est due pour autant que la demande en instance ne dépasse pas 20 revendications pendant toute la durée de l’examen, des revendications dépendantes supplémentaires relatives au concept A peuvent être ajoutées lorsqu’on répond à l’objection de manque d’unité, jusqu’à un maximum de 20 revendications. Dans le scénario illustré à la figure 1, un second rapport d’examen est émis soulevant des objections de fond des revendications du concept A, comme le manque de nouveauté, l’évidence et/ou le manque d’utilité, et/ou des objections de clarté. Une réponse à ce second rapport est déposée, dans laquelle le nombre total de revendications est maintenu à 20 revendications. À ce stade, si l’examinateur·trice détermine que la demande est conforme à la Loi et aux Règles sur les brevets, un avis d’acceptation sera émis. Toutefois, dans le scénario illustré à la figure 1, l’examinateur·trice détermine, après avoir révisé la réponse au deuxième rapport, que la demande n’est toujours pas conforme, et un troisième rapport d’examen est envoyé au demandeur avec un avis de RPE. Pour que l’examen de la demande se poursuive, le demandeur doit déposer la réponse au troisième rapport avec le paiement de la taxe réglementaire prescrite. La demande est alors renvoyée à l’examinateur·trice pour un examen complémentaire. Si l’examinateur·trice estime que la demande est conforme, un avis d’acceptation est émis et le demandeur dispose de quatre mois pour payer la taxe finale. Dans le présent scénario, le nombre de revendications a été maintenu à un maximum de 20 pendant toute la poursuite de la demande de brevet, en conséquence de quoi aucune taxe pour revendications excédentaires n’est due avec la taxe finale. Même si les demandes divisionnaires peuvent être déposées jusqu’à la veille de la délivrance du brevet pour la demande mère, il est fortement recommandé de déposer toute demande divisionnaire avant de payer la taxe finale. Ainsi, comme le montre la figure 1, une demande divisionnaire portant sur le concept B doit être déposée dès que possible après réception de l’avis d’acceptation, de préférence avant le paiement de la taxe finale. Dans la demande divisionnaire sur le concept B, le demandeur peut inclure les revendications correspondantes retirées de la demande parente, en réponse au rejet pour manque d’unité, et ajouter toute revendication dépendante supplémentaire d’intérêt jusqu’à atteindre un total de 20 revendications.

Exemple pour gérer les inventions multiples après acceptation

La figure 2 montre la chronologie de la poursuite d’une demande selon un autre scénario dans lequel la demande qui divulgue plus d’un concept inventif est déposée, examinée et acceptée avec des revendications pour un seul des concepts, mais le demandeur souhaite obtenir une protection par brevet pour au moins un autre concept inventif. Un tel scénario est typique des cas où une stratégie de dépôt de « continuation » américaine doit être reproduite au Canada. Étant donné que, pour les raisons détaillées plus haut relativement au double brevet, le dépôt d’une demande divisionnaire volontaire est très risqué au Canada, des mesures doivent être prises après acceptation, pour réduire ces risques.

Figure 2

Dans ce scénario, la demande telle que déposée comprend 20 revendications couvrant un seul concept inventif A. Puisque la demande contient 20 revendications, aucune taxe pour revendications excédentaires n’est due au moment de la requête en examen. Un premier rapport d’examen est émis soulevant des rejets de fond et/ou des objections pour manque de clarté. Le demandeur dépose une réponse au premier rapport dans le délai prescrit de quatre mois, modifiant la demande pour résoudre les problèmes soulevés par l’examinateur·trice tout en maintenant le nombre de revendications à un total de 20. Les revendications restent dirigées vers le concept A à ce stade. L’examinateur·trice examine la demande telle qu’elle a été modifiée et constate qu’elle n’est toujours pas conforme à la Loi et aux Règles sur les brevets et émet un deuxième rapport d’examen. Une réponse est alors déposée au second rapport pour répondre à tous les rejets et/ou objections soulevés dans le second rapport. À ce stade, les 20 revendications en instance sont toujours dirigées vers le concept A seulement. Après avoir examiné la réponse au deuxième rapport, l’examinateur·trice détermine que la demande est conforme à la pratique canadienne en matière de brevets et un avis d’acceptation est émis. En examinant le dossier après acceptation, le demandeur remarque qu’un deuxième concept inventif B divulgué dans la demande de brevet devrait également être protégé. Compte tenu du risque de double brevet, le dépôt d’une demande divisionnaire volontaire couvrant le concept B n’est pas recommandé et la meilleure façon de poursuivre les revendications du concept B est de déposer un amendement volontaire après acceptation, pour provoquer un rejet pour manque d’unité et déposer, en toute sécurité, la demande divisionnaire pour le concept B. En vertu des nouvelles Règles sur les brevets, une telle modification après acceptation n’est possible que si elle est accompagnée d’une RPE et du paiement de la taxe officielle prescrite. Dans ce scénario, l’amendement volontaire accompagné d’une RPE doit être déposé avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de la date de l’avis d’acceptation. Dans l’amendement volontaire, certaines des revendications dépendantes pour le concept A sont remplacées par une revendication indépendante et des revendications dépendantes clés relatives au concept B, afin de maintenir le nombre total de revendications à 20, et ainsi éviter les taxes pour revendications excédentaires. La demande est ensuite renvoyée à l’examinateur·trice pour un nouvel examen. Puisque les revendications couvrent maintenant deux concepts inventifs différents, l’examinateur·trice émet un premier rapport d’examen post avis d’acceptation soulevant un rejet pour manque d’unité, identifiant un groupe de revendications sur le concept A et un autre groupe de revendications sur le concept B. Le demandeur dépose alors une réponse au rapport en choisissant le concept A et en retirant les revendications sur le concept B. Au moment du dépôt de la réponse, les revendications dépendantes du concept A, qui ont été retirées lors du dépôt de l’amendement volontaire après acceptation, peuvent être réintroduites. Par conséquent, le nombre total de revendications à ce stade est encore de 20. Après le dépôt de la réponse au rapport d’examen après acceptation, un nouvel avis d’acceptation est émis si l’examinateur·trice détermine que la demande est conforme. Ensuite, comme expliqué ci-dessus pour le premier scénario, le demandeur dispose de quatre mois pour payer la taxe finale et devrait déposer la demande divisionnaire sur le concept B avant de payer la taxe finale. Dans la demande divisionnaire sur le concept B, le demandeur peut inclure les revendications retirées de la demande parente, en réponse au rejet pour manque d’unité, et ajouter toute revendication dépendante supplémentaire d’intérêt jusqu’à atteindre un total de 20 revendications.

Conclusion

La pratique canadienne concernant les demandes divisionnaires est moins souple que dans la plupart des autres juridictions, y compris les États-Unis et l’Europe, et le dépôt volontaire de demandes divisionnaires n’est généralement pas recommandé en raison des problèmes potentiels de double brevet. Les demandes divisionnaires doivent plutôt être déposées en réponse à un rejet pour manque d’unité d’invention. Par conséquent, il est conseillé aux demandeurs d’utiliser une approche de consolidation des revendications dans laquelle toutes les revendications ayant un intérêt potentiel sont présentées pour évaluation par l’examinateur·trice, qui soit considérera que toutes les revendications peuvent être maintenues dans la même demande, soit émettra un rejet pour manque d’unité permettant de déposer de manière sûre une ou plusieurs demandes divisionnaires. Étant donné que cette approche de consolidation des revendications implique généralement le dépôt de jeux de revendications volumineux, sa mise en œuvre est devenue plus complexe avec l’introduction des taxes pour revendications excédentaires sous les nouvelles Règles sur les brevets. Ainsi, si les demandeurs cherchent à protéger plusieurs inventions divulguées dans une demande de brevet ou veulent poursuivre des revendications indépendantes de portée ou de format variables qui peuvent ne pas viser des inventions distinctes (par exemple, correspondant à des revendications de demandes en « continuation » américaines), les agent·es de brevets canadien·nes peuvent fournir des conseils sur les stratégies potentielles pour optimiser la portée des revendications de manière rentable. Des exemples de telles stratégies ont été présentés ci-dessus.