L’importation parallèle: une solution canadienne



L’IMPORTATIONPARALLÈLE:UNESOLUTION«CANADIENNE»

par
FrançoisM.Grenier*

LEGERROBICRICHARD,avocats
ROBIC,agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce
CentreCDPCapital
1001Square-Victoria–BlocE-8
eétage
Montréal(Québec)H2Z2B7
Tél:514-987-6242-Fax:514-845-7874
info@robic.com–www.robic.ca

L’importationparallèlen’estpasunphénomènenouveau.Toutefois,dansun
marchémondialcaractériséparlafacilitéaveclaquellelesbienscirculentet
deviennentinternationalementconnus,lesproblèmescausésparcette
pratiquesontplussérieux.
Définitionde »importationparallèle »
Lesmarchandisesfaisantl’objetd’importationparallèlesontdes
marchandisesquisontimportéesetdistribuéesauCanadasansle
consentementdupropriétairedelamarquedecommercequeportentces
marchandises,deleurimportateuroudistributeurautorisé,etoriginentd’une
sourceayantunlienquelconqueavecletitulairedesdroitsdepropriété
intellectuelleattachésàcesmarchandises.Enanglais,onappelleces
marchandises »greymarketgoods »etleterme »grey »estutilisépuisqueles
marchandisesenquestionsontmisesenmarchéetacquisesàl’étrangerde
façonlégitimealorsquecertainsdoutessubsistentquantàlalégitimitéde
leurimportationauCanadasansqu’ilyaitusurpationdedroitsdepropriété
intellectuellelocaux.Lesexpressions »importationparallèle », »greygoods »et
« greymarketing »ontcommencéàêtreutilisésilyadéjàquelquesannéeset
cesexpressionssonttoujoursvalablesaujourd’hui.Aprèslesjugements
récentsdelaCourfédéraleduCanada,sectiondepremièreinstance,dans
lesaffairesNINTENDOetEDANFOODSquiserontdiscutéesci-après,une
solutionconsistantesemblevouloirsedévelopper.



















































LEGERROBICRICHARD,1993.
*Avocat,FrançoisM.Grenierestl’undesassociésprincipauxduCabinetd’avocatsLEGER
ROBIC,RICHARD,s.e.n.c.etduCabinetd’agentsdebrevetsetdemarquesROBIC,s.e.n.c.
Cedocumentaétépréparédansled’uneprésentationgénéraledonnéedanslecadre
d’uncoursdeformationpermanentedu1993-05-04del’Associationdubarreaucanadien:il
neprétenddoncpasexposerl’étatcompletdudroit.Publication101.



L’importationparallèle,auniveaujuridique,causeunintéressantdilemme.
Lesproduitsquiintéressentlesimportateursparallèlessontceuxquipeuvent
êtreachetéssurlemarchémondialàdesprixsubstantiellementplusbasque
ceuxauxquelscesmêmesproduitssontoffertssurlemarchédomestiquepar
letitulairedesdroitsdepropriétéintellectuelleousondistributeurautorisé,
lequeljouitd’unquasimonopole.Desprixinférieurssontévidemmentplus
intéressantspourlesconsommateursetainsi,l’importateurparallèlejouira
d’unniveaudeventesélevéalorsqueledistributeur »légitime »desbiens,
n’étantplusconcurrenciel,severraacculéàlafaillite.Delaperspectivedu
consommateuretpourceuxquicroientenlalibreconcurrence,unesituation
d’importationparallèleestparadisiaque.
Toutefois,vudelaperspectivedutitulairedesdroitsdepropriété
intellectuelle,desprixplusélevéspeuventêtreparfaitementjustifiés,par
exemple,pardescoûtsfixesplusélevésauCanada,unserviceaprès-vente
dispendieux,l’établissementd’unréseaudedistributionimportantpourcouvrir
l’ensembleduterritoire,ouencorel’obligationderespecterlalégislationetla
réglementationlocale.Unefoisleréseaudedistributionbienétabli,ilest
souventembarrassantetcoûteuxpourletitulairedesdroitsdepropriété
intellectuelledesouffrirlacompétitionparl’offredesespropresproduitsàun
coûtinférieur,possiblementenraisondecomposantesetd’emballages
différents.
Ainsi,delaperspectivedutitulairedelapropriétéintellectuelleetses
avocats,unesituationd’importationparallèle,c’estl’enfer.Tenterdeprévenir
pardesprocéduresjudiciairesl’importationparallèlecauseetcausera
toujoursdesproblèmes:lesproduitssonttoutàfaitlégitimes,ilyaabsence
decopie.
Lapopularitédel’importationparallèleaconsidérablementaugmentéeau
coursdesdernièresannées.Certainsauteurscroientquelavaleurdes
produitsainsivendusdépassentles10milliarsdedollarsparannéeen
AmériqueduNord.
Lerôledesdroitsdepropriétéintellectuelleafindeprévenirunesituation
d’importationparallèle
Lesmarquesdecommerceetdroitsd’auteurpeuventêtreutiliséspour
prévenirl’importationparallèleetempêcherlacirculationlibredeproduits
portantdetellesmarquesdecommerceouenassociationaveclesquelles
dumatérielprotégépardroitsd’auteurestutilisé,mêmesidetelsproduits
sontlégitimes,enautantquelaprotectionlégaleappropriéeexiste(la
déterminationdel’existencedetelleprotectiondépendd’unecombinaison
defaitsetdedroit).



Audébutdesannées60,lorsquel’importationparallèlen’étaitpasaussi
populairequ’ellel’estactuellement,l’onacruquelapropriétéd’unemarque
decommerceparunesociétécanadienne,danstouslescas,suffiraitpour
prévenirl’importationparallèle.Danslescaslesplussimples,lepropriétaire
delamarquedecommercepourraitprévenirl’importationparallèledeses
produitsenentreprenantdesprocéduresenusurpationdemarquede
commerce.Selonl’article19delaLoisurlesmarquesdecommerce
(1985,
L.R.C.,c.T-13),lepropriétaired’unenregistrementdemarquedecommerce
canadienaledroitexclusifd’utiliserlamarquedecommercepartoutau
Canadaenassociationaveclesmarchandisespourlesquelleslamarqueest
enregistréeetcedroitestusurpéparl’usagenonautorisédelamême
marquedecommerce.
Ainsi,dansl’affaireRemingtonRandLimitedv.TransworldMetalCompany
Limited([1959-60]19FoxP.C.,204),uneinjonctioninterlocutoireaété
accordéeàlademanderesseconsidérantleprincipeci-hautétabli,afinde
prévenirl’importationparallèleauCanadaderasoirsélectriquesen
provenancedesEtats-Unis.Danscetteaffaire,lamarquedecommerceétait
enregistréeaunomdelademanderesse,unesociétécanadienne.La
validitédel’enregistrementn’apasétécontestéeetlesproduitsn’originaient
pasdelademanderesse,maisplutôtd’unesourcecommunedefabrication
situéeauxEtats-Unis.
Sefondantsurlanotiondelabalancedesinconvénients,laCourdevait
déciderqueleconsommateurintéresséseraittrompési,seportantacquéreur
d’unrasoiraméricain,ildevaitdécouvrirparlasuitequecerasoirn’avaitpas
étévenduetn’étaitpasgarantiparlapartiedemanderesseauCanada.
Dansuncastoutàfaitsimilaire,WilkinsonSword(Canada)Limitedv.Juda
([1968]2Ex.C.R.137),uneinjonctionavaitétérefusée,lesenregistrementsde
marquesayantétédéclarésinvalidesparlaCourenraisondumanquede
caractèredistinctifassociéàcesmarquesdecommerce.Lesmarquesde
commerce »WILKINSON »avaientétéutiliséesauCanadapendantplusde40
ansparunesociétéanglaisequiplustard,lesavaientcédéesàsafiliale
canadienneen1965,immédiatementavantqu’uneactionenusurpationde
marquedecommercesoitentreprisecontreunimportateurparallèle.La
Courdevaitconclurequelesmarquesdecommerce,lorsquel’actionfut
entreprise,identifiaientpourleconsommateurcanadienunesourceetune
sourceunique,àsavoirlasociétéanglaise,malgréletransfertde
l’enregistrementeffectuéenfaveurdelasociétécanadienne(voiraussiUlay
CanadaLtd.v.CalstockTradersLtd.([1969-70]42FoxP.C.178).
Lamêmeconclusionaprévaludansl’affaireBrecksSportingGoodsCo.Ltd.v.
Magder([1976]S.C.R.,527).LaCourSuprêmeduCanada,confirmantla



Courfédérale,sectiond’appel,devaitconclurequel’enregistrementdela
marquedecommerce »MEPPS »,propriétédudistributeurcanadiendes
produitsenquestion,enraisondecessionssuccessives,étaitinvalideen
raisondumanquededistinctivitédelamarqueportéeaucertificat,cette
dernièreétanttoujoursassociéeparlesconsommateursintéressésau
fabricantdesproduits,propriétaireoriginaldel’enregistrement.
Touteslesdécisionsci-hautmentionnéessontrelativesàdesmarquesde
commerceconnuesinternationalement.Danstouslescas,lamarqueétait
propriétédelasociétécanadiennes’occupantdeladistributiondesproduits
auCanadasurunebaseexclusiveetdanstouslescasoùlavaliditédu
certificatd’enregistrementprotégeantlamarquedecommerceaété
soulevée,l’enregistrementaétédéclaréinvalideousavaliditéaétémiseen
doute.Danstouslescas,laCourdevaitconclurequelamarqueétait
toujoursassociéeparlepublicconsommateurauCanadaaveclefabricant
étranger,titulaireoriginaldel’enregistrement.
Cettesituationrendaitlavieextrêmementdifficilepourdesdistributeurs
exclusifsprotégésparcontrat,mêmedanslescasoùilsétaienttitulairesde
l’enregistrement.
Ildoitêtrecomprisquenormalement,undistributeurexclusifn’aaucundroit
ouintérêtdanslesmarquesdecommerceoumatérielfaisantl’objetdedroits
d’auteurassociésauxproduitsqu’ildistribue.L’engagementfinancieret
administratifdecesdistributeursestsubstantielpuisqu’ilsontl’obligationde
mainteniruneforcedeventeetdeproduiredumatérielpromotionnelau
Canada,etc.,desdépensesquelesimportateursparallèlesn’ontpasà
supporter.Enfait,cesdistributeursexclusifsétaientextrêmementvulnérables
auximportateursparallèlesquibénéficiaientdelapublicitécanadienneet
mondialefaitepourlesproduitsenquestion.
Etrepropriétairedel’enregistrementd’unemarquedecommerceétant
insuffisant,d’autresmoyensoriginauxontdûêtredéveloppéspourprotéger
lesmarchéslocaux.Undistributeurautoriséatentédesupporterson
interventiondevantlestribunauxsurlathéoriedelaconcurrencedéloyaleet
ledélitdesubstitution(passing-off)pourempêcherl’importationparallèle
lorsquelesfaitsdémontraientquelepublicpouvaitêtretrompéen
acquérantunproduitenpensantquecelui-ciétaitmisenmarchéparun
distributeurautoriséavectouslesavantagesserattachantàceproduitalors
quecen’étaitpaslecas.Ceciaétéqualifiédel’époquedel’actionen
usurpationayantdesramificationsétendues(extendedpassing-offaction).
En1984,dansl’affaireSEIKO,laCourSuprêmeduCanadaalimitéledroit
d’actiondesdistributeursautorisésàl’encontredesimportateursparallèles.
Toutd’abord,laCouraréitéréquelarègleétaitlaconcurrencelibreeta



décidéquetoutetentativederestreindrel’importationparallèleserait
influencéeparladoctrinedel’extinctiondesdroitsou,end’autresmots,
qu’existaitauCanadaledroitderevendredesbiensacquislégalementsurle
marchémondial.Récemment,d’autresdécisionsontétérenduessurlesujet
etserontdiscutéesci-après.
Ladécisiondansl’affaireSEIKO
SeikoTimeCanadaLtd.étaitledistributeurexclusifauCanadadesmontres
« SEIKO »,sansêtrepropriétaireenregistréouusagerautorisédelamarquede
commerce »SEIKO ».LesmontresétaientfabriquéesparK.Hattori&Company
LimitedauJapon,letitulaireenregistrédelamarquedecommerce »SEIKO ».
Leproduitétaitmisenventeàtraverslemondeparlebiaisd’unréseaude
distributioncomposédedistributeursetderevendeursautorisésparcontrat.
SeikoTimeCanadaLtd.étaitundistributeurautorisédesmontres »SEIKO »et
étaitmandatépourchoisirlesrevendeursauCanada,donnerleservice
après-venteetrespecterlagarantiedufabricant.Ladéfenderesse,
ConsumerDistributingCo.Ltd.,n’étaitpasunrevendeurautorisédemontres
« SEIKO ».
Lesproduitsvendusparlesdeuxcompagniesétaientidentiques.Laseule
différencesesituaitauniveaudulivretdegarantiejointauxmontresvendues
parConsumerDistributing,lequelétaitdestinéaumarchéaméricainet
stipulaitquelagarantieneseraitvalidequesidûmentremplieparun
revendeurautorisé.Lademanderesserequéraitl’émissiond’uneinjonction
permanenteafind’interdireàladéfenderessedepubliciseroudevendredes
montres »SEIKO »auCanadaou,alternativement,uneinjonctionpermanente
pourempêcherladéfenderessedesefairepasserpourunrevendeurSeiko
envendantdesmontres »SEIKO »commeétantgarantiesinternationalement.
Lademanderesseréclamaitégalementdesdommages.
EnCourSuprêmedel’Ontario[50C.P.R.(2d)147],ilfutdéterminéquele
produit »SEIKO »comprenaitlamontreelle-même,lelivred’instructions,le
serviceaupointdevente,lagarantiecorrectementcomplétéeparle
revendeurautoriséainsiqueleserviceaprès-vente.Lesmontresvenduespar
ConsumerDistributingétaientannoncéesetvenduescommeétantdes
produits »SEIKO ».Lapartiedéfenderesseétaitdonccoupabled’avoirtrompé
lepublicpuisqu’elleoffraitseulementl’unedesquatrecomposantesdu
« produit ».
LaCourSuprêmedel’Ontariodevaitégalementconclurequel’actionde
CommonLawen »passing-off »s’appliquaitàlaprésenteaffairepourde
nombreusesraisons;ilyafaussesreprésentationspubliquesfaitesparle
commerçantdanslecoursnormaldesaffairesàdesclientspotentiels,ces



faussesreprésentationsétantsusceptiblesdecréerundommageà
l’entrepriseouàl’achalandaged’unautrecommerçant,lequelaentreprisles
procédures.Lejugedevaitaccorder,entreautres,uneinjonction
permanenteenjoignantladéfenderessedecessertoutepublicitéetvente
demontes »SEIKO »auCanadaetdevaitaccorder5000$dedommagesàla
partiedemanderesse.
ConsumerDistributingenaappelédecejugement[60C.P.R.(2d)222].
L’appelaétérejeté,laCourd’appeldevantconclurequelesmotifsdujuge
depremièreinstanceétaientbienfondésetenparticulier,queleproduit
venduparlademanderessen’étaitpassimplementunemontre.
L’affairedevaitfinalementaboutirdevantlaCourSuprêmeduCanada[10
D.L.R.(4th)161].M.leJugeEstey,aunomdelaCour,devaitconclurequela
conduitedelapartiedéfenderessenepouvaitéquivaloiràundélitde
substitution(passing-off)telquececonceptestconnuauCanada,pour
plusieursraisons:
a)Premièrement,desélémentstelsqueleserviceaupointdeventeetle
serviceaprès-venteoffertparSeikoTimeCanadaLtd.parses
revendeursautorisésnepouvaientêtreinclusdansladéfinitionde
« produit ».Lapartiedéfenderessevendaitprécisémentlamême
montre,enprovenancedelamêmesourcequecelledela
demanderesse.
b)Restreindrel’importationparallèledeproduitslégitimespourraitêtre
perçucommeunrestrictionaudroitdelalibreconcurrencedansle
marchéetauraitlesconséquencessuivantes:
.lepublicseverraitnierledroitd’acheterunemontre »SEIKO »
mêmeensachantquecelle-cin’étaitpassupportéeparla
garantiedumanufacturier;
.unmonopoleseraitétabli,similaireàceluiqueconcèdeun
brevetd’invention,saufquecemonopoleseraitpourune
périodedetempsillimitée.
c)Toutetentativederestreindrel’importationparallèleaumoyend’une
marquedecommercedoitêtreinfluencéeparladoctrinede
l’extinctiondesdroits.Unefoisquelesbienslégitimessontvendus
n’importeoùaumonde,ilnepeutyavoirderestrictionsurleurtransfert
enfaisantvaloirdesdroitsdepropriétéintellectuelle.
d)Pourinvoquerladoctrinedudélitdesubstitution(passing-off),ildoity
avoirfaussereprésentationoudéceptionpourlepublicenraisondela



ventedebiensprovenantd’unmarchéparallèle.Dansl’affaireSEIKO,il
n’yavaitaucunefaussereprésentationpuisquelapartiedéfenderesse
s’étaitvuordonnéd’avertirlepublicpardesavisdûmentaffichésaux
pointsdeventeàl’effetqueConsumerDistributingn’étaitpasun
revendeurautoriséetquelesmontresqu’ellevendaitn’étaientpas
garantiesinternationalementparSeikoTimeCanada.
e)Ladéfinitionétenduedel’actionendélitdesubstitution(passing-off)ne
s’appliquaitpaspuisquelesmontresvenduesparConsumerDistributing
n’étaientpasfaussementdécrites,tantSeikoTimeCanadaque
ConsumerDistributingdonnantauxacheteursuneformedegarantie
et,danslesdeuxcas,lamarque »SEIKO »distinguaitlesproduitsdetout
autre.
L’appelfutaccueillietl’injonctionpermanentefutannulée.Cependant,la
CourdevaitnoterqueSeikoTimeCanadan’avaitaucunementtentédefaire
valoirdesdroitsdécoulantd’unemarquedecommerceenregistréeaunom
deK.Hattori&Companyoudesdroitsentantqu’usagerautorisédecette
marque.
Deplus,laCourSuprêmeduCanadan’apasfermélaporte,danstousles
cas,surlapossibilitéderéussiravecuneactionenpassing-offpourprévenir
l’importationparallèle.Dansl’affaireSEIKO,laCouraconcluquelepublicne
pouvaitêtretrompéenraisondesavisaffichésparConsumerDistributing.Le
principeétablidansl’affaireSEIKOaétéappliquédansl’affaireBergeronc.
Babin[(1988)17C.P.R.(3d)73].
Ladécisiondansl’affaireNINTENDO
Telquementionnéprécédemment,laCourSuprêmeduCanada,dans
l’affaireSEIKO,aexpressémenténoncéqu’ilnes’agissaitpasdanscette
affaired’unesituationoùquelquedroitpouvaitdécoulerdel’enregistrement
d’unemarquedecommerceoudelanominationd’unesociétéàtitre
d’usagerautorisédecettemarquedecommerce.LaCourfédéraledu
Canada,sectiondepremièreinstance,aétéappeléeàconsidérerunetelle
situationen1989.Dansl’affaireNINTENDO[(1989)37C.P.R.(3d)358],Mattel
Canadademandaitl’émissiond’uneinjonctioninterlocutoirepourenjoindre
ladéfenderesseGTSAcquisitions,decessertoutecontrefaçondelamarque
decommerce »NINTENDO ».MattelCanadaétaitusagerautorisédes
marques »NINTENDO »etétait,contractuellement,distributeurexclusifdes
produits »NINTENDO »auCanada.Lepropriétaireenregistrédelamarquede
commerce »NINTENDO »étaitunecompagnieaméricaine,ledistributeur
exclusifenAmériqueduNorddesproduits »NINTENDO »fabriquésauJapon
parNintendoCo.Ltd.

Lapartiedemanderesseavaitdépenséaufildesans,plusde20millionsde
dollarspourpromouvoirsesproduitsauCanada,offraitunegarantiecontre
toutdéfautetavaitunservicetéléphoniquepourrépondreàdesquestions.
Lapartiedéfenderesseacommencéen1989àimporterdescassettesvidéo
enprovenancedesEtats-UnispourdistributionauCanada.MattelCanada
entrepritimmédiatementuneactionlorsqu’ellefutinforméequ’unmarché
parallèlesedéveloppaitaupays.
Lesdeuxproduitsétaientidentiquesetfabriquésparlamêmecompagnie,la
seuledifférenceétantqueleproduitaméricainn’étaitdisponiblequedans
l’emballageetaveclefeuilletd’instructionsenlangueanglaiseseulement.La
garantiesurlesproduitsaméricainsnepouvaitêtrerespectéeparMattel
Canadaetcettedernièredevaitexpliqueraupublicqu’ellenepouvaitêtre
tenueresponsablepourquelquedéfautdansleproduitaméricain.Ceci
affectaitsacrédibilitéetsacapacitéd’atteindrelesmontantsdeventes
minimumsqu’elleavaitgarantiscontractuellementàNintendoU.S.
Lapartiedéfenderesse,sefondantsurladécisionSEIKO,prétendaitqu’ilne
pouvaityavoirusurpationdelamarquedecommerce »NINTENDO »puisque
cettedernièreétaitutiliséeenassociationavecdesproduitslégitimes
provenantdesEtats-Unisetmissurlemarchémondialparletitulairedela
marque.
L’affairefutentendueparl’honorableJugeJoyaletcommeils’agissaitd’une
demanded’injonctioninterlocutoire,conformémentauxrèglesdelaCour
fédérale,ildevaittoutd’abordsedemanders’ilyavaitunequestionsérieuse
enlitige.Ildevaitconclurequel’absencedequelquetromperiepourle
publicenraisondelaventedebienslégitimesn’étaitpasunfaitsuffisanten
soipourtrancherlelitigedevantlui.Selonl’honorableJugeJoyal,l’affaire
SEIKOlaissaitlaporteouverteàd’autresconsidérationssiunusagerautorisé
ouletitulairedelamarquedecommerceétaitimpliquédanslesprocédures.
D’autrestests,selonlaCour,devaientêtreconsidéréslorsqu’unequelconque
concurrencedéloyaleétaitsoulevée:
« Accordingtos.-s.49(3)oftheAct[now59(3)]thepermitteduse
ofatrademarkbyaregistereduserhasthesameeffectforall
purposesoftheActastheusethereofbyaregistredowner.I
shouldthingthatprimafacie,suchaprovisionaffordstheplaintiff
someprotection. »[p.36]

LeJugeJoyaldevaitensuiteréférerauparagraphe7(e)delaLoisurles
marquesdecommercequiprévoitquenulnepeutadopterunepratique
commercialecontraireauxhonnêtesusagesindustrielsetcommerciaux
ayantcoursauCanada(M.leJugeJoyalnefitaucuneréférenceàla

décisiondelaCourSuprêmedansl’affaireMcDonaldvsVaportCanadaLtd.
[(1977)2R.C.S.,134],l’affairedanslaquellel’article7(e)aétédeclaréultra
viresdespouvoirsduParlementfédéral.)
LeJugeJoyaldevaitconclure »Asin…theRemingtonRandcase,supra,the
defendantissellingaproductundertheplaintiff’strademarkforwhich
neitherleavenorlicensehasbeenobtained. »,letestrelatifàl’émissiond’une
injonctioninterlocutoiredevantlaCourfédéraleavaitétésatisfait.La
référencedanslacitationci-hautàlamarquedecommercedelapartie
demanderesseestclairementincorrecte,lapartiedemanderessedans
l’affaireNINTENDOn’étantqu’unusagerautorisé.Commenousl’avonsvuci-
hautdansl’affaireREMINGTONRAND,lapartiedemanderesseétaittitulaire
del’enregistrementauCanada.
Ilestextrêmementdifficilederéconciliercettedécisionaveclesdécisions
antérieuressurlesujet:
a)Alapage362[27C.P.R.(3d)],leJugeJoyaldevaitconclure:
« IftheactionbeforemewerebytheowneroftheNintendomarkandif
theonlyevidencebethatthedefendantissellingaNintendoproduct
coveredbythetrademark,therewouldbenocasefortheowner.It
wouldbesomewhatridiculoustoassertinfringementorpassingoff
whenthedefendantisdealingwiththeowner’sownwares.There
cannotbe,insuchcircumstances,anydeception. »

Plustard,ildevaitajouter:
« Accordingtos.-s.49(3)oftheAct,thepermitteduseofatrademark
byaregistereduserhasthesameeffectforallpurposesoftheActas
theusethereofbyaregistredowner. »

Considérantcequiprécède,unusagerautorisénepeutêtredansune
meilleurepositiondevantlestribunauxlorsqu’ilfaitfaceàunproblème
d’importationparallèle,queletitulairedel’enregistrement.Ayantconcluque
letitulaireenregistrédelamarquen’auraitaucundroitd’actionsilaseule
preuvedisponibleétaitcellequelapartiedéfenderessevendaitdesproduits
NINTENDOlégitimes,telsqueportésaucertificatd’enregistrement,ilnepeuty
avoirquelquedroitd’actionpourunusagerautorisé.
L’article50(3)delaLoin’aaucunepertinencelorsquelasituationsousétude
concernedesproduitslégitimesvenduspardestiers.Ilesttoutaussiridicule
pourunusagerautorisé »…toassertinfringementorpassingoffwhenthe
defendantisdealingwiththeowner’sownwares ».Lesdroitsd’unusager



autorisénepeuventêtreusurpéssilesdroitsdutitulairedel’enregistrement,
considérantlesmêmesfaits,nelesontpas.

b)LeJugeJoyaln’auraitpasdûaccorderl’injonctionsurlabasedela
concurrencedéloyaleenl’absenced’uneconclusiondefaitssurune
quelconquepratiquedelapartiedéfenderessecausantdelaconfusionou
delatromperie.L’importationparallèlecommetelle,telqu’enadécidéla
CourSuprêmedansl’affaireSEIKO,neconstituepasdelaconcurrence
déloyale.
c)LeJugeJoyaldevaitaussiconclurequelaLoisurlesmarquesde
commercenepeutprotégerdesactivitésillégales.Pourêtreillégale,une
activitédoitêtrecontraireàlaloi.LeJugeJoyalabasécettepartiedesa
décisionsurl’article7(e)delaLoi,lequelaétédéclaréinconstitutionnelen
1977.
Ils’agitbiensûrd’unedécisioninterlocutoire.Lesusagersautorisésagissantà
titrededistributeursexclusifsauCanadanedevraientpasespérerquecette
décisionferajurisprudenceetseraultérieurementsuivielorsquedetelles
situationsserontconsidéréesaumérite.
LadécisiondanslesaffairesHEINZetNESTLE
Deuxdécisionssurdesrequêtesinterlocutoiresimportantessurlesujetde
l’importationparallèleontétérenduesparlaCourfédérale,sectionde
premièreinstance,enfévrieretjuillet1991.Lesdeuxdécisionsconcernaient
certainesactivitésdelapartiedéfenderesseEDANFOODSSALESINC.,un
importateurparallèle.Lejugementdanslapremièreaffaireaétérendule13
février1991(H.G.HeinzCompanyofCanadaLtd.v.EdanFoodsSalesInc.
[(1991)35C.P.R.(3d)213],unjugementdel’honorableJugeCullendela
CourfédéraleduCanada,sectiondepremièreinstance.
HeinzCanadademandaitl’émissiond’uneinjonctioninterlocutoireafin
d’empêcherEdanFoodsd’usurperlesdroitsrattachésàlamarquede
commerce »HEINZ »pourducatchup,enimportantauCanadaducatchup
produitparHeinzU.S.,lasociétémèredeHeinzCanada.Lesmarquesde
commerce »HEINZ »avaientétéutiliséesauCanadaparlacompagnie
américainede1909à1940,dateàlaquelleellesfurentcédéesàHeinz
Canada,lorsquecelle-cifutincorporée.
Depuislors,HeinzCanadafaisaitlapromotiondesonproprecatchupfaitau
Canada,conformémentauxpréférenceetgoûtdesconsommateurs



canadiens.L’empaquetageétaitconçuspécifiquementpourlemarché
canadien.
Encoreunefois,commeils’agissaitd’unedemanded’injonction
interlocutoire,leJugeCullenn’avaitqu’àdécidersilademanderesseavait
démontréqu’ilyavaitunequestionsérieuseenlitigeetensuiteconsidérerles
dommagesirréparablesetlabalancedesinconvients.
LaCourdevaitconclurequ’ilyavaitunequestionsérieuseàêtredécidée,se
fondantsurlesarticles19,20et6delaLoisurlesmarquesdecommerce
.La
demanderesseétaittitulaired’unemarquedecommerceenregistréeetune
présomptiond’usurpationexistesiunepersonnenonautoriséeparletitulaire
delamarqueutilisecelle-cidefaçonàcréerdelaconfusion,telquedéfini
parl’article6delaLoi.
Pourconclurecommeill’afait,l’honorableJugeCullenn’avaitaucunement
àconsidérerlesargumentstraditionnelssoulevésparlesimportateurs
parallèles.Danssadécision,ilabrièvementfaitréférenceauxcirconstances
particulièrescrééesparunesituationd’importationparallèleetdevait
conclurequelaprésenteaffaireétaittoutàfaitidentiquedanslesfaitsàla
situationexistantdansledossierRemingtonRandauquelréférenceaété
faiteci-haut.Ilaégalementcité,avecapprobation,l’affaireMattelCanada
sanstoutefoisladiscuter.
LedeuxièmedossierconcernaitNestleEnterprisesLimitedv.EdanFoodsSales
Ltd.[(1991)37C.P.R.(3d)480],unedécisiondel’honorableJugeBarryStrayer,
endatedu31juillet1991.NestleEnterprisesétaitusagerautorisédela
marquedecommerce »NESCAFE »auCanadaetadéposéunerequêteen
injonctioninterlocutoirefondéesurl’article7(b)delaLoisurlesmarquesde
commercecontrelapartiedéfenderessepourempêchertouteimportation
decaféinstantanéappelé »MOUNTAINBLEND »venduenassociationavecla
marquedecommerce »NESCAFE »dansuncontenantayantuncouvercle
cylindrique,virtuellementidentiqueàceuxutilisésparlademanderesse.
MêmesiNestleEnterprisesavaitalléguédanssesprocéduresl’usurpationde
sesdroitsexclusifsluiéchéantenvertudesonstatutd’usagerautorisédes
marquesdecommerce »NESCAFE »,lademanded’injonctionn’étaitfondée
quesurl’article7delaLoi(délitdesubstitution).
Danscedossier,l’injonctioninterlocutoireaétérefuséepourplusieursraisons.
Toutd’abord,NestleEnterprisesavaitlaissés’écoulerunepériodedetemps
assezlongueavantd’entreprendresesprocéduresetainsinepouvait
démontrerqu’ellesubissaitdesdommagesirréparablessilapartie
défenderessecontinuaitàvendrelecafé »MOUNTAINBLEND »auCanada.
(Cettepartiedeladécision,nonpertinentepourlesfinsdelaprésente
discussion,estbaséesurladécisiondelaCourfédéraled’appel,datéedu8



mai1991dansl’affaireNovopharmLtd.v.Syntex,oùilavaitétéconclu
qu’alléguerl’usurpationd’unemarquedecommerceenregistréen’estpas
suffisantensoipourétablirdesdommagesirréparables.Dansleprésent
dossier,lapartiedemanderessen’étaitmêmepastitulaireenregistrédela
marquedecommerce.)
LeJugeStrayeradistinguéladécisionduJugeCullendansl’affaireHEINZen
raisondufaitquedanscettedernièreaffaire,lapartiedemanderesseétait
titulaireenregistrédelamarquedecommerce.Ildevaitaussiconclureque
lesétiquettessurlesproduitsétaientsuffisammentdifférentespourempêcher
touteconfusion.L’honorableJugeStrayer,mêmes’ildevaitdéciderd’une
affaireconcernantunusagerautorisé,n’afaitaucuneréférenceàla
décisionrenduedansledossierNINTENDOparleJugeJoyal.
Aucunedécisionaumériten’aétérenduedansl’unoul’autredesdossiers
discutésci-haut.HeinzCanadadevraitréussirdanssonaction.Ellefut
propriétairedelamarquedecommerce »HEINZ »auCanadapendantune
périodedeplusde50ansetsesproduitssont »canadienisés »(promotion,
publicité,contenantetcontenu).EdanFoodsauraitdeladifficultéà
démontrerquelamarquedecommerce »HEINZ »n’estpasdistinctivedes
produitsdelacompagniecanadienne.Surcettebase,lesdécisionsdansles
affairesWilkinsonSwordetBrecksSportingGoodspeuventclairementêtre
distinguées.
LasituationdansNestleEnterprisesestclairementdifférente.Telque
mentionnéencommentantladécisionrenduedansNINTENDO,ilestdifficile
deconcevoircommentlaCourpourraitconclureàusurpationdesdroits
découlantd’unenregistrementàtitred’usagerautorisélorsqu’aucune
usurpationdesdroitsdutitulairedel’enregistrementn’estpossible.Les
conclusionsendélitdesubstitutionnepeuventréussirenl’absencede
tromperieparl’importateurparallèle,conformémentàladécisiondelaCour
SuprêmeduCanadadansl’affaireSEIKO.
Unsommairedecequiprécèdenouspermetdeconclurequelaseule
solutionpossiblepourprévenirl’importationparallèleauCanadadebiens
légitimesrésidedansl’établissementrapided’uneopérationcanadienne
séparéeetindépendante,s’occupantexclusivementdelafabricationetde
ladistributiondesproduitsdansleterritoirecanadienetcompriscommetels
parlesconsommateurscanadiens,letoutafindeprotégerlecaractère
distinctifdelamarquedecommerce.Dansdetellescirconstances,
l’opérationcanadienne,préférablementdèsledébutouaussitôtque
possiblelorsquelemarchémondiallejustifie,devraitdevenirtitulaire
enregistrédelamarquedecommerceendéposantunedemande
d’enregistrementouparlebiaisd’unecessiondelamarqueainsiquede
l’achalandagequis’yrattache.



Descontratsdedistributionexclusiveetd’usagerautorisécréeronttoujours
desproblèmeslorsqu’uneinterventiondirecteestnécessairepourprévenir
l’importationparallèledeproduitslégalementmisenmarchéàl’étranger
aveclamarquedecommercedutitulaire.
Lesdroitsdutitulairedelamarquedecommercedevraientêtrereconnus
lorsqu’unquelconquedegréd’indépendanceàl’égarddelamaisonmère
étrangèreestdémontréetqu’unachalandagecanadienpourlamarquede
commerceexistedanslesfaits.L’absencedecaractèredistinctifdela
marquedecommercepeuttoujoursêtresoulevéeetpeutêtredémontréesi
lamarqueaétérécemmentcédée,simplementpourpermettreàlafiliale
canadiennedecommencerlesprocéduresetspécifiquementdanslebutde
protégerleterritoirecontrel’importationparallèle.
Conclusion
L’incertitudejurisprudentiellequecréeunesituationd’importationparallèle
dansunpaystelleCanadaoùlarègleestlalibreconcurrenceetle
monopolel’exception,devraitprobablementfairel’objetd’intervention
législative.Enl’absencederèglesprécises,applicablesàtousetentoutes
situations,onpeuts’attendreàcequelesprochainesdécisions,toutcomme
lesdécisionsantérieures,soientbaséessurunedéterminationparlaCourde
cequiluisembleéquitableouinéquitableenraisondefaitsparticuliersetde
tellesdécisionspeuventdonnerlieuàdesconclusionscontradictoiressurle
sujet.



ROBIC,ungrouped’avocatsetd’agentsdebrevetsetdemarquesdecommercevoué
depuis1892àlaprotectionetàlavalorisationdelapropriétéintellectuelledanstousles
domaines:brevets,dessinsindustrielsetmodèlesutilitaires;marquesdecommerce,marques
decertificationetappellationsd’origine;droitsd’auteur,propriétélittéraireetartistique,droits
voisinsetdel’artisteinterprète;informatique,logicielsetcircuitsintégrés;biotechnologies,
pharmaceutiquesetobtentionsvégétales;secretsdecommerce,know-howet
concurrence;licences,franchisesettransfertsdetechnologies;commerceélectronique,
distributionetdroitdesaffaires;marquage,publicitéetétiquetage;poursuite,litigeet
arbitrage;vérificationdiligenteetaudit;etce,tantauCanadaqu’ailleursdanslemonde.La
maîtrisedesintangibles.
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protectionandthevalorizationofallfieldsofintellectualproperty:patents,industrialdesigns
andutilitypatents;trademarks,certificationmarksandindicationsoforigin;copyrightand
entertainmentlaw,artistsandperformers,neighbouringrights;computer,softwareand
integratedcircuits;biotechnologies,pharmaceuticalsandplantbreeders;tradesecrets,
know-how,competitionandanti-trust;licensing,franchisingandtechnologytransfers;e-
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