Les spécificités de l’invention dans le domaine de la biotechnologie



LESSPÉCIFICITÉSDEL’INVENTIONDANSLEDOMAINEDELABIOTECHNOLOGIE

par
ThierryOrlhac
*
LEGERROBICRICHARD,avocats
ROBIC,agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce
CentreCDPCapital
1001Square-Victoria–BlocE-8
eétage
Montréal(Québec)H2Z2B7
Tél:514-987-6242-Fax:514-845-7874
info@robic.com–www.robic.ca
INTRODUCTION
Commetoutspécialisteenpropriétéindustriellelesait,lesLoissurlesbrevets
envigueurpratiquementdanstouslespaysdumondestipulentqu’une
« invention »n’estbrevetablequesielleprésenteuneutilité,ceciimpliquant
biensûrqu’ellesoit »opérante »lorsqu’onl’utilise.L’inventiondoitégalement
êtrenouvelle,etceàl’échellemondiale,etprésenterunecertaineforme
d’originalitéoudenon-évidenceparrapportàl’étatdelatechniqueau
momentoùelleaétéconçueouquandlademandedebrevetaété
déposée,selonletypedeLoienvigueur(systèmedupremierinventeuroudu
premierdéposant).Enoutre,lebrevetétant,enDroit,uneformedecontrat
passéentrel’inventeurousonayant-droitetleGouvernementquiestprêtà
accorderunmonopoletemporaireàl’inventeurenrécompensedeses
recherchesmaisàlaconditionexpressequ’ilexpliqueendétailcomment
fonctionnesoninventionetcommentonpeutlareproduiredefaçonàce
quetouspuissentenbénéficierunefoislebrevetexpiré,uneinventionnese
verraprotégéequesielleestdécritedefaçonsuffisammentclaireetprécise
danslemémoiredescriptifdubrevetpourêtreaisémentcompriseetlecas
échéantreproduiteoumiseenoeuvrepardestiers.
Lorsquel’inventionestunestructuremécanique,uncircuitélectriqueouun
produitchimiqueobtenuparsynthèseselonuneréactionconnueàpartirde
produitsdebaseégalementconnus,iln’yabiensûraucunproblèmeà
s’assurerquetouteslesconditionsnécessairesàlabrevetabilitésoient
remplies(utilité,nouveauté,originalitéetsuffisancededescription).Iln’ya



















































LÉGERROBICRICHARD,1993.
*Agentdebrevets,ThierryOrlhacestl’undesassociésprincipauxducabinetd’agentsde
brevetsetdemarquesdecommerceROBIC,s.e.n.c.auquelestassociélecabinetd’avocats
LEGERROBICRICHARD,s.e.n.c.Uneversiondecedocumentaétépubliéà(1993),10
CanadianIntellectualPropertyReview57-68.Cedocumentseveutd’informationgénérale
etnereflètepasnécessairementlesopinionsdesonauteuroudesmembresdesonCabinet
etneprétendpasnonplusexposerl’étatcompletdudroit.Publication111.



pasnonplusdeproblèmepourletitulairedubrevetàfairevaloirsesdroitsde
propriété,àl’aided’uneinjonctionpourfairestopperunefabrication,une
vente,unusageouuneimportationnonautorisée.
Ceciesttoutefoisbeaucoupmoinssimplelorsquel’inventionestdansle
domainedelabiotechnologie.
L’INVENTIONENBIOTECHNOLOGIE
Avantd’allerplusloin,ilconvientbiensûrdecommenceràdéfinircequel’on
entendpar »invention »dansledomainedelabiotechnologie.
Dansl’exposéquisuit,lemot »invention »telquenousl’avonsutilisé,désigne
nonseulementlesinventionsausensdelaLoisurlesbrevetsmaisaussiles
autresinnovationsoucréationsprotégeablesaumoyend’autrestitresde
propriétéindustrielle,commeceuxdélivrésenvertudelaLoisurlaProtection
desobtentionsvégétales.
Cesinventionspeuvent,selonnous,seclasserdansdeuxcatégories
distinctes,selonqu’ellesserapportentàdelamatièreinerteoudelamatière
vivante.Dansl’unetl’autrecas,l’inventionpeutrésiderdanslamatièreelle-
même,danssapréparationouencoredanssonusage.
Àtitred’exemplesnonlimitatifsd’inventionsassimiléesàlamatièreinertedans
cedomaine,onpeutciterdesfragmentsd’ADNoud’ARN,desgèneset
antigènes,desplasmides,desprotéines(enzymes,hormones,anticorps,…).
Depuistoujours,cesinventionsassimiléesàdelamatièreinerteontété
considéréescommebrevetables,commelesontn’importequelles
substanceschimiques,avecbiensûrlesmêmesrestrictionsquipouvaient
s’appliquerdansletempsauCanadaetactuellementencoredanscertains
pays,notammenthispaniques,lorsquecessubstanceschimiquessont
destinéesàl’alimentationoulamédication.
Atitred’exemplesnonlimitatifsd’inventionsassimiléesàdelamatière
vivante,onpeutciterdenouvellessouchesmicrobiologiquesobtenuespar
croisementouhybridation,descelluleshybrides,descellulesayantsubila
« microinjection »d’ungèneetmême,auxÉtats-UnisetenEurope,desplantes
etdesanimauxtransgéniques.
Contrairementauxinventionsvisantdelamatièreinerte,cellesvisantdela
matièrevivanten’ontpastoujoursétéconsidéréescommebrevetablesen
soi,mêmedanslespayslespluslibérauxàcetégard.



Àcesujet,onpeutseréféreraubrefrappelhistoriquedonnédansl’article
publiéilyaquelquesmoisparleprésentauteurdanslamêmerevue(voirvol.
9,no
2,p.139,janvier1993).
AuCanada,ilestactuellementadmisparnotreBureaudesbrevetsqueles
nouvellesformesdevieunicellulaires(bactéries,levures,…)sontbrevetablessi
ellesrespectentlesexigencestraditionnellesenmatièredebrevet,incluant
nouveauté,utilité,reproductibilitéetsuffisancededescriptionquantàleur
obtention.Toutefois,lamatièrevivantepluricellulaireestactuellement
considéréecommenonbrevetable,dumoinsparnotreBureaudesbrevets,
bienquesurcepoint,ilaitétéadmisparnotreCourSuprêmedansl’affaire
PIONEERHI-BREDquelefaitqu’uneinventionapourobjetdelamatière
vivantenerendpascelle-cinonbrevetableentantquetelle,siellesatisfaità
touteslesautresexigencesdelaLoi.
Cecinousamèneàdiscuterdesproblèmesqueces »exigences
traditionnelles »posentdansledomainedelabiotechnologie.
SUFFISANCEDEDESCRIPTION
Enbiotechnologie,unpremierproblèmequiseposeconcerneladescription
del’invention,quisedoitd’êtresuffisammentclaireetprécisepourpermettre
àun »Hommedemétier »delareproduire.S’ilestfacilededécrireunepièce
mécaniqueouunemoléculechimiqueetlafaçondontonpeutlesfabriquer
ousynthétiser,ilestbeaucoupmoinsfacilededécrirelastructured’ungène,
d’unplasmideoud’uneprotéinecomprenantdesmilliersd’atomesayantune
répartitionspatialetrèscomplexe,etdontsouventonneconnaîtque
certainesfonctionsoupropriétés.Etilnes’agitlàquedematièresinertes
mêmesiellesontuneactivitébiologique.Onpeutdoncimaginerla
complexitéqu’ilpeutyavoiràdécrireunorganismevivantmême
microscopique,commeunebactérie,sansparlerdesespècessupérieures.
Unefaçonconnueetacceptéedesolutionnerceproblèmeestdedéfinir
cesinventionsparleursfonctionsoupropriétésouparlafaçondontellessont
obtenues.Maislàencore,cettesolutionn’estpassimpleenbiotechnologie
carlasynthèsed’unemoléculetrèscomplexecommecelled’ungèneou
d’uneprotéineestsujetteàdenombreuximpondérablescomptetenudu
nombredesitespossiblesoùdesréactionspeuventavoirlieulelongdela
moléculeenformation.Unetellesynthèseestdoncbeaucoupmoins
« prévisible »etreproductiblequ’unesynthèsechimiquenormale.
Demême,laformationdenouveauxorganismesvivantsàpartird’autres
organismesvivantsestsouventaléatoireàcausedechangementsou
mutationsquipeuventsurveniraucoursdutemps.Ainsi,parexemple,on



peutdéfinirunenouvellesouchebactériologiqueenexpliquantlafaçon
dontonl’aobtenueàpartird’unesoucheoriginaledonnée.Maisqu’arrive-t-il
silasoucheoriginalen’estplusdisponibleparcequ’elleasubiun
changementouunemutation?
Enplus,mêmeenconnaissantlesLoisdeMendelsurl’héréditéeten
procédantparreproductionsélectivesuccessible,i.e.parhybridationou
croisement,onn’estjamaisréellementcertaind’aboutiraumêmerésultat
qu’unautreprocédantdesoncôtéàlamêmesélection.Cecaractère
aléatoiredûàuncertaindegrédehasardetdechanceaétéretenuparle
JugePRATTEdelaCourd’AppelduCanadadansladécisionPIONEERHI-
BRED-c.-LECOMMISSAIREDESBREVETSrendueen1987(11C.I.P.R.165),
commeunmotifd’insuffisancedumémoiredescriptifd’unedemandede
brevetvisantunenouvellevariétédesojacultivéeparvoienaturellemais
issueducroisementartificieldetroisvariétésconnues.
Pourtenterdesolutionnerceproblème,ilaétéproposédeprocéderau
dépôtdessouchesdemicroorganismesoudesvariétésvégétalesdansdes
« Organismesrécepteurs »ou »Collectionsdeculture »quisechargentdeles
conserveretlesrendreaccessiblesàtoussurdemande.Cettesolutionest
acceptéedansdenombreuxpaysetfaitl’objetd’unTraitéinternational
connusouslenomdeTraitédeBudapest.LeCanadan’esttoutefoispas
membredeceTraitéetleJugePRATTEencore,dansladécisionci-dessus
mentionnée,ajugéquecontrairementàcequ’avaitaffirméquelques
annéesauparavantlaCommissiond’AppelduBureaudesbrevetsdu
Canada,ledépôtd’unesouchedansunebanquedecultureéquivalaità
utiliserl’inventionelle-mêmepourlareproduireetdelànerendaitpasla
descriptionsuffisanteausensdel’Article34(1)delaLoisurlesbrevetsdansla
mesureoùuntiersn’ayantpasaccèsàl’inventionneseraitpasalorscapable
delareproduirerienqu’àlalecturedubrevet.LaCourSuprêmedansson
arrêtrendudanslamêmeaffaireen1989(25C.I.P.R.1)nes’estpasobjectée
àcetteaffirmationetl’amêmemaintenue,leJugeLAMERaffirmantque:
« Lelibellédel’article34(1)nesouffred’aucuneambiguïté:
l’inventeurdoitdécrirenonseulementcommentl’inventionpeut
êtreutiliséemaisaussicommentuntierspeutlaconfectionner;
nullepartn’ymentionne-t-onqueleseuldépôtd’unéchantillon
del’inventionrépondraàl’exigencedeladivulgation.
Mêmes’ilestvraiquelescompétiteurspourrontainsiseprocurer
cettenouvellevariétéetl’exploitercommercialementpourune
fractionducoûtoriginal
défrayéparl’appelante,leseuldépôtdelagraineneseraitpas
conformeaudroitenlamatière.Ilsepourraitquedanscertaines



circonstancesledépôtpuissecontribueràcompléterla
description;jen’éliminepascettepossibilitémaisnelatrouvepas
applicableaucassousétude ».
Disonsdoncque,danscedomaine,noussommesauCanadatrèsenretard
surnosprincipauxpartenaireséconomiques,commelesaméricains,
européensetjaponais,quireconnaissentdetelsdépôtsdesouches.
Toutefois,dansl’Article41duprojetdeLoiS-17améliorantleslégislations
relativesàlapropriétéintellectuellequisetrouveactuellementdevantle
Sénatcanadien,ilestprévud’ajouteràlaLoisurlesbrevetsunnouvelarticle
38.1spécifiantquesilemémoiredescriptifd’unbrevetfaitréférenceau
dépôtd’unesouchedansuneCollectiondecultureouunorganisme
dépositaire,cedépôtdevraêtreprisencomptepourdéterminersile
mémoiredescriptifestsuffisantausensdelaLoi.End’autresmots,cedépôt
seraconsidérécommeunedescriptionsuffisantedecettesouche.Sicette
modificationestacceptée,leCanadapourraitalorsratifierleTraitéde
Budapestetainsi »rejoindre »sesprincipauxpartenaireséconomiquesdansce
domaine.
STABILITÉETHOMOGÉNÉÏTÉ
Unautreproblèmespécifiqueauxinventionsdansledomainedela
biotechnologieestlefaitdéjàmentionnéquelamatièrevivanteala
capacitédesereproduireetestdoncsujetteàdesrisquesdechangement
oudemutationpastoujoursvouluoudésiré,contrairementauxautres
inventionsplus »traditionnelles ».
Sionpeutaffirmerqu’unesouchedonnéed’unmicroorganismeatelleou
tellepropriétéetpeutserviràtelusage,ceciest-ilvraiaucoursdutemps,
notammentsilasoucheestsujetteàdeschangementsoudesmutations
« spontanés »?Lasouchemutanteobtenuepeutêtresimilaireetparfois
mêmeindistinguabledelasouche-mèremaisaura-t-elleforcémentles
mêmespropriétésquecettesouche-mère?Habituellementnon.
Ilenrésultequ’uneinventionconsidéréecommebrevetableetpouvantavoir
étévalidementbrevetéedufaitqu’ellepossédaituneutilitédonnéeàla
périodeoùlebrevetaétédéposé,peutsoudainementneplussatisfaireà
touteslesconditionsexigéesdebrevetabilitéparcequ’àcaused’une
mutation,ellen’aplusd’utilité.
Uneinventionbiologiqueneseradoncbrevetableouautrement
protégeablecomme,parexemple,aumoyend’uncertificatdeprotection
d’obtentionvégétale,quesielleeststableethomogèneou,end’autres



mots,prévisible,l’absenced’unetelleprévisibilitérendantl’inventionnonutile
etdelànonbrevetable.
CARACTÈREDISTINCTIF
Encoreunautreproblèmespécifiqueauxinventionsdansledomainedela
biotechnologieestlafaçondontonpeutdistinguerlesnouveauxproduits
biologiquesobtenusparhybridation,recombinaisonousynthèse,deceux
existantàl’étatnaturel.
Danslecasparticulierdesinventionsbiologiques,ceproblèmede
« distinctivité »seposeauniveaudelaformeetauniveaudufond(le
néologisme »distinctivité »noussembleplusappropriéiciquelemot
« distinction »dontl’usagenoussemblequelquepeucomiquelorsqu’on
l’associeàunebactérieouuneplante!).
A-Problèmedeforme
Ladistinctivitédel’inventiondansledomainedelabiotechnologiesepose
toutd’aborddupointdevueforme,comptetenudufaitqu’ilestbeaucoup
plusdifficiledanscedomainededécriredefaçonréellementprécisela
structuredelaplupartdesinventionsquiysontfaites,parcequecette
structureestinconnueou,tellementcomplexequ’ellenepeutêtredécriteen
motsouêtreillustréeavecdesdessins.Commenteneffetdécrireenmotsla
structureinterned’unenouvelleespècevégétaleouanimale,mêmelorsque
cetteespèceestinférieure.Àcesujet,onpeutpenseràlalonguedispute
récemmentrégléeàl’amiableentrelesprofesseursGALLOetMONTAGNIER
ausujetdelapremièreisolationduvirusduSIDAetl’utilisationdecetisolat
pourlafabricationdetroussesdedétectionduSIDA,leprofesseur
MONTAGNIERprétendantqueleprofesseurGALLOluiavait »volé »sonisolatet
cedernierprétendantquesonisolatétaitdifférentdeplusieursnucléotides
deceluiduprofesseurMONTAGNIER(onparlaiticid’unecinquantainede
nucléotidesdifférentsparrapportà10000aumoinsdanslevirus).
Unefaçonconnuedecontournercettedifficultéquel’onrencontreparfois
enchimie,consisteàdéfinirleproduitquel’onchercheàprotégerense
référantàsonprocédédepréparationouenénumérantsescaractéristiques
physiquesousespropriétés.Lapremièredecesdeuxsolutionsatoutefois
l’inconvénientd’êtrelimitative,lestribunauxdecertainspays,notammenten
Europe,considérantqu’iln’yacontrefaçonduproduitainsibrevetéquesile
produitcontrefaisantaétépréparédelamêmefaçon.Oncomprendraici
quececipeutêtredramatiquenotammentlorsquel’inventionprotégéeest
capabledesereproduire,carlebrevetalorsnecouvriraquelapremière



génération,i.e.celleproduiteàl’aideduprocédéutilisépourlacréer,etpas
lesgénérationssubséquentesobtenuesparunautreprocédé,i.e.parauto-
reproduction.Lasecondesolutionaégalementl’inconvénientd’êtreparfois
trèssubjectiveetrisquéelorsqu’onl’appliqueenbiologiepuisqu’onsetrouve
souventàdéfinirlescaractéristiquesmorphologiquesouphysiologiquesoules
propriétésdunouveauproduitenseréférantàcellesd’autresproduits
analogues.Ainsi,lasimplerécitationdufaitqu’uneséquenced’ADN
nouvellementsynthétiséeestcapabledecoderuneprotéinedonnée,suffira-
t-elleàdistinguercetteséquencedecelleexistantàl’étatnaturel,sansdoute
sousuneformepluscomplexe,commeparexemplecoupléeàd’autres
séquences,maiscapabledumêmecodage.Etquediredelasubjectivité
quepeutavoirladescriptiondescaractéristiquesd’unenouvellevariété
végétale,comme,parexemple,unenouvellevariétédelaitue:plusverte
quelesautres,plusrésistanteaugelouauxinsectes,pluscroquantesousla
dent,etc…
B-Problèmedefond
Ceproblèmededistinctivitéseposeégalementdupointdevuefond,etce
àdeuxniveaux,àsavoir:
-d’unepart,auniveaudel’obtentiondudroit,puisqu’uneinventionpourêtre
protégeablesedoitd’êtrenouvelleetoriginaleetdoncdistinctedecequi
existedéjà;et
-d’autrepart,auniveaudeladéfensedudroit,puisqu’uneinventionnepeut
êtrecontrefaitequesileproduitcontrefaisantestunecopieàl’identiqueou
uneimitation(i.e.unecopienonidentiquemaisnondistincte)decequiest
protégé.
a)problèmeauniveaudel’obtentiondudroit
Aupremierdecesdeuxniveaux,iln’yaaucundoutequ’unesubstance
nouvellementsynthétiséeetsanséquivalent »naturel »,unenouvelleprotéine
parexemple,esttoutàfaitdistincteetdoncbrevetable,pourvuebiensûr
qu’elleaitunequelconqueutilité.
Iln’yaégalementaucundoutequelanouvellesynthèsed’unesubstance
naturellenerendrapaslasubstanceobtenuedistinctedecelleexistantà
l’étatnaturel,silesdeuxsontabsolumentidentiquesdupointdevue
caractéristiquesoupropriétés,etcemêmesicettenouvellesynthèse
présentedenombreuxavantages.Ilesteneffetdejurisprudenceconstante
danslaplupartdespays,quel’onnepeutobteniruneprotectionsurun

produitsicelui-ciexistedéjàdanslanatureetcemêmesileproduitnaturel
estnouvellementdécouvertoun’ajamaisétéisolé.Ainsi,auCanada,dans
ladécisionHOFFMANLAROCHE-c.-LECOMMISSAIREDESBREVETSrendueen
1955(23C.P.R.1),ilaétéjugéparlaCourSuprêmequelanouveautéd’un
procédédepréparation,d’extractionoud’isolationd’unproduitconnune
confèrepas »automatiquement »delanouveautéauproduitobtenuetne
renddoncpasceproduitconnubrevetable.Ainsi,unenouvellefaçonde
synthétiserunehormoneconnuenerendrapascelle-cibrevetable,etce
mêmesileprocédéutiliséesttrèsefficace.Enfait,seulcedernierpourraêtre
validementprotégé.
Qu’enest-iltoutefoisd’unesubstanceexistantdéjàdanslanature,quel’ona
isoléeouquel’onaréussiàextraireouproduired’uneautrefaçon,etqui
possèdeunepuretéouunestructurephysiquepropre,jamaisobtenue
auparavant.Surlabasedelajurisprudenceactuelle,cettesubstance
nouvellementextraiteousynthétiséenesedistinguerasuffisammentdecelle
existantepourêtrebrevetablequesisapuretéousastructurephysique
propreluiassurentdescaractéristiquesoupropriétésdifférentes(unepureté
jamaisatteinten’estpassuffisanteàelleseuleàrendreuneinvention
brevetable-cf.exparteGRAY,10USPQ2,1922).Onretombecependantici
surlesdifficultésdeformeprécédemmentmentionnées,puisqu’ilconvient
alorsdedéfinirdefaçondistinctecescaractéristiquesoupropriétésetque,
selonlafaçondontceciserafait,onpourraenarriveràdesconclusions
différentes.
Àcesujet,onpeutmentionnerdeuxdécisionsquiontétérenduesàquelque
tempsd’intervalleenAngleterreetauxÉtats-Unisdansl’affaireGENENTECH
INC.-c.-THEWELLCOMEFOUNDATIONLTD.,ausujetdelabrevetabilitéd’une
protéinenaturellepurifiéeconnuesousl’abréviationdet-PA(tissue
plasminogenactivator).Cetteprotéinequisetrouveàl’étatnatureldansle
corpshumain,alapropriétéd’activerlaformationd’uneprotéineconnue
souslenomdeplasminequiaelle-mêmelapropriétédedissoudrelescaillots
sanguins.Lat-PApeutdoncêtreemployéelorsdecrisescardiaquesoupour
prévenirdetellescriseschezlespersonnesfaisantdel’artériosclérose.En
Angleterre,lesrevendicationsdeproduitetmêmecellesdeproduit-par-le-
procédéontétéannuléesparleTribunaldepremièreinstance([1987]R.P.C.
553).Ladécisionaétémaintenueenappeletfaitactuellementl’objetd’un
pourvoi.AuxÉtats-Unis,lesrevendicationsdeproduitquiavaientété
formuléesdefaçontrèsdifférente(voirNote1)ontétéjugéesvalides
(décisionpubliéeen1990-14USPQ2d1363-confirméeparlaCourdu
DistrictduDelawaredansunedécisionnonencorepubliéedu15juillet1992).
Qu’enest-ilégalementdesproduitsdesecondeoutroisièmegénérations,ou
encoredes »analogues »,i.e.desproduitsdérivésd’unproduitexistantsuiteà
desmodificationsstructurellesqu’onaapportéesàcedernierenvuede

l’améliorer.Silesmodificationsstructurellessontmajeuresdanslespropriétés
duproduit,onpourraconsidérerqu’onaaffaireàunnouveauproduitetiln’y
aurapasdeproblème.Maissilesmodificationssontmineuresounesontpas
accompagnéesdemodificationssubstantiellesauniveaudespropriétésen
résultant,latendancejurisprudentielleactuelle,notammentenEurope,est
deconsidérerlanouvellegénérationnondistincteetdelànonbrevetable,la
nouvellegénérationétantalorsconsidérée »évidente »mêmesielleest
nouvelle(voirlescommentairesinobiterdansladécisionanglaise
GENENTECHINC.-c.-THEWELLCOMEFOUNDATIONLTDmentionnéeci-
dessus;voirégalementl’attitudeactuelleduBureaudesbrevetseuropéen
quiestdeplusenplusexigeantquantàladistinctivitédes »nouveaux »
anticorpsmonoclonauxquel’onchercheàprotéger).
b)problèmeauniveaudeladéfensedudroit
Auniveaudel’appréciationdelacontrefaçon,ilnefaitlàencoreaucun
doutequ’unecopieàl’identiqued’uneinventionprotégéeestune
contrefaçon.Qu’enest-iltoutefoiss’ilexistedesdifférencesentrel’invention
brevetéeetleproduitprétendumentcontrefaisant?
Àcesujet,latendancemondialeestd’appliquerunedoctrine
jurisprudentiellefortancienneenmatièredecontrefaçondebrevet,connue
souslenomde »doctrinedeséquivalents ».Seloncettedoctrine,on
considéreraqu’ilyacontrefaçonnonlittéralemaisen »substance »sileproduit
prétendumentcontrefaisantn’estpastoutàfaitidentiquemaistrèsproche,
alesmêmespropriétésouremplitlesmêmesfonctions,etconduitaux
mêmesrésultats.AuCanada,cettedoctrineestégalementappliquéemais
sousuneformequelquepeudifférentehéritéedelajurisprudenceouune
caractéristiquenonessentielled’uneinventionestabsentousubstituédansle
produitprétendumentcontrefaisant.
DanslesdécisionsGENENTECHci-dessusmentionnées,leproduit
contrefaisantétaituneprotéineégalementbrevetéeconnuesouslenomde
met-t-PAquinedifféraitdelat-PAqueparunacideaminédifférentdans
uneséquencedeplusd’unecentained’acidesaminés.Cechangement
étaitmineurdupointdevuestructurelmaisimportantdupointdevue
activitébiologiquecarlenouvelacideaminésubstituépermettaitàla
protéined’êtreinactivéemoinsrapidementenusage.Cettedifférenceétait
probablementsuffisantepourrendrelamet-t-PAdistinctedelat-PAau
niveaudelabrevetabilité.AuxÉtats-Unisoùlebrevetsurlat-PAaétéjugé
valide,ilaétéjugésurlabasedeladoctrinedeséquivalentsquecette
différence(etlefaitquelemet-t-PAn’estpasuneprotéine »humaine »alors
quecetadjectifavaitétéutilisédanslesrevendications)n’étaitpassuffisante
pouréchapperàlacontrefaçon(décisionnonencorepubliéedu15juillet



1992rendueparleJugeFARNANdelaCourduDistrictduDelaware,
confirmantunedécisionrendueparlejuryle12mars1990).Àcesujet,on
comprendraqu’unproduitpeutêtrenouveaumaiscependantcontrefaisant,
s’ilconstitueuneaméliorationd’unproduitdéjàconnubrevetédefaçon
large.
UneautredécisionpertinenteàcesujetestcellerendueauxÉtats-Unisen
1987entreSCRIPPSCLINIC&RESEARCHFOUNDATIONetGENENTECHINC.(3
USPQ2d1481).Danscetteaffaire,ilaétéjugéqu’unbrevetcouvrantune
protéineconnuesouslenomdeFacteurVIII-Cobtenueàpartirdeplasma
sanguinhumainmaisrevendiquéeperseenseréférantàundegrédepureté
jamaisatteint,àuneconcentrationdonnéeetàuneactivitéspécifique,était
contrefaitparlacommercialisationd’uneprotéineanalogueobtenuepar
recombinaison.Endéfense,GENENTECHargumentaquelaprotéine
recombinanteétaitdifférentedecelleisoléeduplasmasanguindansla
mesureoùellen’avaitpasexactementlemêmepolymorphismeetlamême
glycosylationetn,avaitaucunecontaminationvirale;cetteprotéine
recombinanteétaitdoncdifférenteenstructureetenpureté,etdelà
distincte.LeTribunalatoutefoisjugéquecettedistinctionsouventinvoquée
pourjustifierlabrevetabilitéd’unnouveauproduitn’étaitpassuffisantedans
lecasprésentpouréviterlacontrefaçondanslamesureoùlesdeux
protéinesavaientlamêmefonction.
Cettedécisionafaitdepuisjurisprudence(cf.àtitred’exemplenonlimitatif,
ladécisionAMGENINC.-vs-CHUGAIPHARMACEUTICALSCO.(USPQ2d,
1833).
Toutcommedanslecasden’importequellesautresinventions,lestribunaux
ontdonctendanceàappliquerladoctrinedeséquivalentsauxinventions
biotechnologiquesetdelààassurerauxtitulairesdesdroitsuneprotection
largelorsqu’uneinventionestréellementinnovatrice.Parcontre,les
inventionsvisantdesperfectionnementssevoienthabituellementaccordées
uneprotectionbeaucoupplusrestreinte,lestribunauxneleurappliquantpas
cettedoctrineetinterprétantlestermesdubrevetdefaçonlittérale.
AUTO-REPRODUCTION
Undernierproblèmespécifiqueauxinventionsdansledomainedela
biotechnologielorsqu’ils’agitdematièrevivante,estlefaitquecette
dernièrealaparticularitédesereproduire.Ainsi,unetiercepersonneayant
accès,parexemple,àunenouvellesouchebactériologiquecapablede
produireuneprotéinedonnée,n’aurapasàrépétertouteslesétapesdu
procédéayantconduitàlacréationdecettenouvellesouchepour
développercelle-cienquantitéindustrielleetdelà,produireégalementen



quantitéindustriellelaprotéinedésirée.Defaçonsimilaire,unepersonne
ayantacquisdesgrainespourralescultiveretdelàproduired’autresgraines
qu’ellepourrautiliseretrevendre.
D’unpointdevuepratique,cecisoulèvedeuxautresproblèmes,l’undefond,
l’autredeforme.
A-Problèmedefond
Leproblèmedefondestliéàlavaleurréelledelaprotectionqu’uninventeur
peutalorsobtenir.Ilexisteeneffetunedoctrineditede »l’épuisementdu
droit »,selonlaquellelavented’unproduitcouvertparuntitredepropriété
industrielledonneautomatiquementàl’acheteurunelicenceimplicite
d’usagedeceproduitetledroitdelerevendres’illeveutsansriendevoirau
brevetéquiadéjàreçuune »récompense »poursoninventionlorsdesa
premièrevente.
Lorsquel’inventionestunemachine,cettedoctrineestfacileàappliquer.
L’acheteurestlibredel’utiliseràsaguiseetpoursonprofit,delarevendres’il
leveutetbiensûrdelaréparerpuisquecelafaitpartiedesondroitd’usage.
Parcontre,lafabricationnonautoriséed’uneautremachineidentique(ousa
reconstructiontotaleencasdeperte)seraitunecontrefaçon.
Qu’enest-illorsquel’inventionestdelamatièrevivantecapabledese
reproduire?Unfermierquiachètedenouvellesgrainess’attendlégitimement
àavoirledroitdelescultiveretdevendreleplusgrosdesarécoltetouten
conservantunepartiesuffisantedecelle-cipourpouvoirreplanterlamême
espècel’annéesuivante.LaLoisurlesProtectionsdesvariétésvégétalesen
vigueurauxÉtats-Unisprévoitd’ailleursexplicitementcedroitetmêmeledroit
pourlefermierdevendredesgrainesàunautrefermier.Cecin’esttoutefois
pasprévudanslaLoisurlesbrevetsquipeutégalementêtreutiliséeaux
États-Unispourprotégercertainesnouvellesvariétésvégétales.
Enabsencedetoutejurisprudencedanscedomaine,ilestdoncsagepourle
titulaired’undroitdepropriétésurdelamatièrevivantetelleque,par
exemple,unenouvellesouchebactériologique,d’attacheràtouteventedes
obligationscontractuellespourl’acheteur,defaçonàbienpréciserceque
cedernierestendroitdefaire,notammentenmatièrederevente.
B-Problèmedeforme



Lesecondproblèmeliéàl’auto-reproductibilitédelamatièrevivanteestun
problèmedeforme.Danslamesureoùilnepeutyavoircontrefaçonquede
cequiaétéspécifiquementrevendiqué,ilconvientdes’assurerquelebrevet
quel’onobtientcouvrebientouslesaspectsdel’inventionlorsquecelle-ciest
capabled’êtreproduiteparauto-reproduction,àsavoirsastructure(sicela
estpossible),saousespréparationsetsonousesusages.Ainsi,parexemple,
danslecasd’unenouvellesouchebactériologiqueservantàproduireune
protéinedonnée,ilconvientdes’assurerquenonseulementlasoucheelle-
mêmesoitprotégée,maiségalementsapréparationparmanipulation
génétiqueetsonusagepourlaproductiondelaprotéinedonnée,par
cultureetisolation.
Pourillustrerl’importancedeceproblème,onpeutciterunedécisionrécente
rendueauxÉtats-UniscontreAMGENINC.quiavaitpoursuivilasociété
japonaiseCHUGAIPHARMACEUTICALencontrefaçonparimportationd’un
brevetcouvrant,d’unepart,uneséquencepured’ADNcapabledecoder
uneprotéineconnuesouslenomd’EPO,etd’autrepart,une »cellulehôte »
incorporantdanssesgènescetteséquencepourainsiproduirel’EPOde
façonindustrielle.Cetteprotéineestenfaitunehormonenormalement
secrétéeparlesreinsetstimulantlaproductiondecellulessanguines,cequi
larendutilisablepourletraitementdel’anémie.Lebrevetnecontenait
aucunerevendicationdeprocédécouvrantlaculturedelacellulehôteet
l’extractiondel’EPOdecetteculture,ceciayantétérefuséparl’Examinateur
duBureaudesbrevetsdesÉtats-Unisaucoursdel’obtentiondubrevetsurla
based’unedécisionrendueen1985auxÉtats-Unis(InreDURDEN,226USPQ
359)oùilfutjugéquelanouveautéd’unproduitutilisédansunprocédéde
synthèsenerendpasautomatiquementceprocédébrevetablesicedernier
estconnuensoiets’iln’yaaucunrésultatinattenduàsamiseenoeuvre
aveclenouveauproduit.Ici,ilconvientdementionnerquecette
jurisprudencen’existepasauCanadaouenEuropeoùuneattitudeplus
libéraleaétéadoptéeenfaveurdesinventeursetoùl’onconsidèrequela
nouveautéd’unproduitconfèreautomatiquementdelanouveautéau
procédéutilisépourlepréparermêmesiceprocédéesttrèsclassique,età
toutprocédéutilisantcenouveauproduitcommeproduitdedépart,même
silàencorecetautreprocédéestclassique.
LepointdedroitsoulevéparAMGENétaitquelajurisprudenceaméricaine
(toutcommelajurisprudenceenvigueurdanslaplupartdespays)prévoit
qu’unbrevetdeprocédéestcontrefaitparl’importationaupaysd’unproduit
obtenuparceprocédé(auCanada,ceciestconnusouslenomdedoctrine
SACCHARINE).
Aussibiendevantletribunaldepremièreinstance(9USPQ2d1833)que
devantl’InternationalTradeCommission(10USPQ2d1906)dontladécisiona
étémaintenueparlaCourd’AppeldesÉtats-Unis(14USPQ2d1734),ilfutjugé



quelacellulehôten’étaitdoncpasdecontrefaçondubrevetpuisquecelui-
cinecouvraitpasleprocédédeproductiondel’EPOparculturedelacellule
hôteetisolationdelaprotéineproduiteparcettedernière.
Cettedécisionafaitl’objetdebeaucoupdediscussionsetaamenéun
groupedepressionmenéparAMGENàfairedéposerdevantleCongrès
américainunprojetdeLoiconnusouslenomdel’undesreprésentants
l’ayantintroduit,M.RichBOUCHER.CeprojetdeLoiintitulé »Biotechnology
PatentProtectionAct »prévoyaitàl’originedemodifierlaLoisurlesbrevetset
lesLoissurlecommerceinternationalenvigueurauxÉtats-Unisdefaçonàce
que,d’unepart,unprocédémêmeclassiquesoitbrevetablesiun »élément
essentiel »utilisépourlamiseenoeuvredecelui-ciestlui-mêmebrevetable
(cecipourcontournerladécisionInreDURDEN)etàceque,d’autrepart,
l’ITCaitledroitdestopperl’importationauxÉtats-Unisd’unproduitbiologique
fabriquéàl’étrangeràl’aided’un »article »(ànepasconfondreavecun
procédé)brevetéauxÉtats-Unis.CeprojetdeLoiafaitl’objetd’unevive
oppositionnotammentausujetdeladéfinitionduterme »élémentessentiel »
etdelanécessitéd’amenderlesLoisurlecommerceinternational.Son
adoptionpourraitdoncs’avérerlongue.UnprojetdeLoiréviséad’ailleurs
déjàétépréparéetresoumis,pourtenircomptedecertainesdeces
oppositions.



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depuis1892àlaprotectionetàlavalorisationdelapropriétéintellectuelledanstousles
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