Le contrat de licence: ses clauses principales et la gestion des risques

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LECONTRATDELICENCE:SESCLAUSESPRINCIPALESETLAGESTIONDES
RISQUES

par
conférenceprononcéparHuguesG.Richard
suruntextedeLaurentCarrière*

LEGERROBICRICHARD,avocats
ROBIC,agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce
CentreCDPCapital
1001Square-Victoria–BlocE-8
eétage
Montréal(Québec)H2Z2B7
Tél:514-987-6242-Fax:514-845-7874
info@robic.com–www.robic.ca

INTRODUCTION
Uncontratdelicenceréussientredeuxpartiesenestunquicouvretousleséléments
essentielsd’unerelationàlongterme,quidélimiteclairementlesdroitsetobligationsde
chaquepartieetquiprévoitdesmécanismescapablesderéglerdesévénements
imprévisibles.
Uncontratdelicenceoffreplusieursavantagesàsesparties,cependant,celles-cidoivent
connaîtrelesrisquesquiysontliésafind’êtreenmesuredebienprotégerleursintérêts.
Dansunpremiertemps,nousétudieronslesavantagesetlesrisquesinhérentsaucontratde
licence.Ensuite,nousvousentretiendronssurlesmodalitéspratiquesrelativesauxtransferts
technologiquesopérésdanslescontratsdelicence.
DÉFINITION
Lalicenceestuninstrumentclassiqueutiliségénéralementdanslecadredetransferts
technologiques.NousréféronsàladéfinitiondeEdwardP.WhitedansLicensing,AStrategy
forprofits(KEWLicensingPress,page5):

« Alicenseisthegrantingofpermissionorrightstomake,useand/orsella
certainproduct,designorprocessortoperformcertainotheractions,the
grantingbeingdonebyapartywhomhastherighttodoso.Alicense
agreementusuallyincludesavarietyofgrantsinwhichalicensorsellsorleases

*
1995LaurentCarrièreetLÉGERROBICRICHARD.
Conférenceprononcéele1995.12.05parMeHuguesG.RichardsuruntexteoriginaldeMe
LaurentCarrièreadaptépourlesbesoinsdelaconférenceparMeJacquesLemoine,tous
troisduCabinetd’avocatsLÉGERROBICRICHARDs.e.n.c.etduCabinetd’agentsdebrevets
etdemarquesdecommerceROBIC,s.e.n.c.Cedocument,d’informationgénérale,aété
préparédanslecadred’uneconférenceprononcéeàl’occasiond’uncolloqueayantpour
thème«Principauxcontratscommerciaux:gestiondesrisquesetanalyseducontenu»
qu’organisaitInsightàMontréalle1995.12.05.Ilnereflètepasnécessairementlesopinionsdu
conférencieroudesmembresdesonCabinetetneprétendpasnonplusexposerl’état
completdudroit.Publication182.

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toalicenseetheuseofcertainindustrialpropertyrightsand/ortechnical
expertise ».
INTÉRÊTDUCONCÉDANT
Leconcédantestlapersonnepropriétairedetechnologieoudesavoir-fairequidésire
transférerlatechnologiequiluiappartient.Quelestl’intérêtpourunconcédantdetransférer
satechnologieàautrui?
Laprincipaleraisonestévidemmentderéaliserdesprofits.Lesprofitsseréalisent
habituellementenpercevantdesredevancessurlesventesréaliséesparlelicencié.Dansle
casoùlelicenciés’engageàcommuniquerauconcédantlesaméliorationsfaitesàl’objet
delalicence,celapermetauconcédantd’avoiraccèsàdestechnologiesnouvellessans
avoiràinvestirdanslarechercheetledéveloppement.Unelicencepeutaussiêtreutilisée
pourexploiterunmarchéquiautrementneseraitpasatteignablesoitàcaused’unmanque
deressources,oudedifficultésgéopolitiques.C’estaussiunbonmoyendetesterun
nouveaumarchéquipourraitéventuellementêtreexploitéetdemettreàl’épreuveun
licenciéquipourraitdevenirunpartenaired’affaires.
Danslecasdesmultinationales,unelicencepeutêtreutiliséeafind’apporteruneassistance
techniqueàunefilialeétablieàl’étranger.Lorsqu’uneentrepriseinvestitmassivementdans
unprogrammederechercheetdéveloppement,ilestparfoisnécessairequ’elleconcède
deslicencesafind’obtenirdesredevancespourêtreenmesuredesupporteradéquatement
soninvestissement.Concéderunelicence,estparfoisunmoyenderéglerunlitigelorsqu’un
licenciépotentielutiliseunetechnologieillégalementsansleconsentementdutitulairedela
technologie.
Accorderuneoudeslicencesestégalementunmoyend’exploitersatechnologiesansavoir
àinvestirdanslesinfrastructuresnécessairespouryarriveretsansavoiràgérerlesrelations
employeurs/employésliéesàuneexploitationcommerciale.
LESRISQUESDUCONCÉDANT
Mêmes’ilestgénéralementavantageuxpourleconcédantd’octroyerunelicence,ce
dernierdoitcependantêtreàl’affûtdesrisquesquiysontliés.
Leconcédantdoitfaireattentionenchoisissantsonlicencié,carletransfertdesavoir-faire
peutétablirunfuturcompétiteur.Lelicenciédoitdoncêtreprudentlorsdelanégociation
etlarédactiondelalicenceafind’yinclureuneclausedenonconcurrence.
Lesrevenusengendrésparunelicencesontgénéralementmoindresquelesprofits
provenantdelafabricationetlaventedelatechnologieenquestion.
Lechoixdulicenciéestprimordialcarundesplusgrandsrisquesestsouventlemanquede
contrôlesurlesactivitésdulicencié.Eneffet,leconcédantpeutdifficilementcontrôlerla
gérancedesactivitésdulicenciéetparlefaitmême,estàsamerciquantaucontrôledela
qualitédesproduitsfabriquésparcelui-ci.Lerisqueliéàlaresponsabilitédufaitdesproduits
(« productliability »)peutparfoisêtreplusimportantquelesbénéficesprovenantsouslaforme
deredevances.

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Lorsqueleconcédanttransfèredusavoir-faire,ilaurasouventàoffrirdel’assistance
techniqueaulicencié.Ildevradoncbienévaluertouteslescirconstancesafinquela
licenceluisoitrentable.Lescoûtsetletempsliésaupersonneldonnantl’assistance
techniquepeuventrendreunelicencepeurentablepourleconcédant.
Leconcédantbienavisévoudralimitersesrisquesàunniveauquinedépassepasles
revenusqu’iltiredelalicence.Cettelimitevisegénéralementlescasderesponsabilitécivile
etsouventnes’appliquepasauxcasderesponsabilitédécoulantd’uneviolationdesdroits
depropriété.Ainsi,silatechnologiefaisantl’objetdelalicenceviolaitleditsdroitsd’untiers,
leconcédantseraitgénéralementtenuresponsablesanslimitationderesponsabilité.
Evidemment,laprésenceoul’absencedelimitationdépendradelaforcedenégociations
desparties.Toutestdoncpossible,celadépenddecequelespartiesaurontconvenu.
INTÉRÊTDULICENCIÉ
Étudionsmaintenantlesraisonspourlesquellesunepersonneaintérêtàobtenirunelicence
d’unconcédant.
Unesociétéquifabriqueunproduitdésuetetquiaunsystèmededistributionbienenplace
peutavoirintérêtàacquérirparvoiedelicencelesavoir-fairepourlafabricationd’un
nouveauproduitplusprofitable.Lasociétééviteainsilescoûtsliésàlarechercheet
développement,letempsrequispourdévelopperunproduit,etlerisquecommercialy
afférent.Eneffet,lelicenciéconnaîtoudevraitconnaîtrelanatureduproduitfaisantl’objet
delalicencecequin’estpaslecasdurésultatendevenirdelarechercheet
développement.
Deplus,unelicencepeutapporteruneassistancetechniqueetdesaméliorations
développéesparleconcédant.Lelicenciéauradonctoujoursunproduitd’avant-garde.
Dansd’autrescas,unlicenciéaurabesoind’unelicencedebrevetafind’utiliserune
technologieprotégéepourl’incorporerdansunproduitqu’ilfabrique.Parexemple,un
fabriquantd’avionsaurabesoind’unemultitudedelicencesafindepouvoirutilisertoutesles
piècesnécessairesàlaconstructiondel’appareil.
Lorsqu’unesociétéabesoind’augmentersesventesdansunpaysétranger,elleauraintérêt
àobtenirunelicencedemarquedecommercerenommée.Combienpayeriez-vouspour
pouvoirvendredesréfrigérateurssouslamarque »GeneralElectric »auMexique?
Ilexisteplusieurssituationsoùilestdansl’intérêtd’unepersonned’obtenirunelicence.
Cependant,unetellepersonnedoitbienévaluerlesrisquesàencourirparunlicencié.
LESRISQUESDULICENCIÉ
Lechoixduconcédantestimportantpourplusieursraisons.Enacceptantunelicenceavec
unconcédantparticulier,lelicenciéexclutparlefaitmêmeunpartenariatpossibleavec
d’autresconcédants.Lelicenciédoitdoncs’assurerquelatechnologietransféréeest
adéquateetqueleconcédantseraenmesuredeluiapportertoutel’assistancenécessaire.
Ilestdansl’intérêtdulicenciéd’obtenirunelicenceexclusiveafinqu’ilnesoitpassujetàune
fortecompétition.

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Unelicencepeutparfoisêtretropchère,doncinadéquate.Lelicenciédoits’assurerquela
technologietransféréeestprotégéeparlaloiouparuneententedeconfidentialitéafinqu’il
neperdepasl’exclusivitéd’utiliserlatechnologietransféréeoud’accorderdessous-licences.
LECONTRATDELICENCEETSESCLAUSESPRINCIPALES
Danscettedeuxièmepartie,nousétudieronslecontenudesclausesd’uncontratdelicence
afindebiencomprendrelesintérêtsenjeuxpourchaquepartie.
ASPECTSJURIDIQUES
Cequel’onpeutsouventreprocherauxcontratsengénéraletàceuxportantsurletransfert
detechnologieenparticulier,c’estl’imprécisiondulangage
oùl’onconfondsouventdiverses
notionsetoùl’onutiliselemêmetermemaisdansdiverssens.Silerédacteurfaitcegenre
d’erreurs,onpeutfacilementimaginercequepourraientenêtreéventuellementles
conséquencespourdespartiesquiontdesintérêtsdivergents.
Commeprincipeinitial,ilestsouventbonderappelerparunpréambule
lesintentionset
capacitésdechacunedesparties;celapermettra,advenantundifférend,defaciliter
l’interprétationetd’enéclairerlesdispositionsàlalumièredesintentionsrespectivesdes
parties.
Deplus,ilestessentield’avoirdelaprécisiondanslarédactionducontratetàceteffetilest
souventopportund’inclureautoutdébutunesériededéfinitions
defaçonàcequeles
termesemployésaientlamêmesignificationpourlesdeuxpartiesetce,plus
particulièrementenregarddesaspectstechniquesducontrat.
Lorsquecequel’objetdutransfertdelatechnologieestunproduit,ilestplusfaciled’yfaire
référenceparsesforme,fonction,spécificationstechniquesetperformance.
Cependant,lorsquecettetechnologievisedavantagecequed’aucunsqualifiedeR&D,
ourechercheetdéveloppement,ilestalorsplusfacileetplusapproprié,surtoutpourle
juristequin’auraitpasdeformationtechnique,d’incorporerparréférenceetparannexe
la
documentationpertinenteens’assuranttoutefoisauprèsd’unreprésentantdelapartiedela
portéedeceux-ci.Évidemment,ilconvientalorsd’indiquerqu’outrelepréambule,les
annexesparaphéesfontpartieintégranteducontrat.
Uneautredestechniquessouventutiliséeetquipermetuneplusgrandefacilitédansla
lecture,estcellequiconsisteàfaireprécéderchacunedesclausesd’untitreetchacundes
paragraphesdecetteclaused’unsous-titre
.Biensûr,ilpourraitconvenird’indiquerqueces
titresn’ontaucunesignificationouvaleurinterprétative,maisnesontlàquepour
convenanceafindefaciliterlaréférence,lecontrairepourraittoutefoisêtrepréféréparles
parties.
Delamêmefaçon,ilconvientsouvent,lorsquelescontratssontd’unecertainelongueur,de
prépareràtitredefeuilletdeprésentation,unsommaireoutabledesmatières
oùchacun
destitresetsous-titresserontrepris:celapermetégalementdefaireunevérificationafinde
s’assurerquetouslespointssontcouverts.Bref,c’estsouventun »checklist ».

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OBJETDUCONTRAT
Lesdroits(etobligations)quisonttransférésàl’occasiond’untransfertdetechnologie
couvrentgénéralementdesréalitésstatutairesetd’autresnon-statutaires
.
Lapremièreréalitéestcelledesbrevets,marquesdecommerce,dessinsindustrielsetdroits
d’auteur.L’autreestconstituéedesecretsdecommerce,savoir-faireetautresélémentsdu
patrimoineéconomiqued’uneentreprisequinefontpasl’objetd’uneprotectionstatutaire
maisdontlaseulesubsistancetientàsonefficacitéetàsonsecret.Ilestdoncbien
important,lorsqu’onélaboreuntelcontratdetransfertdetechnologie,debiencomprendre
cesurquoiilportepuisqueladuréedeprotectionetl’étenduedesdroitsquiendécoulent
estextrêmementvariableetnedemandepaslemêmetraitementpourenassurerdiffusion
etprotection.
Entouteschoses,ilimportedoncavanttoutdedéterminercesurquoivaporterlesrelations
entrelesparties.Nouspouvonsdéfiniricilesprincipauxobjets
d’unetellelicence.
Unbrevet
estuneprotectionstatutaire(L.R.C.1985,c.P-4),oùenéchangedudévoilement
desoninvention,uninventeurreçoitdel’étatunmonopolepourl’exploitationexclusivede
cequifaitl’objetdel’invention.L’article42delaLoisurlesbrevetsestàl’effetque: »tout
brevetaccordéenvertudelaprésenteloi(…)accorde(…)aubrevetéetàses
représentantslégaux,pourladuréedubrevetàcompterdeladateoùilaétéaccordé,le
droit,lafacultéetleprivilègeexclusif
defabriquer,construire,exploiteretvendreàd’autres
pourqu’ilsl’exploitent,l’objetdeladiteinvention ».Laduréedetoutbrevetestdepuislemois
d’octobre1989limitéeàvingtansàcompterdudépôtdelademandeauCanada(art.44).
Ilimportederappelerquecequiestbrevetablecen’estpasuneidée,touteingénieuse
qu’ellesoit,maiscetteidéecoupléeavecdesmoyenspoursamiseenoeuvreeffective.La
protectionqu’accordelaLoiestassujettieàplusieursformalités.
Ledroitd’auteur
(L.R.C.1985,c.C-42)viselaprotectiondel’expressiond’uneactivité
créatrice,danslesdomaineslittéraire,artistiqueoumusical.CetteprotectiondelaLoinaît
delasimplecréationetnerequiertaucuneformalitéparticulière.Toutefois,l’enregistrement
dudroitestpossibleetaccordeautitulairelebénéficedecertainesprésomptions.
Généralement,unetelleoeuvreestprotégéepourtouteladuréedelaviedel’auteur,plus
50ansàcompterdesamort.Ledroitd’auteurestundroitstatutaire.
Lesdessinsindustriels
(L.R.C.1985,c.I-9),sontdesdessinsoumotifsquivisentl’ornementation
nonfonctionnelled’objetsmanufacturésetnesontprotégésquesurobtentiond’uncertificat
d’enregistrement,généralementpourunepériodede5ansetrenouvelablepourune
périodede5annéesadditionnelles.Ils’agitencoreicid’undroitstatutaireassujettià
certainesformalités.
Lesmarquesdecommerce
(L.R.C.1985,c.T-13)sontdesmotsousignesquivisentà
distinguerlesmarchandises,servicesouentreprised’uncommerçantdeceuxd’unautre.La
protections’acquiertparlarévélationoul’emploi,indépendammentde
quelqu’enregistrementquin’estàcertainségardsqueconfirmatifd’undroitpréexistant.
L’enregistrementdelamarqueétendlesdroitsconférésparl’emploi.Defaçongénérale,les
marquesnesontpasviséesparlestransfertsdetechnologiemaisnevisentqu’àidentifierune
techniqueouunproduitenluiapposantunnomparticulier.Lamarqueestgénéralement
porteused’achalandage.Ils’agitd’undroitmixte:statutaireetdedroitcommun(civil).
Le »know-how
« ousavoir-faireestdéfiniaudictionnaire(PetitRobert,ed.miseàjourpour
1982) »ensembledesconnaissances,expériencesettechniquesaccumuléesparune

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personneouunesociété,quel’onpeutmettreàladispositiond’autrui,àtitreonéreuxou
gratuit ».Le »know-how »ousavoirfaireestunenotiondynamiquequinonseulementviseune
réalitéquisegardeetseprotègemaiségalementuneréalitéquisetransmetmoyennant
rémunération.Ilnes’agitpasd’uneréalitéstatutairemaisplutôtd’undroitéconomique,issu
dudroitcommun(civil)etdelajurisprudence.
Ilyasouventunecertaineméfiancedespraticienslorsqueconfrontésàunesituationoùil
fautprocéderàuntransfertdetechnologie.Eneffet,outrel’aspectproprementtechnique
viséparlecontratprojeté,lescinqréalitésci-hautserecoupent
quelquefoisetilfautentenir
comptedanslarédactionetlaconceptionmêmedesententesvisanttouttransfert.
Eneffet,rienn’empêcheunchevauchementdeprotectionàtraverslescatégoriesci-haut.
Parexemple,lesdessinsetschémasquiaccompagnentousontrelatifsàunbrevetetàsa
miseenexploitation,pourraientcumulativementfairel’objetd’uneprotectionparvoiede
droitd’auteur.Lechoix
del’uneetl’autredecesprotectionspourraitconférerdivers
avantagesd’ordrestratégique,denégociationsoudeprotectionauxparties.La
documentationetleslogicielscontenantlesavoir-fairepourrontêtreprotégéspardroit
d’auteuretleproduitfinipourraêtrevenduenassociationàunemarquedecommerce.
Detoutefaçon,indépendammentdecesconsidérationsd’ordrejuridique,ilapparaîtquece
quiestleplusimportantavantderédigerquelqu’ententevisantuntransfertdetechnologie,
estdebiencomprendresurquoielleporteetl’objectifcommercialenvisagé
.Aubesoin,une
démonstrationouunevisiteàl’usineduclientpermetdemieuxapprécieretcernerlaréalité
duproduitdemêmequesesdiversesapplications;aumêmeeffet,unbrefexposéduclient
quantàl’étatdel’artantérieuretceenquoiconsistel’avancementsurcelui-cidela
technologieàlicencierpermetdemieuxrédigerlecontratetdeneconcéderquel’essentiel
decequidoitl’être,sansplus,réservantlesautresapplicationspossiblesàd’autres
négociations.
TERRITOIREETEXCLUSIVITÉ
Defaçongénérale,lesdroitsdepropriétéintellectuellequesontlesbrevets,droitsd’auteur,
dessinsindustrielset »knowhow »ontcetavantagedepouvoirsubirdenombreux
démembrements
dansleurexploitation,voiremêmedansleurconcession.L’undes
démembrementslesplusfréquentsestceluiquiviseleterritoire;commeparexemple,une
partieduCanada,ouunpays,ouunensembledepaysenautantévidemmentquele
concédantsoittitulairedudroitfaisantl’objetdelatransactionpourleterritoirevisé.
Uneclairedéfinitionduterritoire
estuneautreconsidérationterritorialedontondoittenir
compte.
Prenonsl’exempledesÉtats-Unisd’Amérique:désirait-onyinclurePortoRicoetlesIlesVierges,
demêmequelesautres »DominionsetProtectorates »américains.Voilàcequ’ilconvient
d’établir.
Ilfautégalementserappelerqueleterritoirefaisantl’objetdelalicenceoudelaconcession
detechnologiepeutlui-mêmeemportercertainesrestrictionsoulimitesquantaux
exclusivitésqu’elleconfère.C’estlàunpointdontilfautgénéralements’enquérirauprèsd’un
correspondantquiestaufaitdesincidences
possiblesdelégislationsnationales.
PROPRIÉTÉETEXPLOITATIONDESAMÉLIORATIONS

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S’ilincombeauconcédant
degarantirqu’ilestpropriétairedelatechnologietransférée,
brevetéeounon,ilestprudentdedemanderaulicenciédereconnaîtrelavaliditédetels
droitsetlapropriétéexclusivequ’enaleconcédantdemêmequ’unengagementàl’effet
denejamaiscontestertellespropriétéetvalidité.
Cettecontrepartieestd’autantplusimportantequedanslecadredesrelationsquipeuvent
s’établirentreunconcédantetunlicencié,lelicenciéenviendraimmanquablementà
connaîtrecequipourraitêtredesfaillesdanslachaînedetitresoudansleprocédélui-
même.Ilseraitalorsmalheureuxque,fortd’uneinformationobtenue »enconfidence »,le
licenciépuisses’enservircommetremplin
(« springboard »)pourattaquerlesdroitsdeson
principal.
Encequiatraitàlanotiond’estoppel
oudeforclusionencesmatières,jevousréfèreà
l’excellentarticledeGordonF.Henderson,PatentLicensing:ProblemsfromtheImprecisions
oftheEnglishLanguage(1970,4OttawaLawReview,pages88etsuivantes).
Delamêmefaçon,toutedocumentationtechniquequipourraitêtretransmiseparle
concédantaulicenciédanslecadredelarelationcontractuelledevraitêtreclairement
marquée
commeconfidentielle,àcirculationrestreinteetpropriétéduconcédant.
Pareillement,unmarquageàl’effetquelesdroitsd’auteursontréservés,permettrait
éventuellementauconcédantd’effectuerunesaisieavantjugementetrecouvrementde
possessiondesesexemplairesadvenantqu’ilyenaitcontrefaçonouque,suiteàune
terminaisondel’ententecontractuelle,lelicenciérefusedelesretourner.
Àcetégard,ilconvientderappelerqu’ilseraitpréférabled’obtenirdèscréation,et
indépendammentdetoutediffusion,l’émissiondecertificatsdedroitd’auteurdansces
oeuvres »littérairesouartistiques »,noncommeoeuvrespubliéesmaiscommeoeuvresnon
publiéescequipermetd’enpréserverlecaractèresecretdeconfidentialité(puisqu’iln’y
aurapaseud’émission »aupublic »)ettelscertificatspermettantégalementdejouirde
touteslesprésomptionsdelaLoisurledroitd’auteur,utilesenprocédure.
Advenantcessionouconcessiond’unintérêtàtitredepropriétaireouencoreoctroid’une
licenceexclusived’unbrevetoud’undroitd’auteur,ilseraalorsopportunpourlelicencié,
concessionnaire,oucessionnairedeseprémunircontretoutecession
subséquenteetde
bienfaireenregistrer
sesdroitsauprèsdesautoritéspubliquesconcernées.Defait,laLoisur
ledroitd’auteur,laLoisurlesbrevetsetlaLoisurlesmarquesdecommerceprévoient
certainesdispositionsayanttraitàl’enregistrementdetellescessionsetlecoûtminimes’y
rapportantnepermetpasdesedispenserdecetteprotection.Defait,encequiatraità
certainsdroits,toutecessionnonenregistréeestinopposableàunecessionsubséquentequi,
elle,leserait.
ÉCHANGED’AMÉLIORATIONETPERFECTIONNEMENTTECHNIQUE
Le »know-how »oule »savoir-faire »constitueunemouvance,c’est-à-direquelquechosede
nonstatique(fluide),quis’amélioredejourenjour,auhasarddelarecherche,du
développementetdel’expérience.Dèslors,unlicenciéauraintérêtàdemanderd’être
toujoursaufaitdesderniersperfectionnements
apportésàlatechnologie,soitparun
nouveaubrevetd’améliorations,soitparaméliorationsausavoir-faireetce,defaçonà
préserversonavantagecompétitifsurlesconcurrents.

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Eneffet,nepasprévoircegenredeclausepourraitêtreextrêmementdécevantdansla
mesureoùlatechniquetransféréepourraitêtrerapidementfrappéed’obsolescence
et
n’avoirplusqu’unlointainrapportaveclemontantdesdroitsperçusàtitrederedevancesou
autrement.
Delamêmefaçon,lelicenciéàtitred’exploitantsurleterraindelatechnologie,pourraitlui-
mêmeaméliorercelle-cietilconviendraitégalementque,sansretard,iltransmette
etcède
toutestellesaméliorationsàsonprincipalpourquelui-mêmelesutiliseàsonprofit,ouqu’illes
incorporeàd’autresprotectionsstatutairesqu’ilpourraitavoir.
Làoùlesnégociationspeuventêtreplusardues,c’estquantàlapropriétédeces
améliorations.Cependantprenantpouracquisquetouteaméliorations’appuiesurune
technologied’originedontleconcédantestpropriétaire,larèglegénéraleestàl’effetque
c’estleconcédantquiendevientégalementlepropriétaire.Toutefois,unelicence
d’utilisationdecesaméliorationsdevraitêtreinclusedanslaconcession,auxmêmestermes
etconditions,sansredevancesouobligationssupplémentairespourlelicencié.Bref,cequi
importe,c’estquetoutperfectionnement,departoud’autre,soitpromptement
communiqué,defaçoncomplète,àsonco-contractant.
Mêmesigénéralementledroitauxaméliorationsestprévudansuncontratdelicence,ilest
néanmoinspossibledeprocéderàuntransfertdetechnologiequiestfondésurceque
celle-ciest,àunmomentdonné,commeunfaitousituationstatique,bienarrêtédansle
temps,cequibiensûrn’estgénéralementpasàl’avantagedulicencié.
CONFIDENTIALITÉETNONCONCURRENCE
Commeunegrandepartiedelatechnologietransféréeaucoursdesdernièresannéesne
faitpasnécessairementl’objetdeprotectionstatutaire,notammentparbrevet,ilconvient
demettreenplacedanslecontratlesmécanismesquipermettrontd’enassureretpréserver
lesecret
,sourcedesavaleurcommerciale.
Cerésultatpourraêtreatteintparuneclauseappropriéedanslecontrat,coupléeounon
d’indemnitésforfaitaires.Onpourraindiquercontractuellementunnombrelimitéde
personnesidentifiéesquiaurontaccèsàlatechnologietransférée,toutestellespersonnes
devantelles-mêmessigneruneententedeconfidentialité.Enfin,unedesfaçons
complémentairesdeseprémunircontredesdivulgationsintempestivesconsiste,lorsque
possible,enunmarquage
individualisantchacundesélémentsconstatantouservantde
supportmatérielouvisuelàlatechnologietransférée,cequipermetdedécouvrir
rapidementouplusfacilementdumoinsd’oùviennentlesfuitesetd’ainsilesréprimer.
Ilimportecependant,autantàl’acquéreurqu’aufournisseurdetechnologie,depréserveret
d’ainsimaintenirlecaractèredeconfidentialitédu »know-how »ou »savoir-faire »transféré.
Unedesconditionsliéesàl’octroidecertainsdroitsd’exclusivitéàunlicencié,estquecelui-ci
s’engageànepasproduireoumettreenmarchéunserviceouproduitquiestdenatureà
concurrencerceluiquifaitl’objetdelatechnologietransférée.
Unedesfaçonségalementdes’assurerdumaintiendusecretdelatechnologietransférée
consisteàempêcherleco-contractant,récepteurdelatechnologie,defaireaffairesdans
undomaineparallèleouétroitementliéàcequifaitl’objetdel’apporttechnologique
pendantladuréeducontratetpouruntempsdéterminéaprès.Cetteclausereçoit
particulièrementapplicationadvenantrupturebrutaledesrelations.Ainsi,danslamesureoù
le »know-how »estunedonnéeessentiellementenévolutionetquiesttoujourssusceptible

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d’amélioration,empêcherunanciencontractantdefaireaffairesdanslemêmedomaine
pourunepériodedonnéeaprèsterminaison,permettraaufournisseurdetechnologiede
maintenirsonavancedanslemarchéetdenepasêtregênéindûmentparunex-licencié
quiseraitalorsbienaufaitdecelle-ci.
Afinquecequiaététransféréfasseégalementl’objet,lecaséchéant,deprotection
statutaire,unedesobligationsduconcédantdevraitêtrecelledemaintenirenvigueur
ce
quienfaitl’objet,c’est-à-dire,parexemple,depayerlesannuitésd’unbrevetoulestaxesde
renouvellement,ouencorederépondreàtouteactionjudiciaireouadministrativepouvant
emporterdéchéancedesesdroitsstatutaires.
Defaçongénérale,cesclausesdoiventêtrelimitéesdansletempsetdansl’espaceetêtre
raisonnableseuégardauxcirconstancesetauxactivitésréellesd’unexploitant,souspeine
d’invalidité.
REDEVANCES,MONTANTSFORFAITAIRESETDROITD’ENTRÉE
Souventlespartiesconviennentquelaconsidérationpourlacessionoulalicenceseraun
pourcentagedonné
,variableounon,duprixnetdefacturationdulicenciéàsonclient.Le
prixnetdefacturationestleprix,déductionsfaitesounondetoutestaxes,escomptesou
ristournes,tenantcompteounondeséchantillonsgratuitsettenantcompteounond’unprix
minimalpourlaventeduproduit.Ladéfinitionduprixnetdefacturationestimportanteafin
d’éviterquepardesventesliéesàd’autresproduitsnoncouvertsparl’obligationdes
redevances,lelicenciénepaiesondûengonflantleprixdesautresmarchandisespour
baisserceluifaisantl’objetdelalicence.
Onpeutenoutreprévoirundroitd’entréeoupaiementforfaitaire
initiallorsdelasignature
ducontratetdutransfertducorpsprincipaldelatechnologie.Ils’agiracependantde
prévoirsicemontantforfaitaireestounonremboursableadvenantlanonréalisationdes
conditionssuspensivesentourantlamiseenopérationducontratouencorededéterminersi
lesredevancesfuturesserontendéductionounondecemontantforfaitaire.
Untroisièmeaspectdelaconsidération,estceluiquiatraitaupaiementdefraiset
honorairesassociésàl’assistancetechniqueetàlamiseàjourdelatechnologieetautres
servicesreliés.
Unautreaspectestceluivisantcompensationpourl’assemblagedeladocumentation
techniquequipeutsouventatteindredesmontantsimportants.Noscollèguesanglophones
yréfèrentcommeles »gatheringcosts
« .
Enfin,c’estlàlecinquièmepointprincipal,ils’agitdelafournitureparleconcédantau
licenciéd’élémentsmatériels,fournituresouautres,visantlamiseenoeuvredecequifait
l’objetdutransfert.Ilpourras’agirdeventesliées
oudenécessitédes’approvisionneràdes
sourcesparticulières.Làencore,ilfaudrafaireattentionauxjuridictionsviséesparcegenre
de »tieinpurchaseclause »quiontdéjàétéjugéesinvalidesdansdenombreusesjuridictions.
Chosecertaine,leconcédantauraitintérêtàindiquer,sitelétaitlecas,qu’ilpeutdériver
profitsdecegenred’obligationd’approvisionnementetce,afind’éviterqu’onnelui
reprochedefairedesprofitssecretsetillégauxsuruntierslicenciéaveclequelilentretient
desrelationssouventquasifiduciaires.
PAIEMENTSMINIMAUX

10
Afindes’assurerd’avoirtoujoursunesourceimportanteetconstantederevenus,un
concédantauraitavantageàconveniravecsonlicenciédecequecelui-cipaieraleplus
élevé,soitderedevancesminimales
fixées,soitdesredevancesréelles.Cettefaçonde
procéderaundoubleavantage,savoir,inciterlelicenciéàvraimentmettreenexploitation
cequifaitl’objetdutransfertdetechnologie,etassurerleconcédantd’unrevenuminimum
échéantàintervallesfixes.
Lesdispositionsprévoyantdesredevancesminimalespeuventéquivaloiràdesclausesde
performance
qu’ilnefaudraitpasnégligerpuisquecelles-ciirontgénéralementen
progressionaucoursdesannéesetce,afindetenircompteàlafoisdel’inflationetdela
pénétrationsurlesmarchés.
Cesredevancesminimalessontégalementunedescontrepartiesqu’unlicenciédoitdonner
àunconcédantlorsqu’ilestlerécipiendaireexclusif
d’unetechnologieexploitée.Onverra
souventdanslescontratsdetechnologiequ’advenantquelelicencién’atteignepasces
redevancesminimales,leconcédantauraalorslechoixsoitdeconsidérerlecontratcomme
annulé,soitderéclamerlesredevancesduesenvertudecesminima,ousoitencorede
considérerdésormaisletransfertcommenonexclusif(plutôtqu’exclusif).Ils’agitlà,encore
unefois,d’autantdepossibilitésquis’offrentauxparties.
PAIEMENTSETMODALITÉS
JevousrappellelarègleduCodecivilàl’effetquetoutpaiement
estquérableetnon-
portable.Danslecadredetelscontratscommerciaux,ilestderègledestipulerplutôtle
contraire,savoirquetoutpaiementestportableetquérableetestdûsansnécessitédemise
endemeure,parlaseulearrivéedutermeetquetoutdéfautemportedéchéance.
Delamêmefaçon,ilestutiledeprévoiruneclaused’intérêts
pourtoutesommeimpayéeà
sonéchéanceetce,afindetenircomptedesréalitésdufinancementd’entreprise.
Doit-onaccepterlespaiementsparchèque,parchèquebarré,partraitebancaireoupar
virementélectronique?C’estlàunequestiontrivialemaisquiatoutsonintérêtsiontraiteà
distance.D’expérience,voussavezcombienestdifficile,coûteuseetfrustrantela
perceptiond’uncompteàl’étrangeretlespaiementsanticipéssontsouvent,etavecraison,
demise.Lechèquetirésurunebanqueétrangèreentraînedesdélaisdeperception
souventtrèslongs.
Delamêmefaçon,ilconviendraitdeprévoirquel’encaissementdetoutchèqueou
réceptiond’unrapportl’estsousréserve
etn’emportepasacquiescementquantàla
véracitéduditchèqueourapport.
Lechoixdeladevise
danslaquellelespaiementsserontfaitspeutavoirsonimportancemais,
encore,ilfautseprémunircontred’éventuellesfluctuationsmonétairesettenirégalement
comptedecertaineslégislationsnationalesquiinterdisentlepaiementetd’autresmonnaies
quelamonnaielocaleouencorequiforcentconversionàuntauxfixéparl’état.
Encequiatraitauxgarantiesetcautionnements
,ceux-cisontdelamêmenaturequeceux
quel’onrencontredansn’importequelcontratcommercialetvisentàlafoisunegarantie
d’exécutionoudesolvabilitédelapartduconcédantouunegarantiedepaiementdela
partdulicencié.Commelabrancheexploitanted’unenouvelletechnologieestsouvent
uneentiténouvellementcrééeetquin’apasunegrandecapitalisationoudontlesactifs

11
sontpeuimportantsadvenantliquidation,ilestsouventopportundedemanderau
propriétaireréelouàunetiercecorporationliéedecautionner,quitteàcequecelui-cisoit
limitéàunecertainehauteur.Jen’insistepassurlebénéficededivisionetdiscussion,celui-ci
procèded’uneformulemaintenantstandardquetousceuxquiontsignéquelquedocument
bancaireconnaissent.
Afindeseprémunircontreleseffetsdévastateursquipourraientrésulterpourunlicenciéde
lacessationdesopérationsduconcédant,ilestsouventimportantdeprévoirunemisesous
écrou(créationd’untrustoufiducieouescrowenfaveurd’untiersindépendant)dusubstrat
decequifaitlatechnologie.Ilestmaintenant,parexemple,monnaiecourantedevoirde
tellesmisessousécroupourlescodesdelogiciels.Celapermetaulicenciéd’avoirtoujours
unaccèsàlatechnologieetce,malgréladisparitiondesonprincipal.
DURÉE
Ilimportedebienpréciserladated’entréeenvigueur
ducontratetce,nonobstantsa
signature;aumêmeeffet,ilpourraimporterdefairepréciserquesilecontratlielesparties
dèslasignature,iln’entreraenvigueurquelorsqu’aurontétécomplétéesdiversesconditions
suspensivesquipourrontêtresoitl’obtentiondecautionnementd’exécution,soit
l’établissementdecertainesétudestechniques,soitencorel’approbationdecertainsdevis
pourdessous-contratsimposés,ouenfin,l’accréditationgouvernementalerequisedans
certainscas.
Ledeuxièmeaspectdela »durée »d’uncontrat,c’estsapériodedeterminaison
ourésiliation.
Unmauvaiscalculpeutavoirdeseffetsdésastreux.Prenonsl’exempled’unbrevet
d’inventionqui,defaçongénérale,confèreuneprotectionpourles20ansàcompterdesa
demanded’enregistrement:aprèscettepériode,cequifaitl’objetdebrevetdevientle
domainepublicettouspeuventl’utiliser.Imaginezlasituationoùsetrouveraitlelicencié
advenantquelicenceaitétéconcédéepour25ans:celaferaitcinqannéesoùlelicencié
devraitparcontratnéanmoinspayerquelquechosepouruneprotectionetuneexclusivité
qu’iln’auraitplus.
Delamêmefaçon,ilimportera,danslelibellédecequifaitl’objetducontratetdontnous
avonsdiscutéplushaut,debienprécisersic’estlebrevetquifaitl’objetd’unelicenceou
l’inventionquis’yrapporte.Advenantqu’iln’yaitpasd’autresclausesquileprévoient,dans
lesecondcasl’invalidationsubséquentedubrevetn’emporteraitpasnécessairement
résiliationducontratet,partant,lelicenciépourraittoujoursêtrerestreintauxmêmes
obligations…lemêmeraisonnements’appliqueraitàcontrario,sil’objetducontratétaitle
brevet.
Parailleurs,unedespratiqueslesplusintéressantesestcelleoùlatechnologieesttransférée
pourunepériodeinitiale,sujetàdesrenouvellements
subséquents,àdesconditionspré-
déterminées,pourvuquecertainesclausessoientrespectéesouobjectifsatteints.Eneffet,il
estsouventhasardeuxdetransférerdelatechnologiepourunelonguepériodeàuntiersqui
pourraitnepasl’exploiterpleinement,leconcédantseretrouvantalorsfinalementavecun
marchéperdupourunelonguepériode.L’avantagedecontratsàduréepluscourtemais
avecclausederenouvellementestdoncdeprémunirl’uneetl’autredesparties,soitcontre
unetechnologiedécevante,soitcontreuneréponsedécevantedumarché.
Encoreunefois,cesclausesderenouvellement,automatiquesounon,doiventêtre
clairementlibelléesafinquetoussachentàquois’entenir.Defaçonidéale,ilesttoujours
préférabledeprécisernommémentlapériodeoùuntelavisdenonrenouvellementoude

12
renouvellementdoitêtreenvoyéoureçuetdecettefaçonévitertouteéquivoque.Par
exemple,ilseraitpréférabled’écrire »entrele1erjanvier1995etle31mars1995″plutôtque
d’obligerlespartiesàfaireelles-mêmeslecalculouàinterprétercequesontlesdates
anniversaireparrapportàladated’entréeenvigueuretladatedesignature…
RÉSILIATIONETANNULATION
Outrelafinnormaleetprévisibledesrelationscontractuellesentrelespartiespour
terminaisondelapériodedecontratounonrenouvellement,ilfautégalementprévoirles
casd’annulationou,plusprécisément,derésiliation.Defaçongénérale,cetterésiliation
surviendralorsquel’unedespartiesferadéfautàl’unequelconquedesesobligations.On
peutconsidérer,saufencequiatraitauxobligationsd’ordremonétaire,quelapartie
voulantrésilierdevraitdonnerunpréavisraisonnable
àl’autredesondéfaut,luiintimantde
remédier(« makegood »)dansledélaiimpartiàdéfautdequoilecontratsera
automatiquementannuléetce,sansnécessitéderecourirauxtribunaux.
Toutefois,ilfaudraitbiens’assurerqueparsonlibelléunetelleclaused’annulationoude
terminaisonpréserveranéanmoinslesdroitsdespartiesleuréchéantantérieurement
àtelle
terminaison.Neserait-ced’ailleursquepourlerecouvrementdessommesquipourraient
êtreduesauconcédantoupourpermettreaulicenciéd’écoulersesinventairesenmainou
encoredeterminerlescontratsouprojetsqu’iladéjàentrepris.
Defaçonalternative,unconcédantquipeutselepermettreetquinedésirepascontinuer
dequelquefaçonlesrelationsavecunlicenciédéfaillantpeutégalementprévoirqu’il
rachètera
àunprixfixetouslesinventairesenmaindeproduitsayanttraitàlatechnologie
ourachèterapareillementlescontratsdefournituresdulicenciéquantàcettetechnologie.
Lelicenciévoulantseprémunircontreundestortsqu’ilpourraitsubirparlanonperformance
destechnologieslicenciées,pourraitprévoiraucontratdespénalitéssousréservedeses
autresdroitsetrecours.
Lessituationsdedéfaut
sontnombreusesetpeuventgénéralementsesubdiviserencinq
catégories,savoir:
a)défautdepaiementouderapportd’activités;
b)insolvabilité,faillite,liquidation,unchangementdestatutd’unepartie;
c)défautderespecterlaconfidentialitédesdonnéestransférées;
d)défautquantàlamiseenexploitationdelalicence(non-atteinte
d’objectif,nonrespectdesnormesdemarquageetd’utilisation,nonrespect
duterritoireoudelaspécificitédel’exploitationpermise,concurrence,etc…).
e)défautdelivrerunetechnologieetl’assistancetechniqueàlahauteurdes
représentationsfaites,etquinesoitpasenviolationdesdroitsdetiers.
Quoiqu’ilensoit,àcausejustementducaractèrepersonnelquel’onattribueauxcontrats
delicence,unconcédantseraittoujoursbieninspirédespécifierqu’advenantfaillitele
contratseraautomatiquementterminé,touslesdroitsétantipsofactorétrocédés
au
concédantetsansinterventiondusyndicquinepourraitalorsprétendre »chausserles
souliers »dulicenciéetcontinuerl’exploitationdelatechnologiesansboursedéliée,comme
c’estsouventlecas.
Uneautredespossibilitésquelespartiesdoivententrevoir,estcellequiviseraitune
modification
delaportéedesdroitsconcédés,soitparinterventiongouvernementaleet
expropriation,soitparlicenceobligatoire,soitpardéchéancetotaleoupartielledecequi

13
faitl’objetdelalicence.Celaestplusparticulièrementvraienmatièredebrevetetc’estlà
toutsimplementunpointauquellespartiesdoivents’adresseretqu’ellesdoiventprévoirdans
lecadredeleursdiscussions.
RESPONSABILITÉ
Indépendammentdetouteclausecontractuellevisantàunerépartitionconventionnelle
de
laresponsabilitéadvenantdéfautdelatechnologie,iln’endemeurepasmoinsqu’ilyade
nombreusesobligationslégalesquipèsentsurl’uneetl’autredesparties,suivantlajuridiction
concernéeetvariantessentiellementenfonctiondecelles-ci.L’unedesplusimportantesest
cellequiatraitàlaresponsabilitéliéeauproduitetquel’onappelleenanglais »product
liability »etilapparaîtquelesseulesfaçonsdes’enprémunirsontd’unepartunétroitcontrôle
delaqualitéchezlelicenciéetd’autrepartlaprisedepoliced’assurance
avecune
couvertureadéquate.
Biensûr,onpeuttoujoursdemanderaulicenciédefournirpreuved’unecouverture
d’assuranceadéquatemaiscelle-cipouvantêtreinsuffisanteetlesassureursétantcequ’ils
sont,réticentsquandilfautpayerdelargesmontants,ilenrésultequelameilleure
protection,estunevérificationconstante
delafaçondontlatechnologieestemployée.Le
concédantdevraitprévoirdesclausesd’inspection
quantàl’utilisationdelatechnologie
transférée.
Parailleurs,ilapparaîtquelaresponsabilitéprincipaled’unconcédantfaceàsonlicencié
seradeluigarantirsontitredepropriétédanscequifaitl’objetdelicenceetsondroitde
procéderàteltransfert;delamêmefaçonunconcédantdevraégalement,expressément
oucommeconditionimplicite,faireensortequelatechnologie
transféréeserautileau
licenciépourlesutilisationsqu’ilveutenfaireetc’estd’ailleurslàl’avantagepourunlicencié
debiendéfinirdanssonpréambuleouailleurscepourquoiilveutêtrerécipiendairede
cettetechnologiequeluitransfèreleconcédant.
Detoutefaçon,leconcédantseraitbienfondéderéclamerdanstoutcontratdecette
nature,uneclauseàl’effetquelelicenciéledégagedetouteresponsabilitéetletiendra
indemneetgarantadvenantquelquepoursuiteendommagesrésultantdel’emploidela
technologie.Généralement,lelicenciétenteradelimitercetteclausededéchargede
responsabilitéenindiquantqu’ellenes’appliquerapasadvenantquetelsdommages
résultentd’unvicedeconceptionoud’unecarenceinhérenteàlatechnologie.
Leconcédantaintérêtdenepasvanteroutremesurelesbienfaitsdesatechnologie,
l’emploid’unlangagetropélogieuxpourraitvenirlehanter.
ASSISTANCETECHNIQUE
S’ilestvraiquelescontratslesplusviablessefontentrepartiesayantunemêmeexpérience
ouunmêmebagagetechnique,ilpeutnéanmoinsarriverquelelicencién’aitpastoutesles
connaissancesrequisespourpleinementetrapidementdéveloppercequifaitl’objetdela
technologietransférée.Ilfaudraalorsprévoirdesclausesdeformationprofessionnelleou
desoutienlogistique.Lesformesquepeutrevêtircetaspectdesrelationssontnombreuses
etilconvientdebiens’assurerdel’encadrementhumainetdel’habiletétechniquedel’une
etl’autredesparties.

14
Onpourraprévoirdescontratsdeconsultationavecdestiersdésignésouencoreprévoirles
modalitésd’apportducapitalhumainduconcédantaulicencié.
Encoreunefois,ilfautfaireensortedepréservertoutlecaractèreconfidentieldes
informationsquipourraientêtretransmisesàl’occasiondetelsstagesetseprémunir
égalementcontreladébauche
éventuelledesemployésdel’uneoul’autredesparties.
Afind’obvieràdesdemandesdeprêtdepersonnelqui,mêmepayé,obéreraitdefaçon
tropprononcéelebonfonctionnementd’uneentrepriseduconcédant,ilestégalementbon
deprévoirlesmodalités
« d’appelsausecours »,lenombred’heures/personnedemiseen
disponibilité,lecoûtderémunérationdupersonnelprêtédemêmequedesfraisdetransport
etd’hébergements’yrapportant,laresponsabilitéetlacouvertured’assurancepource
personnel,leurstâchesetdegréd’autorité.
CONTRÔLEETINSPECTION
Afindes’assurerdelaconformitédesdiversrapportsderedevancesdemêmequedes
activitésdulicenciéenregarddecequifaitl’objetdelalicence,leconcédantauraintérêt
etavantageàobtenircertainesgarantiesquantàl’exactitudedesrelevés
quiluiserontde
tempsàautresfournis.
Leconcédantdemanderaqu’onluifasserapport,danslesformesqu’ildéterminera,quant
auxdiversregistresd’achatsetdeventesayanttraitàlatechnologietransférée,cesrapports
devantaccompagnerlesremises,surlabasedeséchéanciersconvenus.D’ailleursetafin
deseménageruneréservedeclients
advenantrupturedesrelations,leconcédantaura
pareillementavantageàobtenirlenomdetouslesclientsdulicenciéetce,afind’êtreen
mesureéventuellementdelesprendreencharge.Peudelicenciéssonttoutefoisprêtsà
consentiràcegenred’exigence.
Desurcroît,leconcédant,ousesreprésentants,devraitpouvoirobteniraccèssurpréavis
raisonnable,auxlivrescomptables
etregistresdefabricationdulicenciépourêtreenmesure
devérifierl’exactitudedecesrapports.Commecesvérificationssontsouventonéreuses,
unedesfaçonsd’éviterd’avoiràenassumerlecoûtestdespécifierqu’advenantune
différenced’unpourcentagedonné,lescoûtsdetellesexpertisesetvérificationsserontàla
seulechargedulicencié.
Onpeutégalementobvieràcettevérificationensesatisfaisantdusermentd’unindividu
quantàlavéracitéetl’exactitudedesrapportsouencoreenconvenantqueceux-cisoient
certifiésexactsetvérifiésparunexpertcomptable.
Afind’éviterd’êtresoumisàdes »pressionsindues »d’unlicenciéquineseraitpaspleinement
satisfaitdecequifaitl’objetdelalicenceetdelaperformancedecelle-ci,ilseraitopportun
pourunconcédantd’indiquerqu’aucunecompensationlégalenepourraêtreeffectuéepar
lelicenciéentrelessommesduesauconcédantetquelqu’autreréclamationdulicencié.
Celaestparticulièrementvraidanslecasoùunconcédantafournidiversmatériauxet
élémentsàunlicenciéquiprendalorsprétextedelamoindrevétillepouralléguerdes
dommagesconsidérablesetrefuserdepayer.
ASPECTSCONTENTIEUX:CONTREFAÇONETVIOLATIONDETIERSOUPARDESTIERS

15
Leconcédantn’étantgénéralementpasprésentsurleterritoireetdanslesmilieuxoùle
licenciéexploitelatechnologietransférée,c’estdoncgénéralementaulicenciéqu’il
incomberaderelevertoutecontrefaçonouusurpationdesdroitsdepropriétéintellectuelle
ouautresserattachantàladitetechnologie.
Lelicenciéaavantageàêtrevigilantpuisque,sommetoute,danssonterritoire,c’estluiqui
paieuneredevancepourlatechnologieainsicopiéeouusurpée.Ildevraitdoncêtrestipulé
contractuellementquelelicenciéexerceraunevigilanceraisonnable
surlemarchéet
qu’advenantqu’ilaitconnaissancedequelquecontrefaçon,ileninformerapromptementle
concédantaveclemaximumdedétailspourquecedernierpuisseprendreposition.
Normalementilincombeauconcédantdesanctionner
sesdroitsdepropriétéintellectuelle
etd’instituerlui-mêmelesprocéduresjudiciairesappropriées.C’estd’ailleursàsonavantage
puisqueluiseulagénéralementlesupporttechniquepourcefaire,ilestaussisouventrisqué
delaisserladéfensedesesdroitsàuntiersco-contractantquin’apeut-êtrepaslesmêmes
intérêtsouviséesàlongterme.Surtoutsilecontratdevientcaducadvenantpertede
confidentialitéouinvalidationdesbrevetsenfaisantl’objet…!
Ilfaudradoncprévoirsidetellesprocéduresserontprisesparleconcédantseulou
conjointementaveclelicenciéet,advenantqueleconcédantneveuillepasyparticiper,
commentlelicenciépourraalorsprendreactionouforcerleconcédantàyêtrepartie
.De
lamêmefaçon,ilfaudraprévoirquisupporteralesfraisdetellesprocédures
,quifournirales
ressourceshumainesettechniquesetselonquellesmodalitéset,finalement,quiauradroit
auxbénéfices
monétairesendécoulant.
Lelicenciéétantenprincipetroublé
danssajouissancedelatechnologietransféréeparces
usurpations,ilfaudraégalementprévoiruneclauseàl’effetquelesobligationsmonétaires
dulicenciésontounonsuspenduespendantcesprocéduresouquelessommesdues
doiventounonêtreverséesauconcédantoudansuncompteenfidéicommis
.Enfin,quelle
portiondecessommesserviraounonàladéfensedesdroits.
CLAUSESPÉNALES
Selondeslimitespropresàchaquejuridictionvisée,lespartiesaurontsouventavantageà
quantifierpréalablementlesdommagesquirésulteraientdecertainesinexécutionsdu
contrat,quelecontratsoitounonannuléouannulableetce,afind’éviterquetousnese
perdentdansdelonguesbataillesjuridiquesetcomptables.Desurcroît,fixerdèsledébut
desdommagesliquidés
ouintérêtsadvenantdéfaut,estsouventunincitatifpourlesparties
àbienetfidèlementrespecterlecontratquileslie.
DÉSACCORD
Advenantdésaccord,ilestcommunquelespartiestententdenégocieràl’amiableune
solutionàleursdifférends.Advenantquetelsrapprochementsnepuissentsefaire,lesparties
peuventsoitallerdevantlestribunaux,soitencores’enremettreàunconciliateuret
soumettrelelitigeàl’arbitrage.C’estlàunequestiondepointdevueoudephilosophie,
l’uneoul’autredesapprochesayantleursavantagesetinconvénients.
Chosecertaine,mêmesilaclausecompromissoire
estmaintenantreconnueendroit
québécois,ilfaudraitnéanmoinss’assurerquecelle-ci,advenantquecettevoiesoitchoisie,
soitparfaiteetqu’ellesoitdenatureàlierdefaçonfinalelesparties.

16
Ilfaudraitégalementprévoirqu’outrelesdifférendscontractuelsquisontsouventfacilement
discutablesdevantuntribunald’arbitrage,ilnefautnéanmoinspasperdredevueque
l’urgencedelasituationforcesouventlerecoursàdesmesurespréliminairesd’injonctionou
desaisiequinepeuventémanerdeteltribunald’arbitrage.Ilfaudraitdoncprévoirdans
toutetelleclausecompromissoirequedefaçonintérimaireetàtitred’accessoire,lesparties
pourront,d’unefaçonoud’uneautre,recourirauxtribunauxayantjuridiction.
Àcetégard,ilestsouventdangereuxdestipulerd’avanceletribunaloùl’instancejuridique
quiaurajuridiction
.Eneffet,lesprocéduresd’homologationétantcequ’ellessont,
l’obtentiond’unjugementenOntariocontreunecompagniequinefaitaffairesqu’au
Québecobligeravraisemblablementceluiquil’aobtenuàreprendrelesmêmesprocédures
auQuébec.Dèslors,ilestsouventpréférabledenepaspréciserdetribunal,sinonceluidu
défendeur.
Parcontre,cequidevraitêtreprécisé,c’estledroitapplicable
.Eneffet,ilesttoujours
hasardeuxdes’enréféreràundroitétrangerquel’onnemaîtrisepasnécessairementetqui
procèdesouventd’unautresystèmejuridique.
CONCLUSION
Lorsdelanégociationetdelarédactiond’uncontratdelicence,lespartiesdoiventutiliser
lesclausesci-hautdiscutéesavecdiscernementafind’obteniruncontratbalancé.Sanscet
intérêtréciproque,oùchacunfaitàsamanièreunebonneaffaire,lemeilleurdescontrats
« juridiques »estvouéàl’échec.

17

ROBIC,ungrouped’avocatsetd’agentsdebrevetsetdemarquesdecommercevoué
depuis1892àlaprotectionetàlavalorisationdelapropriétéintellectuelledanstousles
domaines:brevets,dessinsindustrielsetmodèlesutilitaires;marquesdecommerce,marques
decertificationetappellationsd’origine;droitsd’auteur,propriétélittéraireetartistique,droits
voisinsetdel’artisteinterprète;informatique,logicielsetcircuitsintégrés;biotechnologies,
pharmaceutiquesetobtentionsvégétales;secretsdecommerce,know-howet
concurrence;licences,franchisesettransfertsdetechnologies;commerceélectronique,
distributionetdroitdesaffaires;marquage,publicitéetétiquetage;poursuite,litigeet
arbitrage;vérificationdiligenteetaudit;etce,tantauCanadaqu’ailleursdanslemonde.La
maîtrisedesintangibles.
ROBIC,agroupoflawyersandofpatentandtrademarkagentsdedicatedsince1892tothe
protectionandthevalorizationofallfieldsofintellectualproperty:patents,industrialdesigns
andutilitypatents;trademarks,certificationmarksandindicationsoforigin;copyrightand
entertainmentlaw,artistsandperformers,neighbouringrights;computer,softwareand
integratedcircuits;biotechnologies,pharmaceuticalsandplantbreeders;tradesecrets,
know-how,competitionandanti-trust;licensing,franchisingandtechnologytransfers;e-
commerce,distributionandbusinesslaw;marketing,publicityandlabelling;prosecution
litigationandarbitration;duediligence;inCanadaandthroughouttheworld.Ideaslive
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