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La réputation de votre marque de commerce, un actif à protéger

La réputation de votre marque de commerce, un actif à protéger

Rosalie Jetté et Catherine Bergeron
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques de commerce

Une boutique de cannabis située à Vancouver a maintenant besoin d’un nouveau nom et d’un nouveau logo! En effet, la Cour fédérale du Canada a rendu, le 11 juin dernier, un jugement[*] lui enjoignant de cesser l’utilisation de sa marque de commerce HERBS R US au motif que celle-ci déprécie la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce du géant des jouets pour enfants Toys « R » Us.

La protection de l’achalandage sous l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce

« L’achalandage » évoque l’association positive qui attire les clients vers les produits ou les services d’un propriétaire de marque plutôt que vers ceux de ses concurrents. Cet actif bénéficie notamment d’une protection grâce à l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce[**], qui prévoit une interdiction d’employer une marque de commerce enregistrée d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de son achalandage.

Dans la cause qui nous occupe, la notoriété de la marque de commerce TOYS R US était bien établie grâce à ses 80 succursales canadiennes, son site web visité plus de 22 millions de fois en un an et ses efforts publicitaires considérables. L’enjeu pour le détaillant de jouets était donc plutôt de faire la démonstration de l’emploi de sa marque par le défendeur, de même que l’effet vraisemblable de cet emploi sur sa réputation (le « dommage »).

À cet égard, la Cour a précisé que, pour que le recours de l’article 22 trouve application, la marque de commerce employée par le tiers non-autorisé ne devait pas nécessairement être la marque telle qu’enregistrée par son propriétaire. En effet, celles-ci doivent seulement être « suffisamment similaires » pour évoquer une association mentale chez le consommateur. Or, en comparant les deux marques de commerce, la Cour a déterminé qu’elles étaient si similaires que cette connexion était « pratiquement inévitable ».

Sur la question du dommage, la Cour s’est encore une fois rangée du côté de Toys « R » Us, en concluant que « la création d’une association entre Toys « R » Us et un « dispensaire » de cannabis, en particulier un qui semble fonctionner sans licence, et qui commercialise par le biais des médias sociaux un contenu à thème adulte qui inclurait de la nudité et des jurons, est « totalement incompatible » avec la réputation de la marque TOYS R US » et risque donc de la ternir.

L’article 22 à la rescousse

Le recours sous l’article 22 s’avère donc être une avenue intéressante afin de protéger sa marque de commerce, laquelle peut être particulièrement utile lorsque, tout comme pour la marque TOYS R US, la Cour conclut à l’absence de violation en vertu des recours fondés sur la concurrence déloyale (passing-off) et la violation dans une marque enregistrée pour cause de confusion. En effet, le régime sous l’article 22 ne nécessitant pas de remplir le test de la confusion, celui-ci représente une alternative permettant aux propriétaires de marques enregistrées de faire valoir leurs droits dans la réputation de leurs marques et ce, même si les défendeurs œuvrent dans un domaine et offrent des produits et services qui sont d’une nature complètement différente.

L’équipe de ROBIC demeure disponible pour vous conseiller quant aux meilleures stratégies de protection pour vos marques de commerce. N’hésitez pas à nous contacter!


© CIPS, 2020.
[1] Rosalie Jetté est stagiaire du Barreau chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce.
[2] Catherine Bergeron est avocate et agente de marques, associée chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce.
[*]Toys R Us c. Herbs R Us, 2020 FC 682.  À noter que le délai d’appel n’est pas expiré.
[**]L.R.C. (1985), ch. T-13.