La protection d’un produit par l’enregistrement d’un dessin

LAPROTECTIOND’UNPRODUITPARL’ENREGISTREMENTD’UNDESSIN*

MARCGAGNON**
ROBIC,S.E.N.C.R.L.
AVOCATS,AGENTSDEBREVETSETDEMARQUESDECOMMERCE

Bienquelapréparationd’unedemanded’enregistrementpourundessin1soitbeaucoup
plussimplequepourunedemandedebrevet,bienquelecoûtpourobtenir
l’enregistrementd’undessinsoitmoinsélevéqueceluipourobtenirunbrevet,etbienque
laprotectionpardessinpuisses’avérerunatoutcommercialpourlespersonnesetles
sociétésdésireusesdeprotégerl’apparencedeleursproduits,laprotectionpardessin
demeuretropsouventignoréelorsqu’ils’agitdeprotégerunnouveauproduit.

Unenregistrementd’undessinpeuteneffetoffriruneprotectionadditionnelleàcelle
conféréeparunbrevet,ouencore,laseuleprotectionpossiblelorsquel’aspectfonctionnel
d’unproduitnepeutpasêtreprotégéparunbrevet.Laprotectionpardessindevraitdonc
êtreconsidéréeàchaquefoisetnousexamineronsicilesconditionsdefondetdeforme
pourprotégerundessinauCanadaetàl’étranger.

Avecl’adhésionduCanadaàl’ArrangementdeLaHayele5novembre2018,laLoisurles
dessinsindustriels(«Loi»)etleRèglementsurlesdessinsindustriels(«Règlement»)ont
étémodifiésetlegouvernementaaussiprofitédel’occasionpourmoderniserlesystème
dedessinauCanada.Nousaborderonsdonclaprotectionpardessinetcertainsaspects
dunouveausystèmededessin.

Natured’undessin

Undessinviselescaractéristiquesvisuellesd’unproduit(objetfini),ouunecombinaison
decaractéristiques,encequitouchesaforme,saconfiguration,sonmotifouseséléments
décoratifs.

Distinctionavecledroitd’auteur.Undessinappliquéàunproduitestaudépartprotégé
parledroitd’auteur.Cependant,dèsqu’ilyaunereproductionàplusde50exemplaires
duproduitviséparledessin,oud’undessinquin’endiffèrepassensiblement,iln’yapas
decontrefaçondudroitd’auteur.

**ParuedanslaRevuedel’OrdredeschimistesduQuébec,volume33,numéro2,hiver2019.
**MarcGagnonestavocat,ingénieur,agentdebrevetsauCanadaetauxÉtats-Unisetagentdemarques
decommerce,associéchezROBIC,S.E.N.C.R.L.,uncabinetmultidisciplinaired’avocatsetd’agentsde
brevetsetdemarquesdecommerce.
1AuCanada,undessinindustriel.AuxÉtats-Unis,undesignpatent.EnEurope,undessinouunmodèle.

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Ainsi,silamontreillustréeci-dessousfaitl’objetd’unecommercialisationexclusiveet
limitéeàmoinsde50personnes,sareproductionparuntiersseraunecontrefaçondudroit
d’auteur,maissicelle-ciestcommercialiséeàplusde50exemplaires,elledoitalorsêtre
protégéeparundessin.

Distinctionaveclamarquedecommerce.Undessinappliquéàunproduitpourraêtre
enregistrécommeunemarquedecommerce(signedistinctif)sileproduitaété
commercialiséauCanadadefaçonàcequeceproduitsoitdevenudistinctifàladatedu
dépôtlademanded’enregistrement,commeparexemplelabouteilleQUIKBUNNY
illustréeci-dessous(marqueLMC521,102):

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Laprotectionparunemarquedecommercepeutdanscertainescirconstancess’ajouterà
celleofferteparundessinet(ou)prolongerl’exclusivitéunefoislaprotectionpardessin
expirée

Distinctionaveclebrevet.Undessinprotègelescaractéristiquesvisuellesd’unproduit
alorsqu’unbrevetprotègelescaractéristiquesfonctionnellesduproduit.Unproduitpeut
fairel’objetàlafoisd’unenregistrementd’undessinvisantsonapparenceetd’unbrevet
visantsafonctionutilitaire.

Dessin:HeadbandCA100,786

Brevet:CA2,405,926

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Conditionspourobtenirunenregistrement

Undessindoitêtrenouveauafind’êtreenregistrable.Undessinestnouveausilemême
dessin,ouundessinnedifférantpasdefaçonimportante,n’apasfaitl’objetd’une
divulgationpubliqueavantladatededépôt.

Ledessindoitaussiviserdescaractéristiquesautresquecellesrésultantdelafonction
utilitaireduproduit.Dèsqu’undessinviseaumoinsunecaractéristiquevisuellequirelève
del’apparenceduproduit,etnonpasdesafonction,cedessinpeutêtreenregistrable.Il
estenprincipepossibledeprotégerpardessinunproduitquiestvisibleàunmoment
quelconquedesacommercialisation.

Divulgationetpériodedegrâce

Certainesjuridictions,commeleCanada,lesÉtats-Unisetl’Unioneuropéenne,accordent
undélaidegrâced’unanentrelapremièredivulgationpubliquedudessinparl’auteurdu
dessinetladateàlaquelleunedemanded’enregistrementestdéposée.Dansd’autres
juridictions,ilestcependantimpossibled’obtenirunenregistrementvalidesiledessina
étépubliquementdivulguéavantladatededépôtd’unepremièredemande.

Propriétairedudessin

L’auteurdudessinenestlepremierpropriétaire.AuCanada,sileoulesauteursontréalisé
ledessinpouruneautrepersonneetpourunecompensationmonétaire,lepremier
propriétaireestalorscetteautrepersonne.Ledessinpeutensuiteêtrecédéoulicencié
commetoutautreactifdepropriétéintellectuelle.

Étapespourobtenirunenregistrement

Lapremièreétapeestlapréparationd’unedemandequidoitviserundessinoudes
variantesd’undessinetquidoitinclureunereprésentationdudessin.Cettereprésentation
doitcomprendreaumoinsuneesquisseouunephotographiequimontreledessinseulou
leproduitseul.

Lesesquissesouphotographiesdoiventcomprendreautantdevuesquenécessairespour
adéquatementillustrerlescaractéristiquesvisuellesdudessin.Bienqu’ilsoitaussipossible
depréparerdesphotographies,ilestpréférabled’utiliserdesesquissespuisquedes
photographiesnesontpasacceptéesdanstouteslesjuridictions.Habituellement,les
esquissescomprennentseptvuesdudessin(deface,dederrière,desdeuxcôtés,du
dessus,dudessousetenperspective).Pourplusieursproduitsdontledessousreposesur
unesurface,lavuedudessouspeutêtreomisepuisqu’elleprésentepeud’attraitvisuel.

AuCanada,lademandeestréputéeviserl’ensembledescaractéristiquesvisuellesde
forme,deconfiguration,demotifetdedécorationdudessin.Lademandedevraitdonc

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comprendreunedescriptionafindebiendéfinirlaprotectionviséeenyidentifiantles
caractéristiquesvisuellesnouvellesdudessin.Siuneouplusieurscaractéristiques
visuellesprésententuneplusgrandeimportanceeuégardàlanouveautédudessin,ces
caractéristiquesdevraientêtrepréciséesdansladescription.

Ladeuxièmeétapeestledépôtdelademandedanslaoulesjuridictions(payset(ou)
régions)oùuneprotectionestrecherchée.

Latroisièmeétapeestl’examendelademandeparunexaminateurdelajuridiction
concernée.AuCanada,l’examencommenceautourdesixàhuitmoisaprèsledépôtde
lademande.Lerôledel’examinateurn’estpasdejugerdelaqualitéouduméritede
l’apparencedudessin,maisplutôtdes’assurerquelademanderépondaucritèrede
nouveautéetauxexigencesdeforme.Dansd’autresjuridictions,commel’Union
européenne,seulesdesconditionsdeformesontexigées.

Ilfautnoterqu’ilpeutarriverquelademandesoitrefuséeparl’examinateur.Parexemple,
ilpeutconsidérerquelescaractéristiquesvisuellesduproduitnesontpasnouvelles,ou
nesontpassuffisammentdifférentes,poursedistinguerdel’artantérieur.L’examinateur
émettraalorsunRapportd’examenetuneréponsedevraêtredéposéedansundélaide
troismoisaveclapossibilitéd’obteniruneseuleetuniqueprolongationdedélaidesix
mois.Siaucuneréponsen’estdéposée,lademandeseraconsidéréecommeabandonnée
maispourraitêtrerétablie.

Enfin,laquatrièmeétapeestladélivranced’unAvisd’enregistrementlorsque
l’examinateurconsidèrequelademanderépondàtouslescritères.AuCanada,ledessin
estenregistrésansqu’ilsoitnécessairedeverserunetaxegouvernementale.
Habituellement,l’enregistrementd’undessinestobtenudansundélaid’unanetdemià
deuxansàcompterdeladatededépôtdelademande.

Alorsquelesdemandesn’étaientpaspubliéesauparavant,lanouvelleLoiprévoitune
publicationàladatelaplushâtivedeladated’enregistrementetdeladatequitombe30
moisaprèsladatededépôtoudepriorité.

LenouveauRèglementcodifieégalementlapossibilitéd’obtenirunsursisà
l’enregistrementlimitétoutefoisàunsursismaximumde30moissuivantladatededépôt
oudepriorité.Cesursispeutêtreutilenotammentdanslecasoùunestratégiededépôts
impliqueplusieurspays.Àl’inverse,ilestaussipossibled’obtenirunexamenaccéléré.

ArrangementdelaHaye

Avecl’ArrangementdelaHaye,undemandeurcanadienpeutdéposeruneseuledemande
auBureauinternationaldel’Organisationmondialedelapropriétéintellectuelle(«OMPI»)
endésignantplusieursjuridictions,incluantleCanada,lesÉtats-Unis,l’Unioneuropéenne
parmiles70membresdecetArrangement.Afind’obtenirunedatededépôt,ledemandeur
doitpayerlestaxesinternationalesetlataxededésignationpourlesjuridictionsviséeset

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pourchaquedessin(produit).Lademandedoitnotammentcomprendrelenometl’adresse
dudéposant,lenomduproduitetunereproductionduproduit.

Unenregistrementinternationalpeutviserjusqu’à100produitsdifférentsdansunemême
classedelaclassificationdeLocarno,queleCanadavamaintenantutiliser.Cette
classificationregroupetouslesproduitsen32classes.

LadatededépôtauCanada,ladatededépôtinternationaletladated’enregistrement
internationalcorrespondentàlamêmedate,soitladateàlaquellelademandeaété
régulièrementdéposéeauBureauinternational.Ladatedepublicationestcelledela
publicationdel’enregistrementinternationaldansleBulletininternational(autourdesix
moisaprèsladatededépôtinternational).

Unefoisquel’OMPIaeffectuél’examendesconditionsdeformeetquel’enregistrement
internationalestpublié,l’examenvadébuterdanschacunedesjuridictionsdésignées.Si
leCanadaestdésigné,l’OfficedelapropriétéintellectuelleduCanada(«OPIC»)peut
ainsidébutersonexamensubstantif.Sil’enregistrementinternationalviseplusieurs
produits,l’OPICdivisealorscetenregistrementenplusieursdemandesdistinctesdeLa
Haye.LenouveauRèglementprévoitquelecontenudelademandedeLaHayeestréputé
conformequantàlaqualité,laformeetlaprésentationdesreproductionsetdes
photographies,quantaunometàl’adressedudemandeuretquantàladescription
facultative(descriptiondudessin)puisquel’OMPIadéjàvérifiécesconditions.

Puisqu’ilyaunexamensubstantifauCanada,ladated’enregistrementauCanadane
correspondpasàladated’enregistrementinternationalpuisqu’ellecorrespondraplutôtà
laplushâtivedeladatedeladéclarationd’octroidelaprotection,siunetelledéclaration
estémiseparl’OPIC,ouàladatequitombe12moisetunjoursuivantladatede
publication(autourde18moisaprèsladatededépôtinternational).

Stratégiededépôt

Unchimistequidéveloppeunnouveauparfumpeutvouloirprotégerl’apparencede
plusieursproduitsdifférentscomprenantceparfum,commedesbouteillesoudesflacons
pourparfumerie,desbouteillesoudescontenantspourshampoingougeldouche,des
diffuseursdeparfum,desdistributeursdesavonsliquides,transparentsouopaques,avec
desbouchonsdedifférentstypesoudedifférentesformes,etaussidessavonssolidesde
différentesformesoud’apparences.

Commepremièreoption,cechimistepeutenvisagerledépôtd’unedemandeinternationale
quienglobeparexemplesixdessinsdedifférentsproduitsillustrésci-dessous2(bouteille,
flacon,contenant,distributeurs,savon,etc.)etquidésigneplusieursjuridictionscommele
Canada,lesÉtats-Unis,l’Unioneuropéenne,leJapon,etc.

2Enregistrementscanadiens165,105,129,717,177,019,152,480,163,942et179,842.

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SileCanadaestdésigné,ilyauraalorssixdemandesdistinctesàl’OPIC,chacunede
celles-civisantundessinquidoitêtrenouveaupourêtreenregistré.

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Commeautreoption,aulieudedéposerunedemandeinternationale,cechimistepeut
plutôtdéposersixdemandesdistinctesauCanadaetauxÉtats-Unisenfonctiondumarché
viséetconsidérantcertainesparticularitésquantauxÉtats-Unis3.

Droitexclusifconféréparl’enregistrement

L’enregistrementd’undessinauCanada,saufsisoninvaliditéestdémontrée,confèreau
propriétairedudessinundroitexclusifpendantunepériodedonnée.Ainsi,pendant
l’existencedel’enregistrement,ilestinterdit,sansl’autorisationdupropriétairedudessin,
defabriquer,d’importeràdesfinscommerciales,oudevendre,deloueroud’offrirou
d’exposerenvuedelaventeoulalocationunproduitpourlequelundessinaétéenregistré
etauquelestappliquéledessin,ouundessinnedifférantpasdefaçonimportantedecelui-
ci.

Aucunrecoursencontrefaçonnepeutêtreentreprisavantl’enregistrementdudessinet
cen’estqu’aprèsl’enregistrementquedesprocéduresjudiciairespeuventdébutées.Pour
établirs’ilyaounoncontrefaçon,ilfauteffectueruneanalysecomparativedudessintel
qu’enregistréetduproduitduprésumécontrefacteurpourdéterminersiceproduitreprend
ledessin,ousiceproduitnediffèrepasdefaçonimportantedudessin.

Plusledessinsedistinguedel’artantérieur,plusildevraitbénéficierd’unelargeprotection.
Silesdifférencesquiexistententreledessinetleproduitdudéfendeursontmoindresque
cellesquiexistententreledessinetl’artantérieur,ilestpossibledeconclurequ’ilya
contrefaçon.

Considérationstratégique

PuisquelanouvelleLoiprévoitunedéfinitiondelanouveautéquireprendlelangagedu
droitexclusifprévudanslaLoi(lemêmedessin,ouundessinnedifférantpasdefaçon
importantedecelui-ci),unepersonnequiestaccuséedecontrefaçond’undessin
antérieurementenregistrépeutinvoquerendéfensesonenregistrementsubséquentvisant
sonproduit.Plusparticulièrement,cettepersonnepeutargumenterqueleproduitvisépar
sondessinenregistrénepeutcontrefaireledessinantérieur,carl’OPICadéterminéque
sondessinétaitnouveauparrapportàl’artantérieur,incluantcedessinantérieurquia
normalementétéconsidéréparl’OPIC.Ainsi,l’obtentiond’unenregistrementd’undessin
peutoffrirl’avantageadditionneldeconstituerunmoyendedéfensecontreunéventuel
recoursencontrefaçond’unenregistrementantérieur.

3SansvouloirexaminertouteslesparticularitéspourlesÉtats-Unisàl’égarddel’ArrangementdeLa
Haye,mêmeavecundépôtinternationalvisantplusieursdessins,unseuldessinpeutêtreenregistré
auniveauinternationalpourlesÉtats-Unisetlesdessinsadditionnelsdoiventfairel’objetde
demandesnationalesdistinctes(divionnaisesoucontinuations)accompagnéesdefrais
supplémentairespourprotégerceux-ciauxÉtats-Unis.

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Duréedudroitexclusif

AuCanada,pourunedemandedéposéeavantle5novembre2018,laduréede
l’enregistrementestde10ans.Pourunedemandedéposéeleouaprèsle5novembre
2018,laduréedel’enregistrementestladuréelapluslonguede15ansàcompterdela
datededépôtoude10ansàcompterdeladated’enregistrement.AuxÉtats-Unis,ladurée
estde15ansàcompterdeladated’enregistrement.Laplupartdesjuridictions,saufles
États-Unis,exigentlepaiementdedroitsréglementairespourmaintenirl’enregistrement
envigueur.AuCanada,ilfautpayerunetaxecinqansaprèsladated’enregistrementou
aprèsladatededépôtinternationalpourunenregistrementdeLaHaye.

Marquaged’unproduitviséparunenregistrement

Bienquelemarquaged’unproduitviséparunenregistrementnesoitpasobligatoireau
Canada,ilestfortementrecommandédemarquerleproduitpuisquelepropriétairedu
dessinpourraitêtredésavantagéetpourraitnepasavoirdroitàdesdommagesdansle
cadred’unrecoursencontrefaçons’iln’optepaspourlemarquagevolontaire.Le
marquagedoitêtreapposésurleproduit,sursonétiquetteousonemballage,etdevrait
comprendrelalettre«D»entouréed’uncercleetsuiviedunomdupropriétairedudessin.
AuxÉtats-Unis,leproduitdoitêtremarquépouravoirdroitàdesdommages.Lorsqu’une
demandeesteninstanceetquel’enregistrementn’atoujourspasétéobtenu,ilestpossible
d’utilisercommemarquage«enregistrementd’undessindemandé»ou«design
registrationpending»auCanadaou«USDesignPatentPending»auxÉtats-Unis.

Conclusion

Bienqueledessinn’offrepasuneprotectionaussiétendueetaussilonguequecelleofferte
parunbrevet,l’enregistrementd’undessinpeuttoutdemêmeoffriruneprotection
additionnelleàcelleconféréeparunbrevet,ouencorelaseuleprotectionpossiblelorsque
l’aspectfonctionneld’unproduitnepeutpasêtreprotégéparunbrevet.Ilfautdeplus
retenirquelecoûtpourobtenirl’enregistrementd’undessinestsouventbieninférieurà
celuipourobtenirunbrevet.

L’enregistrementd’undessinoffreaussiuneformedeprotectionutilepourlespersonnes
etlessociétésdésireusesdeprotégerl’apparencedeleursproduitsetl’enregistrement
d’undessindevraitaumoinsdissuaderlescompétiteursdecommercialiserunecopie
servileduproduitquiestviséparl’enregistrement.

Unentrepreneurdevraitdoncs’assurerdeconsidérerlaprotectionpardessinavecun
agentdebrevetouunavocatlorsdudéveloppementoudelamiseenmarchédetout
nouveauproduitpouréventuellementvalorisersesactifsdepropriétéintellectuelleeny
ajoutantunouplusieursdessinspourchaqueproduit,defaçonsimpleetrelativementpeu
coûteuse.