BULLETIN ROBIC

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La propriété intellectuelle dans les transactions commerciales

1995-01-01

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LAPROPRIÉTÉINTELLECTUELLE
DANSLESTRANSACTIONSCOMMERCIALES

par
FrançoisPainchaud*
LEGERROBICRICHARD,avocats
ROBIC,agentsdebrevetsetdemarques
55St-Jacques,Montréal(Québec)CanadaH2Y3X2
Tél.(514)987-6242-Fax(514)845-7874
Courriel:marion@robic.com–SiteInternet:www.robic.ca

INTRODUCTION

Lorsd’unevented’entreprise,contrairementàbiend’autrestypesdevente,les
partiessontconfrontéesavecletransfertdeplusieurscatégoriesd’actifsincluantdes
bienstangiblesetdesbiensintangibles,cesdernierspouvantégalementêtre
reclassifiésselondiversélémentstelslesactionsouautrestitresd’entreprise,les
billetsdebanque,chèquesetautreseffetsdecommerce,lapropriétéintellectuelle,
etc.Lebutdecetexposéseradetraiterdedifférentsaspectsreliésàlavente
d’actifsidentifiéscommefaisantpartiedelapropriétéintellectuelle.Uneattention
particulièreseraapportéeauxconséquencesd’unevented’entreprise,bienquela
plupartdesconceptsdiscutéss’appliquentdanslaplupartdestransactions
impliquantunevente,cessionoutransfertd’unbiendepropriétéintellectuelleet
même,danscertainscas,d’un »quasi-bien »sijepuism’exprimerainsiencequi
concernelessecretsdecommerce,lesavoir-faireetautresinformations
confidentielles.

L’existencemêmed’undroitdepropriétéintellectuelle,c’est-à-dired’un »bien »au
sensduCodecivil,estgénéralementlefruitdesloisspécifiques.Detelsbiens
statutairesincluentlesbrevets,ledroitd’auteur,lesdesignsindustrielsetlesplus
exotiques,i.e.lestopographiesdecircuitsintégrésetlesobtentionsvégétales.

Vousaureznotéquej’aiomislesmarquesdecommerce.C’estparcequeles
marquesdecommerceauCanada,bienqu’encadréesparlaLoisurlesmarquesde
commerce,existentdusimplefaitdeleurusageetdeleurcapacitéàdistinguerun
produitouunservice.Lesmarquesnonenregistréessontfréquemmentappeléesen
droitanglo-saxon »CommonLawTrade-Marks ».Incidemment, »Trade-Marks »au
Canadaprenduntraitd’uniontoutcommeenAngleterre,contrairementauxÉtats-
Unisoùcetermes’écritenunseulmot.

©LÉGERROBICRICHARD,1995.
*
Avocat,FrançoisPainchaudestl’undesassociésprincipauxduCabinetd’avocats
LÉGERROBICRICHARD,s.e.n.c.etduCabinetd’agentsdebrevetsetdemarques
decommerceROBIC,se.n.c.

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Ilyaégalementd’autres »propriétésintellectuelles »quisontsoumisesauxrègles
généralesdedroittantdanslesautresprovinces(« CommonLaw »)qu’auQuébecen
vertududroitcivil.Entreautres,onyretrouvelessecretsdecommerce,lesavoir-
faireetlesinformationsconfidentielles.

Tousces »intangibles »,contrairementauxbienstangiblesn’ontpasencoreatteintle
staded’évolutionaupointdevuelégal,pourêtrecomparables,parexemple,audroit
immobilieroùonaraffinél’ensembledestransactionsquipeuventaffecterun
immeubleàunpointtelquelessystèmesjuridiques,telleCodecivil,s’yattardent
surplusieursfacettes:droitdepropriété,droitd’usage,l’usufruit,lesdroits
superficiels,ledroitdulouage,etc.Enmatièredepropriétaireintellectuelle,ontend
às’inspirerdecesmodèlespourenassurerleurgestion.Toutefoiscelasefait
souventavecdesdifférencesmarquéesouencoreavecdifficultés,parexemple,une
simplelicenced’usagedemarquesdecommerceseraitgénéralementdéfinieau
Québeccommeunbailmobilier;qu’arrive-t-illorsqu’ils’agitdesecretscommerciaux
pourlesquelslesconceptsfondamentauxdebiensetdepropriétésontdifficilement
applicables?

Lorsd’unevented’entreprises,beaucoupd’actifstransféréssontdudomainedela
propriétéintellectuelle.Évidemment,sil’entrepriseestimpliquéedansdessecteurs
dehautetechnologiecommelessecteursinformatique,aérospatial,pharmaceutique,
chimique,etc…,lapropriétéintellectuellepourraprendreuneplacemajeuredansla
transaction.S’ils’agitd’uneentreprisedefranchisage/licensing,lapropriété
intellectuelleseradepremièreimportance.Danslesautrescas,ilnefautpasen
sous-
estimerl’ampleur.Untravailbieneffectuéàcechapitrepermettraauxparties
d’éviterdesproblèmesoudesembûchesplustard,iln’yaqu’àpenserauxexemples
quisuivent:

1)Vented’un »produit »Onvendlesmarques,lesavoir-faire,les
recettes,lesformulations,la(les)chaîne(s)d’embouteillageetd’emballage,
l’inventaireetlalistedeclients;lafabricationduproduitestassuréeparunetierce
partie.Lorsdelaterminaisonducontratdefabrication(5ansplustard),cette
dernièreconsidèreêtrepropriétairedesrecettes/formulationsetlecontratde
fabricationnefaitpasréférenceauxaméliorations…

2)Vented’entrepriseIlyaventedetouteslesmarquesX,sont
excluestouteslesmarquesY,maispersonnen’aprévulesortdelamarqueXYqui
estparailleursenregistrée…

3)L’achatdel’entreprisecomprendlapriseencharged’une
technologiebrevetée.Toutefois,letransfertn’estpasenregistréauprèsduBureau
desbrevets…

Autantdeproblèmesqu’onrencontrefréquemmentdanslaviedetouslesjours.
Noustenterons,danscebrefexposé,depasserenrevuecertainsdeséléments(qui
nesontpasexhaustifs),qu’unavocatcommercialistepeutrencontrerlorsdutransfert
dedroitdepropriétéintellectuelle.

LETRANSFERTDEDROITDEPROPRIÉTÉINTELLECTUELLE

1.LESBREVETS

Encequiconcernelesbrevets,onasouventtendanceàcroire,àtort,quelaLoisur
lesbrevetsnefaitqueprévoirlesconditionsetlaprocédurepourobtenirunbrevet
qui,unefoisobtenu,constitueun »bien »susceptibled’êtrealiéné.

Or,laloifaitégalementdel' »invention »susceptibled’êtrebrevetée,un »bien »,unbien
précairetoutauplusmaisquiasaraisond’êtrelorsd’unevented’entreprise.

Maisencoreplusimportant,laLoisurlesbrevets,selonlesdispositionsde
l’article50(voirAnnexe »A »),prévoitcertainesmodalitésconcernantlacessionoula
concessiondudroitexclusifd’exécuteretd’exploiterl’inventionbrevetée.

(i)CessiondedroitsPremièrement,lacessiondoitêtrefaiteaumoyend’un
acteécrit.Cettecessionpeutmêmes’effectuerpourunepartieseulementde
l’intérêt(Cequiestpeufréquent;généralement,lespartiespréfèrentaccorderune
licenced’usagepouruneapplicationpartielle.).

Toutecession,pourêtreopposableauxtiers,doitêtreenregistréeauBureaudes
brevets(art.50(3)et51),cecis’appliqueraitégalementaucasdelicenceexclusive
étantdonnélestermesdel’article50(2).

(ii)VérificationdiligenteLorsdelavérificationdiligente,ilseratrès
importantderepéreretidentifierleoulesinventeurspours’assurerdelavaliditéde
lachaînedetitresentrel’employé-inventeuretl’entreprise-titulairedesdroits.

Dansdescassemblables,pourévitertoutproblèmed’interprétation,ilfaudravérifier
lescontratsd’emploidecesemployés-inventeurspours’assurerqu’ilsontcédéà
l’entreprise,àl’avance,tousleursdroitsdanslesinventionsqu’ilspourrontfaireà
l’occasiondel’exécutiondeleursfonctions.

Ilyauraensuitelieuderevoirlebrevet(voirAnnexe »B »)etlireses »revendications
»
pourconnaîtrecequifaitréellementl’objetdubrevetetl’étenduedelaprotection
offerteparlebrevetsurlatechnologieachetée.L’aided’unagentdebrevetspourra
s’avérerimportante,voirmêmecruciale,surcepointpours’assurerquel’entreprise
achètebiendes »pommes »etnondes »oranges ».

Ilyauralieuégalementd’évaluerl’étenduedel’usage
quipeutêtrefaitdel’invention
brevetéeparoppositionauxautresbrevetssubsistantsetpropriétéd’autres
entreprises.Lebrevetsuruneinventionnepermetpasnécessairementà
l’entreprisedefaireusagedel’invention.Ilpermetseulementàl’entreprise
d’empêcherlestiersd’enfairel’usage.Dansplusieursdomaines,parexempleence
quiconcernelatéléphoniecellulaire,plusieursbrevetsontétédemandésetobtenus

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parplusieursentreprises,cequiforcelesparties,oucertainesd’entreelles,à
s’accorderdeslicencescroiséespermettantl’utilisationmutuelledeleursbrevetset
permettantainsiàchaqueentreprised’êtrepluscompétitivesurlemarché…création
d’une »alliancestratégique ».

(iii)ConsidérationsinternationalesLesbrevetsn’ontd’effetque
pourleterritoireoùilsontétéobtenus.Ilyadonclieudefairelesmêmes
vérificationssurtouslesmarchésoùl’entrepriseadesactivitésdefaçonàs’assurer
quecettedernièrepossèdeuneprotectionadéquatepartoutoùellefaitaffaires,et
égalementdefaçonàdéterminers’ilesttoujourspossibled’obtenirunbrevetsurun
territoirespécifique.

2.LEDROITD’AUTEUR

Ledroitd’auteur,peut-êtreparcequefaisantpartiedefaçonbeaucoupplusactivede
laviedetouteentreprisedepuislarévolutiondel’informatique,estencoreplus
difficileàcernerpourlesavocatscommercialistesquelesbrevets.Laprotection
offerteparlaLoisurledroitd’auteurest,entreautres,d’empêcherlareproductionde
l’oeuvreoriginale,toutefoislaloin’empêchepaslacréationindépendanted’une
oeuvresimilaire(voirmême,enthéorie,identique).Cecicompliqueleschoses
énormémentlorsdesséancesdevérificationdiligente,lorsquel’avocatvoudra
s’assurerdel’absencedeviolationdudroitd’auteur,lesreprésentationsetgaranties
àceteffetserontd’autantplusimportantes.Ilfautàtoutprixéviterd’accepterdes
représentationsdetype: »Aumeilleurdelaconnaissanceduvendeur… »surces
sujets,mêmesicevendeurvousindiquequ’ilestdebonnefoi.Laresponsabilitéen
casdeviolationsdedroitd’auteurs(debonnefoiounon)doitdemeurersurles
épaulesduvendeur.

(i)CessionEnmatièrededroitd’auteur,laloifaitégalementexceptionaux
principesgénérauxdudroitcivilenrequérantlanécessitéd’undocumentécritet
signéparletitulaire(ouunagentdûmentautorisé)pourattesterdelacessiondu
droitd’auteur;commel’enregistrementdudroitd’auteurn’estpasobligatoire,la
cessionoulaconcessiondedroitsn’apasàêtreenregistrée.Toutefois,ilestplus
querecommandabled’enregistrertoutdroitd’auteurdansuneoeuvreayantde
l’importancepouruneentrepriseetd’enregistrerledocumentdecessionlorsde
l’acquisition(oul’obtentiond’unelicence)detoutdroitdansuneoeuvredefaçonà
publicisercesévénementsjuridiques.Unélémentsupplémentairemiliteenfaveur
del’enregistrementd’undroitd’auteuretdetouteconcessiond’unintérêtparcession
ouparlicence:laconcessiond’unintérêtdansuneoeuvrepeutêtredéclaréenulle
àl’encontred’untiersdebonnefoi,acquéreurpourvaleuràmoinsqu’unetelle
concessionn’aitétéenregistréepréalablementàl’enregistrementdudocumentsur
lequelletierscessionnairefondesaréclamation.

Étantdonnélelibellédel’article13(4)delaloi(voirAnnexe »C »),ilapparaît
égalementimportantd’énumérerspécifiquementlesprincipalesoeuvrestransférées
lorsd’unevente,telleunevented’entreprise,sidetelsdroitsreprésententunepartie

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importantedel’entreprise(i.e.uneentrepriseactivedansledomainedu
développementdelogiciel).

(ii)VérificationdiligenteEncoreunefoiscommepointde
départdetoutevente,enmatièredevérificationdiligente,ils’agitd’établirlachaîne
detitrespours’assurerdudroitdepropriétéduvendeurpotentiel.LaLoisurledroit
d’auteur,contrairementàlaLoisurlesbrevets,confèrelesdroitsdepropriétésur
l’oeuvreautitulairedel’oeuvredèslemomentdesacréation.Enfait,
l’enregistrementdudroitd’auteur(auprèsduBureaudesbrevets)neconfèrequ’une
présomptionréfragabledepropriété.Cecivientajouteràladifficultéquantà
l’établissementd’unechaînedetitres.Toutefois,l’article13(3)(voirAnnexe »C »)de
laLoisurledroitd’auteurcréeuneprésomptionprévoyantqu’unemployeurest,à
moinsdestipulationcontraire,lepremiertitulairedudroitd’auteurd’uneoeuvre
exécutéeparunemployélorsquel’oeuvreestexécutéeparcedernierdansl’exercice
desonemploi.

Cetteprésomptionexcluttoutefoislesservicesdeconsultantsqu’uneentreprisepeut
retenirdetempsàautrepourlapréparationd’oeuvressusceptiblesdefairel’objetde
droitd’auteurs.Iln’yaqu’àpenserauxtravauxeffectuésparlesagencesde
publicité,lesgraphistes,lamisesurpiedd’unlogicielparticulieràl’entreprise,le
dessinateurtechniqueappeléàmodifierunemballageayantuncaractèredistinctif,
etc.Plussouventqu’autrement,danscescas,l’entrepriseaurafaitaffairesavecun
consultantexterneetdanstouscescas,àmoinsdestipulationcontraire,dansles
contratsliantl’entrepriseàcesconsultants,cesderniersdemeurentpropriétairesde
toutdroitd’auteurdanslesoeuvresproduites.

(iii)DroitsmorauxLaloisurledroitd’auteuraégalementpoureffet
decréerdesdroitsmorauxquinebénéficientqu’àl’auteur
d’uneoeuvre.Les »droits
moraux »ontcertesleursraisonsd’êtredanslesmilieuxartistiqueetlittéraireoù
l’auteurd’unlivre(oeuvrelittéraire),mêmes’ilestappeléàcédersesdroitsàson
éditeur,voudrapouvoirconserverledroitd’empêcherletitulairedudroitd’auteurde
dénaturerl’oeuvreetledroitd’enrevendiquerlacréation.Toutefois,lorsqu’ils’agit
dedroitd’auteurdansunlogiciel(toujoursuneoeuvrelittéraire),lagérancedeses
droitsmorauxdevientquasi-impossibleetn’estpasadaptéeàrefléterlaréalité
commerciale.Laloiprévoittoutefoisquel’auteurdel’oeuvrepeutrenoncer
àses
droitsmoraux.Unetellerenonciationpeutavoirlamêmeduréequeledroitd’auteur
surl’oeuvreelle-même.Ilestdoncsouhaitabledes’assurerqueletitulairedudroit
d’auteurauraclairementobtenudesonauteurunerenonciationàtoussesdroits
moraux,encoreiciuneétudedescontratsd’emploilorsdelavérificationdiligente
s’imposeet,enl’absencedetellesrenonciations,l’acquéreurvoudrarecevoirdu
vendeurunengagementd’obtenircesrenonciationsavantlaclôture,ouàtoutle
moins,lesplusimportantesd’entreelles.

iv)ConsidérationspécialeadvenantlafailliteIlestimportantde
nepaspassersoussilencel’article83delaLoisurlafaillite(voirAnnexe »D »)qui
prévoitessentiellementquetoutdroitd’auteurettoutintérêtdansundroitd’auteur
cédéàunfaillipourrontseloncertainesmodalitésêtreretournésàl’auteur
de
l’oeuvre.L’articlepeut,danscertainescirconstances,causeràunacquéreur

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potentielplusieursproblèmesquantauxdroitsconvoités.Faceàcettesituation,il
serapréférablepourtouteentreprisequidésireseporteracquéreurdecertainsdroits
d’auteurauprèsd’unsyndic,detenterd’obtenirunenouvellecessionouune
confirmationdecelle-ciparl’auteurdel’oeuvresicelui-cipeutencoreêtreretrouvé,
sinonl’acquéreurpotentieldevraaccepterlerisquedevoirl’auteurfrapperàsa
porte.

3.MARQUESDECOMMERCE

Enmatièredemarquesdecommerce,lesquestionsdepropriétésontengénéral
plussimpleslorsquecomparéesavecledroitd’auteur.Toutefois,ilestimportantde
s’assurerquelacessiond’unemarques’effectueproprementpouréviterquela
marqueperdesoncaractèredistinctif.Lesmarquesdecommercequiperdentleur
caractèredistinctif(nécessairepouridentifierlasourcedesproduitsouservices)
risquentdeperdreleursupportjuridique.End’autrestermes,lamarquede
commercedeviendragénérique,cesserad’êtreunbienetferadèslorspartiedu
domainepublic.Ils’agitsimplementdeserappelerdelamarque »Aspirine »quiétait
originalementpropriétédeBayeretquiaujourd’huiestuntermegénériquepour
définiracideacétylsalicylique.

Ilfautégalementserappelerqu’unemarquedecommerce,mêmesinonenregistrée,
constitueunactiftransférablebienquede »qualitéinférieure »àunemarque
enregistréequielle,posséderadesatoutsimportantsenmatièrededroitssubstantifs
etdeprocédure.

(i)CessionEncequiconcernelaventeoulacessiond’une
marque,l’article48(1)(voirAnnexe »E »)delaLoisurlesmarquesprévoitqu’une
marquedéposéeounonesttransférableetestréputéeavoirtoujoursété
transférablesoitàl’égarddel’achalandagedel’entreprise,soitisolément,àl’égard
detousoupartiedesservicesoumarchandisesaveclesquelselleaétéemployée.
Enpratique,ilesttrèsdifficiledeprévoirlavented’unemarquesanspourautant
prévoirlaventedel’achalandagequis’yrattache.Deplus,lavented’unemarqueà
l’égardd’unepartieseulementdesmarchandisespeutêtretrèsdangereuselorsque
lesous-
paragraphe(2)dumêmearticlevientpréciserqu’unetelleventeoutransfertn’apas
poureffetd’empêcherqu’unemarquedecommercesoitconsidéréecommen’étant
pasdistinctive,siparsuited’untransfert,ilsubsistaitdesdroitschezdeuxou
plusieurspersonnes.

IlestimportantderappelerquetouteslesdispositionsprévuesautrefoisàlaLoisur
lesmarquesdecommerce,prévoyantl’enregistrementd’usagerautorisé(tellicencié
oufranchisédemarquesdecommerce),nesontplusnécessaires.L’article50(voir
Annexe »E »)delaloiprévoitencoretoutefoisl’obligationpourleconcédantd’une
licenceoud’unefranchised’assurerlecontrôle(i)surlescaractéristiquesetla
qualitédesmarchandisesouservices,(ii)surl’emploiet(iii)surlapublicitéou
l’expositiondelamarque.Engénéral,lesconventionsdelicenceoudefranchise
prévoientl’ensembledecesprotections.

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D’autrepart,lacessiond’unemarqueenregistréedevraitfairel’objetd’unavisau
Registrairedesmarquesdecommercequi,surréceptiond’unepreuvedetransfert,
enregistreracetransfert.Enpratique,undocumentstandarddecessiondemarque
généralementtrouvéenannexedelaconventiond’achat/vented’actifsseradéposé
auprèsduRegistraireindiquantl’ensembledesmarquesquisonttransférées.

(ii)VérificationdiligenteAutitredelavérificationdiligente,
l’établissementdutitredupropriétaired’unemarqueestgénéralementbeaucoupplus
simple.Encequiconcerneunemarquenonenregistrée,l’usagelégitimequ’enfait
uneentreprise,àmoinsquecetusagenesoitfaitsouslicence,constituerasontitre
quiseraplusoumoinsfortselonl’usagefaitdelamarque.

D’autrepart,encequiconcerneunemarqueenregistrée,lesproblèmessurviendront
seulementsi,danslesfaits,lamarqueestutiliséeparuneautrepersonnequele
propriétaireinscritdelamarque,cequipeuts’avérerassezfréquentdansdes
groupesdecompagnies.Danscecas,ilestgénéralementpréférabledes’assurer
d’avoirdeslicencesconfirmativesentrelesusagersetlepropriétaireinscritpourla
périodeoùlepropriétaireetl’usagern’aurontpasétélamêmepersonne.

Uneétudedesdossiersdemarquedevraitêtreeffectuéedefaçonsystématiquesi
cen’estquepours’assurerdel’absencedeprocéduresd’oppositionoude
procéduresderadiationdemarquesenvertudel’article45delaloi(voirAnnexe »E »)
oudevantlaCourfédérale.Étantdonnéquedetellesattaquesserontrégulièrement
fondéessurl’absencededistinctivitédelamarque,ilyauraitlieudes’assurerdans
lesreprésentationsetgaranties,d’obtenir,danstouslescas,desgarantiesàl’effet
quelesmarquessontdistinctivesetn’entrentpasenconfusionavectouteautre
marqueenusagedansleterritoirecible.Quantauxattaquesenvertudel’article45
parlequelleRegistrairepeutexigerunepreuved’emploidelamarqueparletitulaire,
ilseraimportantdes’assurerquelamarqueaétéutiliséedefaçoncontinueparle
propriétaireouunepersonneautoriséeparlui.Cecidevraitégalementfairel’objet
d’unereprésentationspécifiquedanslaconvention.

(iii)ConsidérationsinternationalesToutcommelaLoisurles
brevets,laLoisurlesmarquesdecommerceestessentiellementterritoriale.Ilne
fautdoncpasprendrepouracquisqu’unemarqueenregistréeauCanadaest
enregistréepartoutaumondeouqu’elleestmêmedisponible.Lesvérificationsà
effectuerdevraientdoncêtreeffectuéesdanschacundespayspourlequelle
vendeurexploitesonentrepriseetmêmesurlesmarchéséventuelssicecifaitpartie
desplansstratégiquesdel’acquéreur.

4.LESSECRETSDECOMMERCE,LESAVOIR-FAIREET
L’INFORMATIONCONFIDENTIELLE

Lessecretsdecommerce,lesavoir-faireetlesinformationsconfidentiellessontrégis
auQuébecenvertudesprincipesgénérauxdenotre »Nouveau »Codecivil.
Toutefois,lescoursduQuébecontacceptéavantl’entréeenvigueurduCodecivil
duQuébec(etriennouspermetdepenserqu’ilenseraautrementenvertudu

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nouveaucode)l’approcheadoptéeparlestribunauxanglaisquiidentifienttrois
catégoriesd’informationconfidentielle,soit(i)l’informationconfidentiellequi,quoique
confidentielle,pourraitêtreobtenuedefaçonindépendanteparquelquepersonne
intéressée,(ii)l’informationconfidentiellemaisqui,deparsanature,seraconservée
enmémoireparlesemployésd’uneentrepriseetquiferagénéralementpartiede
l’expérienced’unetellepersonneet(iii)lesinformationsgénéralementreconnues
commeétantdessecretsdecommerce,c’est-à-direconfidentiellesaupointoùelles
nepeuventêtreutiliséesqueparleurcommettants »masters ».[FacendaChickenLtd.
vsFowler(1986)1ALL.E.R.617].Lesavoir-faireseretrouvegénéralementsoitàla
deuxième,soitàlatroisièmecatégoried’informationconfidentielle.(Pourlesfinsde
ladiscussion,touscesélémentsserontidentifiésparlasuitecommeinformation
confidentielle).
Ilestimportantdeserappelerlesnotionsdebaseconcernantl’information
confidentielle.Enfait,l’avantageéconomiquequepeuttireruneentreprisedes
informationsconfidentielles,résidedanssacapacitédegardercesinformations
secrètesetd’empêcherlesautrespartiesd’yavoiraccès.Acettefin,les
informationsconfidentiellesnepeuventêtrevuescommeunbiensusceptible
d’appropriationetdevente.Lebénéficiairedel’informationconfidentiellepourra
toutefoisacquérirunecertaineformede »propriété »,mieuxdéfiniesousleterme
anglaiscomme »proprietaryinformation »(i)parl’obtentiond’ententesde
confidentialitéconcernantl’informationconfidentielleouencore(ii)danslarelationde
confidentialitéquipourrasecréerentreunbénéficiaireetunetiercepartie,telleune
relationd’employeuràemployé(danscedeuxièmecas,ilfautserappelerles
modificationsapportéesauCodecivilduQuébecconcernantlesinformations
confidentielles,lesmodificationsapportéesauxarticles2088etsuivantsduCode
civilduQuébecenmatièred’emploi).

(i)CessionDefaçonpratique,ilesttoujourspossiblede
« transférer »desinformationsconfidentielles.Cetransfertd’informationpourrase
fairesousformed’unedivulgationsansrestrictiond’usageouavecrestriction
d’usagedelapartduvendeur;siletransferts’effectueavecrestrictiond’usage(non-
concurrence),cetransferts’apparentedanslesfaitsàunecessiondedroit.Dans
touslescas,l’acquéreurdevraits’assurerd’obtenirduvendeurunengagementau
maintiendelaconfidentialitédecetteinformation.

(ii)VérificationdiligenteEnmatièredevérificationdiligente,la
« propriété »del’informationconfidentielle,etjepréfèreletermeanglais »proprietary »,
nepeuts’évaluerqu’enfaisantlarévisiondel’ensembledescontratsduvendeuret
d’analyserqueltypedeprotectioncedernieraobtenusurl’informationqu’ilareçuou
qu’ilapartagéavecdestiersetégalementd’évaluerlesrestrictionsauxquellesle
vendeurpeutêtresujetenfonctiondecesmêmescontrats.

(iii)ConsidérationsinternationalesBienqu’auCanada,aucune
loinetraitespécifiquementdessecretscommerciaux,aumoins40étatsaméricains
ont,àl’heureactuelle,adoptéuneloidéfinissantetrégissantlessecretsde
commerceetsoustrayantcesderniersàl’applicationdecertainsconceptsjuridiques
auxrèglesétabliesparla »CommonLaw »ouencoreenmodifiantcelles-ci.

5.NOMSD’EMPRUNT,DÉNOMINATIONSCORPORATIVESETRAISONS
SOCIALES

Encequiconcernelesnomsd’emprunt,dénominationscorporativesetraisons
sociales,chacundecestermesindiquel’utilisationd’unnompouruneentreprise
sousuneformeouuneautre.Certainsdecestermessontdéfinispardeslois,telle
laLoisurlescompagnies(Québec)oulaLoicanadiennesurlessociétésparactions
ouencoreauQuébec,envertudelaLoisurlapublicitélégaledesentreprises
individuelles,dessociétésetdespersonnesmorales.Jen’aipasicil’intention
d’entrerdansledétailenvertudesloiscorporatives,telsdesengagementsde
changementdedénominationscorporativesetlesajoutsdemillésimes,cesloissont,
defaçongénérale,assezclairesetassezbienconnues.Toutefois,quelques
commentairess’imposentencequiconcernelesnomsd’emprunt;ceux-cisont
généralementutiliséssoitcommenompourunedivisionspécifiqued’uneentreprise,
soitcommenomd’empruntpouruneopérationparticulière.LaLoisurlapublicité
légalenecréepasdedroitsquantàl’usagedecesnomsmaisnefait
essentiellementqu’obligerlesentreprisesàidentifierceux-ciàladéclaration
d’immatriculationouauxrapportsannuelssubséquents,commeelleobliged’ailleurs
lesentreprisesàyénumérertouteslesmarquesqu’ellesutilisent.Ils’avèredonc
quelenomd’empruntsuivralesrèglesgénéralesd’usagedefaçonassezsimilaire
auxmarquesdecommerce(nonenregistrées).Ilestànoterquelesnomsd’emprunt
dansuneentreprisedeservicessontsouventidentiquesàaumoinsunemarquede
commercedel’uneentrepriseetdonclaLoisurlesmarquesdecommercepourrait
trouverapplicationdanscertainscas.

Aupointdevuepratique,lorsdelavérificationdiligentedesnomsd’uneentreprise,
unevérificationduregistredelapublicitélégalepourraitpermettredevérifiersiun
nom,unedénominationcommercialeetmêmeunemarquedecommercesont
utiliséspard’autresentreprisesquel’entrepriseduvendeur.

6.ASPECTSGÉNÉRAUXDELAVÉRIFICATIONDILIGENTE

Certainsautresaspectsdelavérificationdiligenteméritentqu’ons’yarrêtebienqu’ils
n’ontpasétésoulevésétantdonnélastructuredemonexposé.Ils’agit,entre
autres,del’hypothèquemobilièred’actifsdepropriétéintellectuelleetlescontratsde
licencepermettantl’usagedepropriétésintellectuellesparunvendeur.

(i)HypothèqueEncequiconcerneleshypothèquesmobilières,la
plupartd’entrevousserezconfortablespourfairelesvérificationsnécessairesauprès
duBureaudelapublicitédesdroitsréelsmobilierspourvousassurersilesactifsde
l’entrepriseontétéhypothéquésounon,etcetterechercheincluraévidemmentles
droitsdepropriétéintellectuelle.Toutefois,ilseraitprudent,lorsdelavérification
diligente,quelesdiversregistresdepropriétéintellectuelle,soitleBureaudes
brevets(pourlesquestionsdebrevetsetdedroitsd’auteur),leBureaudesmarques
decommerceainsiquelesautresautoritésresponsablesdel’applicationdesautres
loidepropriétéintellectuelle,soientégalementconsultéspours’assurerqu’aucune

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hypothèquemobilière(oucommeilssontsouventappelésdanslesautresprovinces,
« SecurityInterest »)n’aitétéenregistréeàcesniveaux.BienqueleCodecivilne
requiertpascetteobligation,plusieursauteursontsuggéréqu’untelenregistrement
devraitêtreeffectuéet,enpratique,lesdocumentsconstatantl’octroideliens,
hypothécairesouautres,ontsouventfaitl’objetd’unenregistrementauprèsdes
registresmaintenusparcesdiversorganismes.

(ii)LicenceEncequiconcernelarévision,l’étudeetl’évaluationdes
conventionsdelicencelorsd’uneacquisitiond’uneentreprise,vousserez
certainementàl’affûtdetouteclausedenon-concurrenceetautresrestrictions
géographiquesdesdroitsdontpeutfairel’objetl’entreprisevenderesseoudes
dispositionsprévoyantdesrestrictionsenmatièredecessionoudetransfertdetelles
conventions.Toutefois,enmatièredelicensing,ilestégalementimportantde
prendreletempsd’analyserlesdroitsconcédésparleslicencessurtoutenmatière
debrevets,droitsd’auteuroudesavoir-fairequitrèssouventautorisentaulicencié
defaireusagedecettetechnologie,maisparlefaitmême,enrestreignentl’usage
possibleauxseulsoctroisconcédésdanslalicence.Cesrestrictionspeuventlimiter
laventedeproduitsàcertainsterritoires,ouàcertainesgammesdeproduitsou
encoreàcertainsmarchésspécifiques.Touscesempêchementsquinesemblent
pasnécessairementévidentsauxpremiersabords,pourraientserviràmodifier
grandementlavaleurd’uneentreprise.

Quantauxquestionsdecessiondecontrats,cesdernierspouvantavoirunegrande
importance,ilestgénéralementpréférabledes’assurerd’obtenirleconsentementdu
tierscocontractantàlacession,avantdeprocéderàlaséancedeclôturesurde
simplesreprésentationsetgarantiesd’unvendeur.

7.RÉVISIONDELAMISEENSITUATION

8.CONCLUSION

Enguisedeconclusion,ilappertquelapropriétéintellectuelleprenddeplusenplus
d’ampleurdanslestransactionscommercialessicen’estqueparl’usageaccruque
fontlesentreprisesdeleurpropriétéintellectuelle,quecesoitdesmarquesde
commerce,desbrevets,desdroitsd’auteur,desinnovationstechnologiquesou
autres.Latendancedeplusieursentreprisesd’envergureaété,danslesdernières
années,derentabilisercequ’ellesconsidéraientautrefoisuniquementcommedes
dépensesnécessairespourlaprotectiondeleurtechnologie,soitparbrevetou
autrement.Cettetendanceadonnénaissanceàdeplusenplusdetransactions
danslesdomainesdetransfertdetechnologieetde »licensing »,cequirendla
gestiondesactifsdelapropriétéintellectuelleencorepluscomplexesetlesplacent
aupremierplan,dansplusieurstypesdetransactionscommercialescommelavente
d’entreprise.

Danslaplupartdestransactionscommerciales,chacunytrouvesoncompte.
Toutefois,entantqueconseillerjuridique,noussommesappelésàprévoiret

11
prévenirlepire.Biensouvent,onfaitappelauxavocatsdepropriétéintellectuelleà
ladernièreminutepourréviserencatastrophelesimplicationsquepourraientavoir
cesactifsintangiblessurl’ensembledelatransaction.Lorsqu’unetransactionmérite
laconstitutiond’uneéquipedenégociationsoud’uneéquipedevérification,ilest
toujourspréférabled’impliquerunavocatdepropriétéintellectuelleetce,dèsle
débutdudossierlorsqu’ilestencorefaciledefairecertainesadaptationsou
modificationsaulangagedescontratsouàl’organisationdelavérificationdiligente.
***

ANNEXE »A
»
LOISURLESBREVETS
(Article50)

ANNEXE »B
»
LEBREVET
D’UNPÉDALIERDEVÉLO

ANNEXE »C
»
LOISURLEDROITD’AUTEUR
(Article13(4))

ANNEXE »D
»

LOISURLAFAILLITE
(Article83)

ANNEXE »E
»
LOISURLESMARQUES
(Article48(1))

ANNEXE »F
»
DISPOSITIONSCONCERNANT
DIVERSESREPRÉSENTATIONSETGARANTIES
DANSLECADRED’UNEACQUISITIOND’ENTREPRISE
ETDANSLECADRED’UNECONCESSIONDELICENCE

LAPROPRIÉTÉINTELLECTUELLE
DANSLESTRANSACTIONS
COMMERCIALES

LAVENTED’ENTREPRISE

UniversitéMcGill
FacultédeDroit
«Ledroitetvous…unguidepratique»
1995.11.24

FrançoisPainchaud
LEGERROBICRICHARD,avocats180
ROBIC,agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce
55St-Jacques
Montréal(Québec)
CanadaH2Y3X2

Tél.(514)987-6242
Fax(514)845-7874
Courriel:marion@robic.com
SiteInternet:www.robic.ca

©LÉGERROBICRICHARD,1995.
Avocat,FrançoisPainchaudestl’undesassociésprincipauxduCabinetd’avocatsLÉGERROBIC
RICHARD,s.e.n.c.etduCabinetd’agentsdebrevetsetdemarquesdecommerceROBIC,se.n.c.

Cedocument,d’informationgénérale,aétépréparédanslecadred’uneconférenceprononcéeà
l’occasiond’uncolloqueayantpourthème«Lavented’entreprise»qu’organisaitlaFacultédedroitde
l’universitéMcGillle1995.11.24.Ilnereflètepasnécessairementlesopinionsdesonauteuroudes
membresdesonCabinetetneprétendpasnonplusexposerl’étatcompletdudroit.Ilesttoujours
recommandédeconsultersonpropreconseillerjuridiquepourfinsderéglerunproblèmeparticulier.