La prise de garanties en matière de propriété intellectuelle




LAPRISEDEGARANTIESENMATIÈREDEPROPRIÉTÉINTELLECTUELLEAU
CANADA

BobH.Sotiriadis*etChristianDanis**
LEGERROBICRICHARD,avocats
ROBIC,agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce
CentreCDPCapital
1001Square-Victoria–BlocE-8
eétage
Montréal(Québec)H2Z2B7
Tél:514-987-6242-Fax:514-845-7874
info@robic.com–www.robic.ca

1.0Introduction
2.0Contextelégislatif
3.0Validitéetpublicationdessûretés
4.0Quepeut-ondonnercommegarantieenmatièredePI?
4.1Brevets
4.2Droitd’auteur
4.3Marquesdecommerce,dessinsindustrielsettopographiesdecircuitsintégrés
4.4Obtentionsvégétales
4.5Secretsdecommerce
4.6Particularitésconcernantleslicencesquel’onprendengarantie
5.0Caractéristiquespouvantaffectercesdroits
5.1Propriétédestechnologies
5.2Validitéetduréedeviedecesdroits
5.3Valeurréelle
6.0UnmotsurlaréalisationdevossûretésaffectantdesdroitsdePI
7.0Conclusion
1.0Introduction

Àl’origine,ledroitdessûretésétaittrèspeudéveloppé:encasdedéfautde
sondébiteur,onpouvaitprendrecelui-cicommeesclavejusqu’aupaiement
desadette.Onpouvaitégalementprendreunparent,sonépouseou
encoresespropresesclaves.Ceciétaitlogiquecarlaforcedutravailde
l’individuétaitàpeuprèssonseulbienintéressant.Ensuite,lorsquela
propriétédelaterredevintindividuelle,l’équivalentdeshypothèquessurles



















































©LÉGERROBICRICHARD,2001.*Avocat,BobH.SotiriadisestlundesassociésducabinetdavocatsLÉGERROBICRICHARD,
s.e.n.c.etducabinetdagentsdebrevetsetdemarquesdecommerceROBIC,s.e.n.c.
**Avocat,ChristianDanisestmembreducabinetdavocatsLÉGERROBICRICHARD,s.e.n.c.
etducabinetdagentsdebrevetsetdemarquesdecommerceROBIC,s.e.n.c.




terresapparut.Parcontre,cettesûretéétaitencoreocculteetn’était
connuequeducréancieretdesondébiteur.Ledroitdessûretésa
beaucoupévoluédepuisetnoussommesaujourd’huiàuneépoqueoùles
débiteurscherchentàobtenirducapitalsurlafoiuniquedecertainsdeleurs
actifsintangibles,commelesdroitsdepropriétéintellectuelle.Toutefois,d’un
pointdevuetantfédéralqueprovincial,ledroitesttoujoursen
développementfaceaurôlequedoitjouerlapropriétéintellectuelleen
relationaveclessûretésetlarecherchedefinancement.

Iln’yapassilongtemps,danslamajoritédestransactionscommerciales,la
propriétéintellectuellen’étaitexaminéequetrèsbrièvement,àlatoutefin
deleurvérificationdiligentepardespraticiensquines’yconnaissaientque
trèspeuenlamatière,responsabilitéprofessionnelleoblige.Denosjours,la
propriétéintellectuellereprésentesouventunepartiesubstantielle,sinonla
plusimportante,delavaleurtotaledeplusieursentreprises.Ceciestd’autant
plusvraipourlesnouvellesentreprisesdessecteursdehautestechnologieset
desbiotechnologiesendémarragequisontàlarecherchedefinancement.
Conséquemment,lesprêteurs,fauted’actifstangibles,setournentdeplusen
plusverslesactifsintangiblescommelesdroitsdepropriétéintellectuelle
pourgarantirleursprêts,souventplusparobligationqueparchoix.
Lesprêteurs,pourgarantirleursprêts,onttraditionnellementcherchéàse
prémunircontrelafailliteéventuelledeleursdébiteursenobtenantdes
sûretéssur,entresautres,lapropriétéimmobilièretelslesbâtiments
commerciaux,ousurl’équipement,ouencoresurlesinventairesdeleurs
débiteurs.Cettepropriétéimmobilièrenepourraquerarementdisparaître
totalement,saufencasd’incendieparexemple,etmêmedanscecas,il
resteratoujoursleterrainquiauraunecertainevaleurensoi.Deplus,les
assurancesrembourserontpossiblementlapertedel’immeuble.C’est
pourquoiaujourd’huilestransactionsimmobilièressontdestransactionsde
routine,oùlesconsommateurspeuventfacilement,etàpeudefrais,obtenir
dufinancementendonnantengarantielesditsbiensdontilsseportent
acquéreurs.
Parcontre,beaucoupdesociétésdelanouvelleéconomienepossèdent
quetrèspeudecesactifsdit«traditionnels».Cessociétésdusavoirse
retrouventsouventàlarecherchedecapitalavecenpoche,dansle
meilleurdescas,unedemandedebrevetpourunnouveauproduitou
procédé,ousinonavecseulementunebonneidéequiresteàêtre
commercialiséeet,peut-être,unemarquedecommerceouundroit
d’auteur.Onpeutdonccomprendrel’appréhensionduprêteuràs’engager
enverscesentrepreneursquiviennentfrapperàsaporte.




Cescréanciers,quipeuventêtretantinstitutionnelsquedesentreprises
spécialiséesdanslefinancementparcapitalderisque,ouencoreces
concédantsdelicencesquicherchentàs’assurerdurespectdeslicences
accordéesàleurslicenciés,notammentdupaiementdesredevances,
recherchentavanttoutla«sûreté»dansleurdécisiondeprêterounonou
d’accorderunelicenceouunautreavantageàleurdébiteur,etcette
«sûreté»seretrouveprincipalementdansi)lavaleurrésiduelledubienquiest
prisengarantie,sicedernierestdissociédel’entreprisequilepossède
originalement,ii)lafacilitéderevendrelebienprisengarantieencasde
défaut,iii)lafacilitéàvérifierlapropriétéréelledesactifsquel’onveut
donnerengarantie,ainsiqueiv)lafacilitéqueceprêteurauraàenregistrer
sasûretéetàl’exécuters’ildevaityavoirundéfautdudébiteur.
Touscesélémentssont,pourlecréancier,malheureusementtrèsdifficilesà
évalueravecprécisionlorsqu’onexaminedesdroitsdepropriété
intellectuelle.Ilfautgénéralementsetournerversunexpertdansledomaine,
cequifaitinévitablementaugmenterlescoûtsdelatransactionetpeut
doncencompromettrelaviabilitééconomique.Deplus,ilestbondegarder
àl’espritqu’undroitdepropriétéintellectuelle,mêmeenregistré,reste
toujoursvulnérableàlattaqueetàlinvalidationsubséquenteetque,de
plus,ilperdsouventbeaucoupdesavaleurs’ilestdissociédesoncréateur,
cequiestpresqueinévitablesil’onveutréalisersasûreté…
Cesdroitsdepropriétéintellectuellepeuventtoutefoisavoirunevaleur
extrêmementsignificative.Onpeutdoncdéceleruncertainmalaiseouune
certaineambiguïtédansleraisonnementduprêteurquihésiteàfinancerdes
projetssurlabasedecapitalintellectuel,enpartiedûàl’ignorancedela
valeurintrinsèquequecesdroitsdepropriétéintellectuellepeuventavoir,
maiségalementenpartiedûàl’incertitudeactuellequirègnedansle
systèmejuridiquecanadiensurlamanièredeprendreengarantiedesdroits
depropriétéintellectuelle.Maislecritèreleplusimportantrésideenla
manièredes’assurerquecettegarantiepuisseêtreexécutoireetlerester
pourtouteladuréeduprêtencasdedéfautdudébiteur.Ilenrésulteque
lesentreprisescanadiennessontempêchéesdepleinementbénéficierde
leurpouvoird’empruntetc’estledéveloppementéconomiquecanadien
danssonensemblequis’entrouvealorstouché,cequiaffecte
inévitablementlacompétitivitéduCanadaàl’échelleinternationale.
Noustenteronsd’exposerdanscetarticlecequedoitgarderàl’espritle
créancier,lorsqueviendraletempspourluideprendreladécisiondeprêter
ounonsurlabasedesactifsintangiblesdesondébiteur,ainsiquecequele
débiteurdoitsavoirlorsqu’ilobtientducapitalouautreavantageen
donnantengarantiesonactifintellectuelsouventleplusimportant.Nous
discuteronsplusloindestiers,telsdeslicenciésouconcédantsdelicences,




quipeuventégalementêtreimpliquésetpourrontavoirunrôlecontinu
souventnonnégligeabledanslatransaction.Enrésumé,lecréancier
devradoncs’assurerquelesdroitsdepropriétéintellectuelledudébiteur
sontvalidesetquelessûretésquiluisontaccordéesetquigrèverontlesdroits
dudébiteursontégalementvalidesetexécutoiresdanslesjuridictions
applicables.Endéfinitive,noustenteronsdoncdeclarifierundomainedu
droittoujoursenrecherchededirection.
2.0Contextelégislatif
AuCanada,telquenousl’enseignenotreconstitution,lestransfertsde
propriétéetlesdroitscivilssontsoumisauxdifférentesjuridictionsprovinciales
1.
L’enregistrementdesûretésdoitdoncsefaire,àpremièrevue,auniveau
provincial.Parcontre,cequitouchel’insolvabilitéetlesdroitsdepropriété
intellectuelletombedanslechampdejuridictiondugouvernementfédéral
2.
Touteslesprovincescanadiennes,leQuébecfaisantexception,ontadopté,
aveccertainesvariations,unPersonalPropertySecurityAct(PPSA),quiaété
modelésurlarticle9duAmericanUniformCommercialCode.Parailleurs,le
droitdessûretésauQuébec,surlequelnousnousconcentrerons,est,lui,régi
parleCodecivilduQuébec
3(ci-aprèsC.c.Q.)qui,en1994,afusionnétoutes
lesdifférentessûretésquiexistaientpréalablementenuneseulesûreté,
appeléelhypothèque,uneconceptionlégaledesûretéquiestenplusieurs
pointssimilaireauxsûretésexistantesenvertudeslégislationsPPSAdes
provincesdecommonlaw
4.
L’article2666C.c.Q.énonceque«l’hypothèquegrèvesoitunouplusieurs
biensparticuliers,corporelsouincorporels,soitunensembledebienscompris
dansuneuniversalité».Lasûretéestdéfiniesouslalégislationdesprovinces
decommonlawcommeétantun«intérêtsurdesbiensmeublesquigarantit
lepaiement,oul’exécutiond’uneobligation…»
5.Parailleurs,envertudela
législationquébécoise,unepersonnepeuthypothéquerautantunbien
immeublequunbienmeuble
6etlesbiensmeublescomprennentlesactifs
intangibles
7.Donc,enprincipe,lesdiversesformesdepropriétéintellectuelle



















































1Loiconstitutionnellede1867(R.-U.),30&31Vict.,c.3,reproduitedansL.R.C.1985,app.II,no
5,paragraphe92(13).2Loiconstitutionnellede1867(R.-U.),30&31Vict.,c.3,reproduitedansL.R.C.1985,app.II,no
5,paragraphes91(21)(22)et(23).3CodecivilduQuébec,L.Q.1991,c.64.4Àcesujet,voirGrenonA.,«MajorDifferencesBetweenPPSALegislationandSecurityover
MovablesinQuebecundertheNewCivilCode»,(1996)26Cdn.Bus.L.J.391.
5Loisurlessûretésmobilières(Ontario),L.R.O.1990,c.P-10,article1.6Art.2660C.c.Q.7Art.899C.c.Q.




peuventêtregrevéesdesûretésàtitredactifsincorporelsetles
transactionsmettantenjeudesdroitsdepropriétéintellectuelledonnés
engarantieserontassujettisauxdifférenteslégislationsPPSAdesprovincesde
commonlawouauxdispositionsduC.c.Q.quirégissentlessûretésetquiont
toutesprévulacréationderegistresprovinciauxoùdoiventêtre
obligatoirementpubliéeslessûretésaccordéespourêtreopposablesaux
tiers.L’article2684C.c.Q.reconnaîtd’ailleursquelesbrevetsetlesmarques
decommercepeuvent,entreautresbiens,êtrevalidementhypothéquéspar
«celuiquiexploitel’entreprise».
Parcontre,ilexisteégalementenvertudesdifférentesloisfédéralessurla
propriétéintellectuelle
8desregistrespancanadiensquisontmaintenusparles
autoritésadministrativescompétentesconcernantl’existenceet,encertains
cas,letransfertdecesdroitsintangibles.Telquenousleverronsplusloin,
certainesdecesloisrégissantlapropriétéintellectuelleénoncentmême
qu’unecessionquin’apasétéenregistréesouslerégimedelaloifédérale
appropriéeestsanseffetàl’égardd’uncessionnairesubséquentquialui-
mêmeenregistrésacession.Iln’existeparcontreaucunedéfinitionlégislative
decequ’onentendpar«cession»,nimêmeaucunedispositiondansceslois
fédéralessurlapropriétéintellectuellequinetraitentdirectementdessûretés
etdesprioritésàaccorderentrecesdernières.
Ilenrésulteunconflitpossibleentrelapublicationetlaprioritédessûretés
publiéesenvertud’unregistreprovincialetnonduregistrefédéralconcerné,
etvice-versa.Eneffet,lecréancierqui,lorsd’unfinancement,prenden
garantieundroitdepropriétéintellectuelledoit-ilconsidérerlacréationdesa
sûretécommeune«cession»,dûaufaitqueledébiteurlui«cède»
conditionnellementundroitdanssonactif,etlafaireenregistrerauregistre
fédéralappropriéoudoit-ilseulementlafairepublierauregistreprovincial
pourqu’ellesoitopposableauxtiers?Cettequestionsemblebanaleà
premièrevuemaiselleestd’unegrandeimportanceencasdeconflitentre
deuxsûretésaccordéessurunmêmedroitdepropriétéintellectuelleetqui
auraientétépubliéesauxdeuxregistresdifférents.Quandonsaitquecertains
decesdroitspeuventavoirunevaleurconsidérable,laquestionprendtoute
sonimportance.Seloncertains,envertudeladoctrinedelasuprématie
élaboréeendroitconstitutionnel,encasd’incompatibilitéentreuneloi



















































8LesprincipalesétantlaLoisurlesbrevets,L.R.C.1985,ch.P-4,accessibleà
http://lois.justice.gc.ca/fr/P-4/index.html;laLoisurledroitd’auteur,L.R.C.1985,ch.C-42,
accessibleàhttp://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/index.html;,laLoisurlesmarquesdecommerce,
L.R.C.1985,ch.T-13,accessibleàhttp://lois.justice.gc.ca/fr/T-13/index.html;laLoisurles
dessinsindustriels,L.R.C.1985,ch.I-9,accessibleàhttp://lois.justice.gc.ca/fr/I-9/index.html;la
Loisurlestopographiesdecircuitsintégrés,L.R.C.1985,c.I-14.6,accessibleà
http://lois.justice.gc.ca/fr/I-14.6/index.html;etlaLoisurlaprotectiondesobtentions
végétales,L.R.C.1985,c.P-14.6.




fédéraleetuneloiprovinciale,laloifédéraleprévaudraitdanslamesure
delincomptabilité
9.Nousnouscontenteronsdementionnerqueledébat
estloind’êtrerégléetadéjàfaitcoulerbeaucoupd’encre,maisqu’iln’ya
eujusqu’àmaintenantquetrèspeud’interprétationsjurisprudentiellessurle
sujetimpliquantunconflitdesûretés.Donc,telquesuggéréparplusieurs
auteurs,unegrandepartiedespraticienssuggérerontàleursclients
d’enregistrerleurssûretésauxdeuxregistres(provincialetfédéral)parmesure
deprécaution.
3.0Validitéetpublicationdessûretés
Ilexistedifférentesdispositionslégislativesquigouvernentlacréationet
l’opposabilitédessûretésengénéraldanslesjuridictionsprovincialesmais,
habituellement,unesûretéestcrééelorsqueledébiteursigneune
conventiondesûreté
10qui,enplusdedonnerunevaleuràlasûreté,définit
defaçonsuffisantel’objetdelagarantiepourl’identifierou,s’ils’agitd’une
universalitédemeubles,l’indicationdelanaturedecetteuniversalité
11.Ceci
neposegénéralementpasdeproblème.
Ilestànoterquel’article2683C.c.Q.limitel’utilisationdel’hypothèque
mobilièresansdépossessionencequecegenred’hypothèquenepeutêtre
consentiequeparlespersonnesmoralesetlespersonnesphysiquesqui
exploitentuneentreprise.Larticle2684C.c.Q.,quantàlui,limiteles
constituantsdel’hypothèquesuruneuniversalitédebienscorporelsou
incorporelsauxseulespersonnesoufiduciairesquiexploitentuneentreprise.Il
estaussiànoterqu’envertudesarticles2950et2954C.c.Q.,l’hypothèque
surdesbiensfutursprendsonrangdèssoninscriptionauregistreprovincialet
ce,mêmeàl’égarddebiensacquissubséquemment.
Unproblèmeadditionnelvienticiseposerencequ’ilestpossible,envertu
deslégislationsprovinciales,depublierunesûretésuruneuniversalitéde
biensmeubles,présentsetàvenir,tandisquelesregistresfédérauxsurla
propriétéintellectuellenepeuventquetenirunregistrecontenant,entres



















































9VoirparexempleCumming,R.C.C,«Therelationshipbetweenpersonalpropertysecurity
actsandsection178oftheBankAct:federalparamountcyandprovinciallegislativepolicy»,
C.B.L.J.,1988,vol.14,p.315;DoakHorne,D.,«TakingSecurityInIntellectualProperty»,1996,p.
7,disponibleàhttp://www.gowlings.com;ainsiqueElSissi,R.H.,«SecurityInterestsin
Copyright»,(1996)10I.P.J.35,auxpp.52-53.
10VoirlejugementrécentdelaCoursupérieureduQuébecdansl’affaireDeLanauzec.
InvestissementsKitzaInc.,J.E.2001-981C.S.(enappel)ausujetdelanécessitédeconstituer
l’hypothèqueparécrit.
11Coster,L.A.,«FinancingandSecuringIntellectualProperty»,p.13,accessibleàhttp://www.
bereskinparr.com;voirégalementl’article2697C.c.Q.




autres,lescessionssurdesbiensparticuliersetqu’iln’existepasde
procédurepourenregistrerunesûreté/cessionsur,parexemple,tousles
brevetsoumarquesdecommerced’unmêmedébiteur.Ondoitégalement
serappelerquenvertudelarticle1801C.c.Q.,estréputéenonécritetoute
clauseselonlaquelle,pourgarantirlexécutiondelobligationdeson
débiteur,lecréancierseréserveledroitdedevenirpropriétaireirrévocable
debienoudendisposer.
Parailleurs,unefoiscréée,unesûreté,pourbénéficierduneprioritésurdes
sûretéssubséquentes,doitaussiêtrepubliéeauregistreprovincialapproprié.
AuQuébec,ils’agitduRegistredesdroitspersonnelsetréelsmobiliers
12
ouR.D.P.R.M.et,enOntario,lePersonalPropertySecurityRegistrationSystem
ouP.P.S.R.
13.Cesregistresprovinciauxontétécrééspourdonneravisauxtiers
del’existencedecertainessûretéspouvantaffecterlesbiensd’undébiteur.
C’estl’uniquefaçon,pourlecréancier,depouvoirdonneravisauxtiersqu’il
détientunesûretésurcertainsbiensdesondébiteur,etc’estpourquoiune
sûretéquiaétédûmentpubliéepourragénéralementêtreexécutéecontre
untiersquiaacquislebiengrevéetquin’avaitpasconnaissancede
l’existencedecettesûreté.
Unedescaractéristiquesessentiellesdecesregistresestleuraccessibilité
rapideetlapertinenceetlafiabilitédel’informationquiyestcontenue:
avantdeconclurecertainestransactions,lespartiesonttoutavantageà
consulterleregistreprovincialpourvérifiersidessûretésnegrèventpasdéjà
lesactifsconcernés,cequiaurapoureffetd’affecterlavaleurdesditsactifs
et,parconséquent,lavaleurdelasûreté.Eneffet,telquedéjàmentionné,
unesûretéyprendgénéralementrangàpartirdumomentoùelleest
publiéeauregistre,cequicontrasteaveclesregistresfédérauxsurla
propriétéintellectuellequiontplutôtétécrééspourgarderdesregistresdu
nomdespropriétairesdesdroitsaccordés,maissansplus.Ilestdonc
importantquelasûretésoitvalablementcréée,maisilfautdepluss’assurer
quecelle-ciserabienpubliéedanslabonnejuridictionpourlarendre
opposableauxtiers.

12http://si1.rdprm.gouv.qc.ca/index.asp13Pourlesautresprovincescanadiennes:laNouvelle-Écosse,leNouveau-Brunswick,l’Île-du-
Prince-ÉdouardetTerre-NeuveonttouscrééleurproprePersonalPropertyRegistry(P.P.R),
tousaccessiblesàwww.acol.caenvertuduneententeentrelesprovincesmaritimes.
ColombieBritannique:PersonalPropertyRegistry(P.P.R.)enligneàwww.bconline.gov.ca;
Alberta:PersonalPropertyRegistry(P.P.R.)enligneà
www2.gov.ab.ca/information/registries/ran.cfm;Saskatchewan:PersonalPropertyRegistry
(P.P.R.)enligneàwww.saskjustice.gov.sk.ca/branches/PerProReg/toc.htm;Manitoba:
PersonalPropertyRegistry(P.P.R.)enligneàwww.gov.mb.ca/cca/personp.html.

Lorsdelasignatured’uneconventioncréantunesûretésurundroitde
propriétéintellectuelle,unedesquestionsimportantesseradoncde
déterminerdansquellejuridictionilfaudrapublierlasûretépourlarendre
opposableauxtiersetainsiprotégersacréance.LeCodecivilduQuébec,
ainsiquelesautreslégislationsprovincialesPPSA,contiennentdesdispositions
relativesauforumappropriépourlapublicationdessûretés.Parexemple,
larticle3105C.c.Q.énoncequelavaliditédunesûretéinscritesurunbien
incorporelestrégieparlaloidelajuridictiondudomicileduconstituantà
lépoquedesoninscription,tandisquesapublicationetseseffetssontrégis
parlaloidelajuridictiondanslaquelleleconstituantestprésentement
domicilié.Ceciestdoncuncritèremobilequirendtrèsimportantelaclause
aucontratcréantlasûretéquiobligeledébiteuràaviserleprêteurdetout
changementdedomicilejusqu’auremboursementtotaldelacréance.De
plus,l’article3080C.c.Q.indiquequ’encasderenvoiàlaloiétrangèreparle
codecivil,celui-cisefaitàl’exclusiondesrèglesdeconflitsdecetteloi
étrangère.C’estdoncdirequ’encasdechangementdedomiciledu
débiteur,unesûretéquiauraétépubliéeauR.D.P.R.M.pourradevoirêtre
publiéeànouveaudansuneautreprovinceetqueleseffetsdecettesûreté
pourrontêtrerégisparcetteautreloiprovinciale.
L’article3106C.c.Q.prévoit,lui,dessituationsoùunesûretéquiaétépubliée
dansuneautrejuridictionseraréputéepubliéeauQuébecàcompterdela
premièrepublicationlorsqueledébiteurélitdomicileauQuébecetremplit
certainesconditionsàl’intérieurdedélaisprescrits.Laloiontariennequantà
ellestipulequelavaliditéetl’opposabilitédunesûretédansunintangibleest
régieparlaloidelajuridictiondanslaquellesetrouveledébiteurau
momentoùlasûretégrèvelebienintangibleenquestion
14etqueledébiteur
seraprésuméêtresituéàsaplacedaffaires,silenexisteune,àsonsiège
social,silexisteplusduneplacedaffaireset,àdéfaut,àsarésidence
principale
15.Laloiontariennecontientégalementdesdispositionsrelatives
aurenvoiàuneloiétrangère,maisprévoittoutefoisunrenvoiquiinclutles
règlesdeconflitsdelaloiétrangère.
Parconséquent,lorsdelacréationdetoutesûreté,ilestfortementsuggéré
deprocéderaumoinsàlapublicationdeladitesûretéenvertudela
législationdelaprovincedanslaquelleledébiteurestsituéaumomentdela
signaturedelaconventioncréantcettesûreté
16.Bienquelalégislation
provincialecontienneplusieursrèglesenmatièrededéterminationdesrangs
desprioritésencasdedéfautdedébiteur,enrèglegénérale,lefaitquun



















































14Loisurlessûretésmobilières(Ontario),L.R.O.1990,c.P-10,paragraphe7(1).15Loisurlessûretésmobilières(Ontario),L.R.O.1990,c.P-10,paragraphe7(4).16Telquementionnéprécédemment,parexemple,auQuébec,lapublications’effectueau
R.D.P.R.M.etenOntario,envertuduPersonalPropertySecurityRegistrationSystem.

créancieraitpubliésasûretéaurapoureffetdeluidonnerprioritésurles
créanciersquipublierontleurssûretéspostérieurementàlasienne.Par
ailleurs,celaimpliqueégalementquelescréanciersquiontpubliéleurs
sûretésantérieurementbénéficierontduneprioritésurlui.Ilestdonc
primordialdexécuterdiversesrecherchesdanslesdifférentsregistrespublics
pourdéterminerlerangdelasûretéquiseraoctroyéàuncréanciers’il
acceptedeprêteràsondébiteur.

4.Quepeut-ondonnercommegarantieenmatièredePI?
Telquementionné,lesdroitsdepropriétéintellectuellesontconsidérés,du
pointdevuedudroitcivil,commedesbiensmeublesincorporelsquifont
partiedugagecommundescréanciersdeceuxquiensonttitulaires.Parmi
cesdroitsdepropriétéintellectuelle,ilappertquelesbrevetsetles
demandesdebrevets,lesœuvresprotégéespardroitsdauteur,enregistrés
ounon,lesmarquesdecommerceenregistréesetnonenregistrées,les
dessinsindustrielsenregistrésetnonenregistrés,lestopographiesdecircuits
intégrésenregistrées,lesobtentionsvégétalesenregistréeset,peut-être
mêmedanscertainesjuridictions,lessecretsdecommercepourraientservir
desûretés.Nouslesreprendronsendétailci-aprèsetrelèveronscertains
pointsàgarderentêtelorsquevientletempspourlecréancierdeprendre
unedécisionsurlavaleurdesdroitssurlesquelsdessûretéspourraientêtre
grevées.Ondoitparcontretoujoursserappelerque,lorsdelaprisede
garantiessurcesactifsintangibles,leslégislationsfédéralesetprovinciales
devrontêtreconsidérées.
4.1Brevets
LaLoisurlesbrevetsénonceàsonparagraphe50(1)que«Toutbrevetdélivré
pouruneinventionestcessibleendroit,soitpourlatotalité,soitpourune
partiedel’intérêt,aumoyend’unacteparécrit».Leparagraphe50(2),lui,
prévoitque«Toutecessiondebrevetettoutactedeconcessionoutranslatif
dudroitexclusifd’exécuteretd’exploiterl’inventionbrevetéepartoutau
CanadaetdeconcéderunteldroitàdestierssontenregistrésauBureaudes
brevetsseloncequelecommissaireétablit».Poursapart,l’article51édicte
que«Toutecessionenvertudesarticles49ou50estnulleetdenuleffetà
l’égardd’uncessionnairesubséquent,àmoinsquel’actedecessionn’aitété
enregistré,autermedecesarticles,avantl’enregistrementdel’actesur
lequelcecessionnairesubséquentfondesaréclamation»
17.Commenous



















































17Voiràcesujet3288731CanadaInc.c.LesPoinçonsdeWaterloo,(1998)B.E.98-605
(C.S.Q.);confirméenappel(2001),[2001]A.Q.804(C.A.Q.);voirégalementàcesujetle




l’avonsdéjàmentionné,lesloisfédéralessurlapropriétéintellectuellene
contiennentpasdedéfinitiondecequiestentendupar«cession»aux
































































































































































commentairedePanagiotaKoutsogiannissurcetteaffaire,«RegistrationofLicence
AgreementsunderthePatentAct:theSagaofaBarbecue»(2001),3-6W.L.L.R.3.




termes,parexemple,del’article51delaLoisurlesbrevets.Ilestànoter
qu’encommonlaw,onadéjàconcluquelecréancier«cessionnaireen
garantie»d’unbrevetétaitconsidérécommeun«cessionnaire»ausensdela
Loisurlesbrevets
18.Iln’estdoncpasdutoutcertainqu’untelenregistrement
auBureaudesbrevetsoctroiedesdroitssupplémentairesaucréancieretilest
mêmepossiblequ’untelenregistrementn’aitaucuneffetréel.
Parcontre,ladécisionrécentedelaCoursupérieureduQuébecdans
laffaire3288731CanadaInc.c.LesPoinçonsdeWaterloo
19,confirméeen
appelle26février2001estvenuerappelerquilesttrèsimportantdenregistrer
lesdroitsaccordéssurunbrevetauBureaudesbrevets,mêmesileseffets
nensontpasabsolumentclairs.Eneffet,cetteaffaireconcernelesdroits
d’unlicenciéexclusifd’unbrevetfaceàuncessionnairesubséquentdu
brevetenquestionquiavaitétédonnésouslicence.L’acquéreurdubrevet
neseconsidéraitpasliéparlalicenceaccordéeavantlacessionpuisquele
licencién’avaitpasenregistrésalicenceauBureaudesbrevetsavant
lenregistrementdelacessionensafaveur.Danscetteaffaire,mêmesi
l’acquéreurdubrevetavaitconnaissancedelalicencequiavaitété
accordée,lacouradécidéquelecessionnairedubrevetn’étaitpasliépar
cettelicencecarellen’avaitpasétéenregistréeauBureaudesbrevets,en
contraventiondesarticles50et51delaLoisurlesbrevets.Lejuges’exprime
ainsi:
Poinçonsnepeutdoncopposeràlademanderessele
contrat[delicence]qu’elleasignéavecBo-ox.En
revanche,lademanderesseauraitététenuedele
respectersisonenregistrementavaiteulieucomme
l’article51leprévoit.Laconnaissancequepouvaitavoirla
demanderessedel’existenceducontratentrePoinsçonset
Booxnepeutremplacersonenregistrementsuivantl’article
51.
20
Cettedécisionfaitdoncressortirtoutelimportancedeseconformeraux
articles50et51delaLoisurlesbrevetsetdenregistrertoutecessiondundroit
dansunbrevetauBureaudesbrevets.Fautededécisionsjurisprudentielles
clairesàsavoirsiloctroidunesûretésurunbrevetdoitêtreconsidérécomme



















































18VoirColpettsc.Sherwood,(1927)3D.L.R.7(Alta.A.D.).19Voiràcesujet3288731CanadaInc.c.LesPoinçonsdeWaterloo,(1998)B.E.98-605
(C.S.Q.);confirméenappel(2001),[2001]A.Q.804(C.A.Q.);voirégalementàcesujetle
commentairedePanagiotaKoutsogiannissurcetteaffaire,«RegistrationofLicence
AgreementsunderthePatentAct:theSagaofaBarbecue»(2001),3-6W.L.L.R.3.
20Voiràcesujet3288731CanadaInc.c.LesPoinçonsdeWaterloo,(1998)B.E.98-605
(C.S.Q.);confirméenappel(2001),[2001]A.Q.804(C.A.Q.);voirégalementàcesujetle
commentairedePanagiotaKoutsogiannissurcetteaffaire,«RegistrationofLicence
AgreementsunderthePatentAct:theSagaofaBarbecue»(2001),3-6W.L.L.R.3.




unecessionausensdelaLoisurlesbrevets,ledicton«ilvautmieux
prévenirqueguérir»aencoretoutesonimportance.
4.2Droitd’auteur
LaLoisurledroitd’auteurcontientdesdispositionssemblablesàcelledela
Loisurlesbrevets,touchantlescessionsetl’obligationdelesenregistrerau
Bureaududroitd’auteur.L’article54(1)prévoitlatenued’unregistredes
droitsd’auteurcontenant,entresautres,lesnomsoutitresdesoeuvresou
autresobjetsdudroitd’auteurdemêmequedesnomsetadressesdes
auteurs,descessionnairesdedroitd’auteuretdestitulairesdelicences
accordantunintérêtdansundroitd’auteur.L’article53(2)prévoitquantàlui
quelecertificatd’enregistrementdudroitd’auteurconstituelapreuvede
l’existencedudroitd’auteuretlefaitquelapersonnefigurantà
l’enregistrementenestletitulaire.Cecin’estparcontrequ’uneprésomption
simplequipeutêtrerenversée.
Ilestànoterquecetteloinecontientpasnonplusdedéfinitiondecequ’on
entendpar«cession»,ninefaitdirectementréférenceauxsûretésaccordées
surundroitd’auteur.Eneffet,l’article57(3)decetteloiénoncesimplement
quelacessionantérieuredundroitdauteurdoitêtredéclaréenulleà
lencontredetoutcessionnairedudroitdauteuroutitulairedelintérêt
concédéquiledevientsubséquemmentàtitreonéreux,àmoinsquecelui-ci
naitétéenregistrédelamanièreprévueparlaprésenteloi.Leprincipe
mêmedecettedispositionsembleclair.Parcontre,dansl’affaireBanque
MercantileduCanadac.Télé-MétropoleInternationalInc.,(1995),[1995]
A.Q.448(C.A.Q.),laCourd’appelduQuébecaénoncé,àlapage6,que
«cesenregistrements[auBureaududroitdauteur]neconféraientaucune
valeurjuridiquecommetelle,desortequelaprioritéd’enregistrementne
donnaitaucundroitsupérieur»àlabanquequiavaitenregistrélacessionen
garantiequiluiavaitétéoctroyéesurundroitd’auteur.Lamêmequestion
doitdoncseposericiégalement:unecessionengarantieest-ellecomprise
danslesensàaccorderaumot«cession»àl’article57(3)delaLoisurledroit
d’auteur
21?
Dansl’affairePoolmanc.EiffelProductionsSA,(1991)35C.P.R.(3d)384
(C.F.P.I.)portantsurlesdroitsdeproductioncinématographiqueduroman
AgagukdeYvesThériault,laCourfédérale,divisiondepremièreinstancea
jugé,danslaffairedunconflitentredeuxcessionnairesd’unmêmedroit
d’auteur,quelefaitd’avoirrespectélesformalitésd’enregistrementenvertu



















































21Voiràcesujetl’articledeElSissi,R.H.«SecurityInterestsinCopyright»,(1996)10I.P.J.35,aux
pp.52-53.




delaloifédéralen’exclutpaslesdispositionsduCodecivilsurlaventedu
biend’autrui.Poolmanalléguaitquel’auteurluiavaitcédésesdroits
dansleromanen1964,etqu’illesavaitenregistrésauBureaududroit
d’auteuren1991.EiffelProductionsa,quantàelle,acquissesdroitsen1989
etnelesajamaisenregistrésauniveaufédéral.Onaconcludanscette
affairequel’enregistrementdelacessionauBureaududroitd’auteurne
créeriendeplusqu’uneprésomptionréfutabledepropriété.Lejuge
sexprimeeneffetainsi:
Inprinciple,theregisteringoftheinstrumentunderwhichan
interestinacopyrightisgrantedisnotcompulsoryand,
exceptasexpresslyprovidedforthebenefitofa
subsequentassigneeins.57(3)above,createsnothing
morethanapresumptionofownershipofsuchinterest,
whichisrebuttable.
Ondoitdonciciégalement,fautededirectivesjudiciairesclaires,
recommandertoutdemêmelaprudenceetprocéderàl’enregistrement
dessûretéssurundroitd’auteurauxdeuxregistresprovincialetfédéral
appropriés.




4.3Marquesdecommerce,dessinsindustrielsettopographiesde
circuitsintégrés
Telquementionnéprécédemment,leC.c.Q.prévoitexpressémentàson
article2684qu’unemarquedecommercepeutêtrehypothéquée.Ilsemble
mêmequ’unemarquedecommercefondéesurunemploiprojetépuisse
aussiêtrecédée,etdonchypothéquée
22.Celaveutdireque,contrairement
audroitcommunoùledroitdansunemarquenaîtdesonemploi,endroit
canadienunedemanded’enregistrementd’unemarquequiestbaséesur
unemploifuturdeladitemarquepeutêtrecédée,etdonchypothéquée.La
Loisurlesmarquesdecommerce,laLoisurlesdessinsindustrielsetlaLoisur
lestopographiesdecircuitsintégrésnefontpasnonplusréférenceaux
prioritésàaccorderauxsûretéspouvantgrevercesdroitsdepropriété
intellectuelle,nimêmeàlapossibilitéd’enregistrerlesditessûretésaux
registrescorrespondants.Ilnesttoutefoispasraredevoirdessûretés
enregistréesdansleregistrefédéraldesmarquesdecommerce.Eneffet,
bienquel’article48prévoielapossibilitédetransférerunemarquede
commercedéposéeounonetdeprocéderàl’inscriptiondutransfertau
registre,cetteloinedéfinitpasparcontresilaprised’unesûretédoiveêtre
considéréecommeuntransfert.Ungrandnombredepraticiensontdoncpris
l’habitudedelesenregistrertoutdemêmeauregistrefédéral.
LaLoisurlesdessinsindustriels,àsonarticle13(1),prévoitquantàellela
possibilitédecéderundessinenregistréounon,aumoyend’unécritquiest
enregistréauBureauducommissaireauxbrevets(quiestencharge
d’administrerlaLoisurlesdessinsindustriels).Pourleurpart,lesarticles16et21
delaLoisurlestopographiesdecircuitsintégrésprévoientquel’intérêtdans
unetopographiepeutêtretransmisetquedetelsdroitspeuventêtre
enregistrés.IlestànoterquelaLoisurlesmarquesdecommerce,laLoisurles
dessinsindustrielsetlaLoisurlestopographiesdecircuitsintégrésne
contiennentpasnonplusdedispositionssemblablesàlaLoisurledroit
d’auteuretàlaLoisurlesbrevetsconcernantlanullitédecessionsnon
enregistréesfaceauxcessionnairessubséquents.Enconséquence,outrele
faitdedonneravisauxtiersqu’untransfertaeulieuouqu’unesûretéaété
accordéesurcesdroitsdepropriétéintellectuelle,etainsiseconstituerune
preuvedeconnaissancedudroitenquestionencasdelitige,
l’enregistrementdesûretésnesemblepasêtreutileauniveauduregistre
fédéralpourcesdroits.
4.4Obtentionsvégétales



















































22Voiràcesujet468241OntarioLtd.c.CottonGinnyLtd.,(1990),[1990]T.M.O.B.470.




Larticle31(3)delaLoisurlaprotectiondesobtentionsvégétalesédicte
que«Àdéfautdenregistrement,lacessiondesdroitsprotégésparun
certificatdobtentionvégétaleestnonpassableàtoutcessionnaireultérieur
àtitreonéreuxquinenétaitpasinforméetquiestdûmentenregistrécomme
titulairedecesdroits».Cetteloirendinopposabletoutecessionnonpubliée
antérieurementaucessionnairesubséquentdebonnefoiàtitreonéreux
ayantpubliéunecessionconsentieensafaveur.Toutefois,ellenespécifie
pasnonplussilaprisedesûretésdoitêtrecomprisedanslesensdumot
«cession»decetarticle31etdonc,lemêmeappelàlaprudenceest
égalementapplicableici.
4.5Secretsdecommerce
Ilnefaitpasdedoutequelessecretsdecommercepeuventêtrevendusetil
estpratiquecourantedeprocéderàdestransfertsdesavoir-faireou«know-
how»etdel’informationconfidentielle,parexempleenvertud’uncontratde
licence.Peut-onparexemplegreverunsecretdecommerced’unesûreté?
L’article1612C.c.Q.laissesous-entendrequ’unsecretcommercialseraitun
«bien»susceptibled’undroitdepropriété,quipourraitdoncêtregrevéd’une
sûretélorsquilparlede«propriétairedusecret»
23.Parcontre,jusqu’àprésent,
lajurisprudencecanadiennenesemblepasprêteàreconnaîtrequede
l’informationconfidentiellesoitsusceptibled’appropriation(voiràcesujet
l’arrêtdelaCoursuprêmeduCanadadansCadburySchweppesc.Aliments
FBI,[1999]1R.C.S.142ainsiquel’arrêtTri-TexCo.Inc.c.Gideon,[1999]R.J.Q.
2324(C.A.Q.);requêtepourpermissiondenappeleràlaCoursuprêmedu
Canadarejetée(2000),[1999]C.S.S.R.524,quisuggèrentquelinformation
confidentielleestprotégéeparlalégislationcanadiennecontrelesusages
nonautorisés,maisnonquunvrai«droitdepropriété»puisseêtrereconnu).
Donc,avecunejurisprudenceencoreincertainesurlavraienaturede
linformationconfidentielle(incluantlessecretsdecommerceetlesavoir-
faire),nousnepouvonsqualifieraveccertitudelinformationconfidentielle
commesusceptibledappropriation,etquipourraitdoncêtregrevéede
sûretés.
Jusqu’àcequ’uneinterprétationjurisprudentiellesanséquivoquevienne
cloreledébat,noussuggéronstoutdemêmed’inclurelessecretsde
commerce,lesavoir-faireetl’informationconfidentielledansladescription
debiensgrevésdanslecontratcréantlasûreté,pourpermettreaucréancier
dedisposerdelatotalitédesactifsgrevésencasdedéfautdesondébiteur



















































23Àceteffet,voirL.PayetteetS.Picard,«Lesprisesdegarantieenmatièredetransfertsde
technologie»,conférenceprononcéele2décembre1998–AssociationduBarreau
Canadien–LicensingExecutivesSociety(U.S.A.andCanada).




car,souvent,ledroitdepropriétéintellectuelleenquestionnepourraêtre
exploitéàsapleinevaleursanslesavoir-faireoulessecretsdecommerce
quil’accompagnent.
4.6Particularitésconcernantleslicencesquel’onprendengarantie
Ilexistedeuxsituationsprincipalesoùuncréancierpourraitacquérirdesdroits
dansunelicenceàtitredegarantie:premièrement,lelicenciéd’undroitde
propriétéintellectuellepourraitvouloirdonnerengarantielesdroitsqu’ilsa
acquisduconcédantd’unelicenceou,encore,cepourraitêtreletitulaire
d’undroitdepropriétéintellectuellequivoudraitdonnerengarantieledroit
danslequeliladéjàconcédéunelicenceetparlequel,parexemple,ilale
droitdepercevoirpourunepériodedetempsdéterminédesredevancessur
lesproduitsvendusdesonlicencié.Cesdroitsduconcédantpeuventdonc
avoirunegrandevaleurauxyeuxducréancier,quipeutyvoirunesourcede
revenusstablespourunelonguepériodeetainsiêtredisposéàaccorder
lavantagerecherchéparsondébiteursurlagarantiedesdroitsdecedernier
danslalicence.
AuQuébec,lecontratdelicenceentredanslacatégoriedescontrats
innomés,quiserait,sousplusieursaspects,assimilableaucontratdelouage
24.
Dansl’affaireMarcottec.Courtois,[1985]C.S.1259,laCouravaitàtraiterde
laqualificationd’unpermisdetaxi,etelleadéclaréqueleslicences,permis
ouautorisationsétantenprincipedesbiensdanslecommerceetconstitutifs
dedroits,ilseraitdoncpossibledelesdonnerengarantie.Toutefois,certaines
dispositionsducontratdelicencepeuventfairequ’enpratiqueilseraittrès
difficile,sinonimpossible,pourlecréancierderéalisersasûretéencasde
défautdudébiteur.Nousreviendronssurcepointunpeuplusloin.
Envertudelacommonlaw,mêmesiunelicencepeutêtretransférableet
avoirunegrandevaleur,toutesleslicencesneseraientpasdela«personal
property»susceptibled’êtredonnéeengarantiecarlesdroitsconférésparla
licenceneseraientqu’une«permission»ouun«privilège»d’utilisercertains
droitsappartenantauconcédantdelalicence,droitspouvantaussiêtre
retirés:ainsi,certaineslicencesnetomberaientpassousl’emprisedes
législationsPPSA.C’estexactementcequelacourd’appeldel’Ontarioest
venueénoncerdansl’affaireNationalTrustc.Bouckhuyt(1987)61O.R.(2d)
640(O.C.A.),infirmant(1987),59O.R.(2d)556(O.H.C.J.),concernantun



















































24I.G.U.(Ingraph)Inc.c.L.B.G.P.ConsultantsInc.,J.E.90-1224(C.S.Q.);voirégalementàce
sujetl’analysedeL.PayetteetS.Picard,«Lesprisesdegarantieenmatièredetransfertsde
technologie»,conférenceprononcéele2décembre1998–AssociationduBarreau
Canadien–LicensingExecutivesSociety(U.S.A.andCanada).




quotadeproductiondetabac25.Parlasuite,dansl’affaireReFoster,
(1992),3P.P.S.A.C.(2d)6(Ont.Gen.Div.)concernantunpermisdetaxi,
laCouraconcluquelepermisdetaxienquestiontombaitsousl’emprisede
lalégislationPPSAdel’Ontario.Danscetteaffaire,laCouraconcluque
certainsfacteursétaientdéterminantspourlacaractérisationd’unelicence
comme«personalproperty»ounon:
Thereisnohardandfastruleastothenatureofabusiness
orprofessionallicence.Itappearsthatthecharacterization
ofsuchalicencedependsontheextenttowhichthe
licenceholdercanbesaidtohavebeengrantedavested
rightontheonehand;oraprivilegewhollydependenton
thediscretionoftheissuingMinistryorregulatorybodyon
theotherhand.
26
Onpeutdoncenconclurequeleprêteurdevraexaminerlalicencepour
trouverdesindicesdémontrantquelesdroitsconcédéssontplusqu’un
simpleprivilègeouunepermissionpourpouvoirvalidementêtregrevée
d’unesûreté.Si,parexemple,leconcédantseréserveledroitdemettrefin
aucontratdefaçondiscrétionnaire,ilsepeutbienquecettelicencenese
qualifiepascomme«personalproperty»susceptibled’êtredonnéeen
garantie.
Deplus,mêmesionenarriveàlaconclusionquelecontratdelicenceest
susceptibled’êtregrevéd’unesûreté,aussibienenvertududroitcivilquede
lacommonlaw,ilyacertainsélémentsessentielsàconsidérerquivont
affecterlavaleurréelledelalicence.Eneffet,leslicencessontsouvent
limitéesdansletemps,leterritoire,laportéedesdroitsconcédés,l’exclusivité
oulanon-exclusivité,ledroitd’accorderdessous-licences,etlesroyautés
payables.Cesontautantdélémentsquivontaffecterdefaçonsignificative
lavaleurdelalicenceetparconséquentlemontantdufinancementquele
créancierseraprêtàaccorder:ilsdevrontdonctousêtresoigneusement
examinésafind’enarriveràunedécisionéclairée.
Parsurcroît,lamajoritédescontratsdelicencescontiennentdesdispositions
standardempêchantletransfertdesdroitssansleconsentementdu
concédant,cequiempêcheralaréalisationeffectivedelasûreté,àdéfaut
d’avoirnégociéuneententeavecleconcédantdelalicencelorsdelaprise
delasûreté.Onretrouveégalementsouventdesdispositionsgénérales
résiliantlalicenceencasdefaillitedulicencié,cequipourraégalement



















































25VoirégalementaumêmeeffetlesaffairesBankofMontrealc.Bale(1992),4P.P.S.A.C.(2d)
114(O.C.A.)concernantunquotadeproductiondelaitet209991OntarioLtd.c.Canadian
ImperialBankofCommerce(1988),8P.P.S.A.C.135(O.H.C.)concernantunpermis
d’exploitationd’unerésidencepourpersonnesâgées.
26ReFoster,(1992),3P.P.S.A.C.(2d)6(Ont.Gen.Div.),àlapage12.




empêcherlaréalisationeffectivedelasûreté.Finalement,encasde
réalisationlorsd’undéfautdulicencié,lesacheteurspotentielsdeces
droitsdepropriétéintellectuellesontsouventlimités,etlecréanciergaranti
n’estgénéralementpasfamilieraveccemarchéspécialisé.Cesontautant
defacteursquidoiventêtreprisenconsidérationavantd’accepterdeprêter
surlabased’uncontratdelicenceetl’avisd’unexpertenpropriété
intellectuelledevratrèssouventêtrerecherchépourbiencirconscrirele
risqueréel.
5.0Caractéristiquespouvantaffectercesdroits
Lecréancierdoitêtreinformédesimplicationsdelaprisedunesûretésurdes
droitsdepropriétéintellectuellepourêtreenmesuredebienévaluerson
risqueetprendreunedécisionéclairéed’accorderounonunavantageà
sondébiteur.Pourcela,ilsedoitdecomprendrelescaractéristiquespouvant
affecterlesdroitsoffertsàtitredegarantie,etplusimportantencore,la
valeurdecesdroits.Bienquenousnecomptonspasexposerdemanière
exhaustivetouteslescaractéristiquesdechacundesdroitsdepropriété
intellectuelle,noustenteronsdemettreenreliefci-aprèslescaractéristiques
principalesdesdroitslesplussouventutiliséscommegarantie.
5.1Propriétédestechnologies
Lapremièrechosedontlecréanciervoudras’assureravantdeprêtersurla
foid’actifsintangiblesestqueledébiteurestréellementlepropriétaireduou
desdroitsenquestion.Desrecherchesauxregistresfédérauxappropriés
serontessentielspourvérifierlavaliditédutitredepropriétédemêmequesi
d’autressûretésnegrèventpasdéjàcesactifs,lesquellesprendraientrang
avantcelleenvisagée.Lareconstitutiondelachaînedestitresauniveau
contractuelestaussiessentielle.Celle-ciseferaenremontantjusqu’aux
créateursdesdroits,ens’assurantquelesdroitsontbienétécédés
contractuellementetvalablementjusqu’audébiteur,s’ilyalieu.Le
paragraphe13(3)delaLoisurledroitd’auteurspécifiequel’employeurest
présumé,àmoinsdestipulationcontraire,lepremiertitulairedudroitd’auteur
lorsquel’œuvreestexécutéeparunemployédanslecadredesonemploi.
5.2Validitéetduréedeviedecesdroits
Unefoisquel’onauradéterminéqueledébiteurestbienlepropriétaireréel
desdroits,ondoitensuites’assurerquelesdroitsenquestionsonttoujours
validesetdéterminerleurduréedevieeffective.Certainsdecesdroitsde



propriétéintellectuellesontdescréationsstatutairesquiontdesdurées
deviefixesetd’autrespeuventdurerindéfiniment.Eneffet,unbrevet
délivrésurunedemandedéposéeaprèsle30septembre1989a,enprincipe,
uneduréedeviede20ans
27àpartirdeladatedesademande,sousréserve
dupaiementdetaxespériodiques.Silesditestaxesnesontpaspayéesdans
ledélairéglementaire,lebrevetseraalorspérimé
28.Ilestdoncprimordial
pourlecréancierdes’assurerquesondébiteurferalepaiementdecestaxes
demaintiendefaçoncontinueetdanslesdélais.Oninséreragénéralement
uneclauseaucontratcréantlasûretéquiprévoirauneobligationpourle
débiteurdefournirunepreuveaucréancierdepaiementdestaxesdefaçon
périodique.Undroitd’auteur,quantàlui,subsistegénéralementpourtoutela
viedel’auteuretpourunepériodede50ansaprèssamort
29,sousréservede
certainesexceptions
30.Pourcequiestd’unemarquedecommerce
enregistréeetquiestemployée,laprotectionofferteparlaLoisurles
marquesdecommerces’étendpourunepériodeinitialede15ans
31,
renouvelableindéfinimentsurpaiementdesdroitsapplicables.Unemarque
decommercequinestpas«employée»ausensdelaLoiestsusceptiblede
voirsonenregistrementradié.
5.3Valeurréelle
Ensuite,cesdroitspeuventavoircertainescaractéristiquesquivonten
affecterlavaleurréelleetqu’ilestimportantdegarderàl’esprit.Bienqu’il
soittrèsdifficile,voireimpossible,d’évalueraveccertitudelavaleurexacte
d’undroitdepropriétéintellectuelle,certainsfacteurspeuventêtreprisen
considération.Certainsdisentmêmequ’évaluerdesdroitsdepropriété
intellectuellerelèveplusdel’artquedelascience.Noustenteronsdoncde
dresserunelistenonexhaustivedecertainsdecesfacteurs:parexemple,un
brevetestcomposéderevendicationsquivontencirconscrirelaportée,et
donclaforce,cequienaffecterainévitablementlavaleurréelled’unpoint
devuedecequeletitulairedubrevetauracommeprivilègeexclusifde
fabriquer,construire,exploiteretvendre,etcequ’ilpourraempêcherlestiers
defaire
32.Lavaleurd’unemarquedecommercesera,quantàelle,tributaire
desadistinctivitéetdesanotoriétéparrapportauxautresmarquesde
commerce.Unemarquedénuéededistinctiviténapasdevaleur.Une



















































27Voirlesarticles44à46delaLoisurlesbrevets.28Paragraphe46(2)delaLoisurlesbrevets.29Article6delaLoisurledroitd’auteur.30Parexemple,leparagraphe14(1)delaLoiprévoitlaréversibilitédudroitd’auteurcédé
auxreprésentantslégaux25ansaprèslamortdel’auteur,nonobstanttoutarrangement
contraire.
31Article46delaLoisurlesmarquesdecommerce.32Article42delaLoisurlesbrevets.




marquenonemployéeouemployéeàmauvaisescientperddela
distinctivité.Lemploiparuntiersdelamêmemarque(oudunemarque
similaire)faitréduireetpeutmêmefaireperdreladistinctivité.Uncontrôlede
lemploidoitdoncsexercer.
Leterritoireoùlesdroitssontaccordésetsontenvigueurestégalementtrès
important:unbrevetaméricainvaut,parlaforcedeschoses,généralement
beaucoupplusqu’unbrevetcorrespondantauCanada.Laduréedevie
restantedesdroitsestaussiàconsidérer:unbrevetpeutvaloirénormément
d’argentmais,s’ilexpiredansunanoudeux,savaleurs’entrouve
grandementdiminuée.
Enfin,telquediscutéauparavant,lavaleurdesdroitsseraaussiaffectéesi
deslicences,exclusivesounon,ontétéaccordéesàdestierspourexploiter
cesdroits,sidessous-licencespeuventêtreaccordéesou,encore,sile
débiteurn’estquelicenciédesdroits.Lesroyautéspayablesouàpercevoir
deslicencessontaussiunautrefacteurimportant.Finalement,lavaleurpeut
toujoursêtreaffectéeparlapossibilitédeconflitsoudecontrefaçondes
droitsenquestionparrapportàceuxdetiers.Cedernierpointestd’autant
plusdifficileàévalueretpeutengendrerdescoûtssupplémentairestrès
importantslorsquel’onparle,parexemple,delapossibilitéd’exploiter
librementunetechnologiecouvertepardesbrevetsdansdifférentspays.
6.0UnmotsurlaréalisationdevossûretésaffectantdesdroitsdePI
Unefoisl’analysedurisqueetdelavaleurdestechnologiesouautresdroits
depropriétéintellectuelleterminée,maisavantlaprisededécision
d’accorderdufinancement,lecréancierdoitégalementêtreaufaitdes
recoursquis’offrentàluiencasdedéfautdesondébiteuréventuel.
Encasdedéfautdesondébiteur,lecréanciergarantipourrautilisertousles
droitsetremèdesdisponiblesdansleslégislationsPPSAoudansleCodecivil
duQuébec.Généralement,cesdroitspermettentlapriseenpossessiondes
biensgrevésouencorelaventedesditsbiens,lesrecettesétantutiliséesen
paiementdeladette,letoutaprèsuncertaindélaidurantlequeltoutepartie
intéresséepourraremédieraudéfaut.Onsedoitdegarderentêtequele
nouveaupropriétairedesdroitssuiteàlaréalisationdelasûretédevrafaire
enregistrerlacessionauregistrefédéralapproprié,pourqu’ellesoit
opposableauxtiers.Iln’yaurasouventaucunjugementvenantconfirmer
l’exerciced’undesremèdesdisponiblesencasdedéfautpourlaréalisation
delasûreté,cequipeutposerunproblèmed’enregistrementdelacession
auniveaufédéralsiledébiteurnecoopèrepas.Ilestdoncrecommandéde
prévoirdesdispositionsdanslecontratmêmecréantlasûretédonnantau




créancieruneprocurationirrévocabledesignertoutdocument
nécessaireouutileaunomdudébiteurpourdonnereffetaucontraten
casdedéfautdesapart.Ilsembleraitmêmequ’unetelleprocurationen
faveurducréancierseraitplusfacilementreconnuesil’hypothèquequ’il
détientaétépréalablementenregistréeauregistrefédéralapproprié
33.
7.0Conclusion
Lesloisfédéralesdepropriétéintellectuellequicréentcesdroitsdepropriété
intellectuelleénoncentdesrèglesdenregistrement,detransmissibilitéoude
cessiondesditsdroitsmaisnedéfinissentpaslesensàaccorderaumot
«cession»ninefontmentiondutraitementàaccorderauxsûretés.Deceque
discutéci-haut,ilappertdoncquelacréationd’unesûretépeut,dans
certainscas,êtreconsidérécommeune«cession»engarantie,d’où
l’importancedevérifiertouslesregistres.
Malgrélabsencededispositionsexpressessurlapublicationdessûretésdans
lesloistouchantlapropriétéintellectuelle,ilestdevenupratiquecommune
depublierlessûretésauxregistresfédéraletprovinciauxappropriés,lorsque
lescoûtsassociésàcesdépôtsnesontpasexorbitants,entenantcomptedu
nombredactifsenjeu(desdroitsdoiventêtrepayéspourchaquedemande
d’enregistrementouenregistrementd’undroitpourlequellapublication
d’unesûretéestsouhaitéauniveaufédéral).
Notonsaussique,mêmesidesrecherchesdanslesregistresdedroitde
propriétéintellectuellefédérauxsontutiles,lessûretésconsentiessurdesdroits
depropriétéintellectuellenapparaîtrontpastoujourssurlesregistres
fédéraux,principalementpourlesraisonssuivantes:
i)simplementparcequequelques-unsdecesdroitspeuventne
pasêtreenregistrés(commec’estsouventlecaspourlesdroits
d’auteursetpourlesmarquesdecommerce);
ii)parcequ’unesûretéconsentiesurunbienacquis
subséquemmentàlasignatureducontratcréantlasûreté
(commec’estlecaspourlessûretésconsentiessurles
universalitésdebiensprésentsetàvenir)nepeutpasêtre
enregistréecontrelestitresdecesactifsdanslesregistres
fédéraux;ouencore



















































33Côté,P.B.etBergeron,A.P.,LapropriétéintellectuelleauQuébec:financementet
réalisation,McMasterMeighen,1998,p.47.




iii)enraisondesdélaisdeplusenpluslongsdansletraitement
desdemandesdenregistrementdanslesbureauxfédéraux
depropriétéintellectuelle.
Donc,mêmesitouteslesrecherchesdisponiblessonteffectuéesdefaçon
rigoureuse,ilexistetoujoursunepossibilitéquunesûretégrèvelactifquiest
lobjetdelarecherchemaisquellenysoitpasindiquée.Unesolutionpossible
estdetenterdeprévoircescarencesdanslesreprésentationsetgarantiesdu
contrat,cequi,aumoins,laisselapossiblitéaucréancierdepoursuivreson
débiteurpourbrisdecontratsicertainsélémentsnondivulguéssont
découvertsuiteàlasignatureducontrat.
Ilestaussitrèsimportantdenoterquelesregistresfédérauxdepropriété
intellectuellenerejetterontpasunedemandedenregistrementdunecession
subséquenteàunetiercepartiemêmesiunesûretéantérieureavaitété
enregistréesurcemêmebienetquelacessionsoitunecausededéfauten
vertuducontratcréantlasûreté,cequimetendoutelavaleurmêmed’un
telenregistrementd’unesûretéauniveaufédéral.Deplus,lesregistres
fédérauxnedonnerontmêmeaucunavisautitulaired’unesûretéenregistrée
antérieurementdel’enregistrementd’unecessionsubséquenteouqu’une
autresûretévientd’êtreenregistréerelativementaubiendéjàgrevé.
Lorsquelavaleurdesactifsgrevésdesûretésestsubstantielle,ilestdonc
fortementrecommandédenregistrercessûretésauxregistresfédérauxainsi
queprovinciaux,jusquàcequuneinterprétationjurisprudentiellesans
équivoquedecesdispositionspuisseêtreobtenue.Pourévitercegenresde
problèmes,unepratiquesestdéveloppéeàleffetquaulieudeprendreune
sûretédanslesdroitsdepropriétéintellectuelledundébiteur,ledébiteur
cèdesesdroitsaucréancierjusquauremboursementtotalduprêt,avecune
licenceconsentieducréancieraudébiteurpourquecedernierpuisse
continuerdutiliserlesditsactifs.Alorsquecettepratiquerésoudlesproblèmes
inhérentsàlenregistrementdedroitsautantauxregistresfédérauxquaux
registresprovinciauxainsiqueleproblèmedelanécessitédefairevaloirsa
sûretédanslecasoùledébiteurferaitdéfautderemboursersonprêt,les
cessionsimposenttoutdemêmeaucréancierledevoirdeprocéderà
lenregistrementauxregistresfédérauxappropriés,lecréancierétantle
nouveaupropriétairedesdroitsenquestion.
Deplus,danslecasdunlitigequitoucheraitcesactifsdepropriété
intellectuelle,lenouveaupropriétaireauraituneobligationd’êtrepartieau
litige,cequenesouhaitentpasnécessairementlescréanciers.Toutefois,
cettepratiquenestpasrecommandéepourlesmarquesdecommerceà
causedesobligationsdecontrôledelemploiimposéesàleurspropriétaires
envertudelarticle50delaLoisurlesmarquesdecommerce.Parailleurs,




danslaplupartdescas,lecréanciernesetrouvepasdansuneposition
oùilestcapablederemplircesobligations.Cettepratiquenestnonplus
recommandéepourlesbrevets,oùletitulaired’unbrevetdoitêtreunepartie
danstoutlitigetouchantsesdroits(article55(1)et(3)delaLoisurlesbrevets)
et,silrefusedesejoindreàlactioncommeco-demandeur,lelicenciéqui
intenteuneactionpourcontrefaçonpourraleforceràêtrepartieaulitige
34.
Enrésumé,mêmes’ilexistetoujoursplusieursbarrièresàlapriseengarantie
d’actifsintangiblescommelesdroitsdepropriétéintellectuelle,cesdroits
peuventrecelerunevaleursouventinsoupçonnéeparlecréancierquin’est
pasfamilieraveccedomaine,quimanqueraainsiunebelleopportunité.

34VoirPitneyBowesInc.c.YaleSecurity(Canada)Inc.(1987),80N.R.267(C.A.F.);BlocVibre
QuébecInc.c.EntreprisesArsenault&FrèresInc.(1983),76C.P.R.(2d)269(C.F.P.I.).




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depuis1892àlaprotectionetàlavalorisationdelapropriétéintellectuelledanstousles
domaines:brevets,dessinsindustrielsetmodèlesutilitaires;marquesdecommerce,marques
decertificationetappellationsdorigine;droitsdauteur,propriétélittéraireetartistique,droits
voisinsetdelartisteinterprète;informatique,logicielsetcircuitsintégrés;biotechnologies,
pharmaceutiquesetobtentionsvégétales;secretsdecommerce,know-howetconcurrence;
licences,franchisesettransfertsdetechnologies;commerceélectronique,distributionetdroit
desaffaires;marquage,publicitéetétiquetage;poursuite,litigeetarbitrage;vérification
diligenteetaudit;etce,tantauCanadaquailleursdanslemonde.Lamaîtrisedes
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