Considérations sur l’évaluation et la commercialisation de la technologie
CONSIDÉRATIONSSURL’ÉVALUATIONETLACOMMERCIALISATIONDELA
TECHNOLOGIE
FrançoisPainchaud*
LEGERROBICRICHARD,avocats
ROBIC,agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce
CentreCDPCapital
1001Square-Victoria–BlocE-8
eétage
Montréal(Québec)H2Z2B7
Tél:514-987-6242-Fax:514-845-7874
info@robic.com–www.robic.ca
INTRODUCTION
Danslesecteurdelahautetechnologie,toutpasseparlatechnologie.
Noussommesportésàcroirequ’ils’agitsimplementd’avoirunebonneidée,
unbonproduit,unmarchéjustifiantl’investissementet…lemoinsd’embâcle
possible.Ceséléments,nécessairesausuccès,sontgénéralemententourés
deplusieursautresfacteursquiprisdansleurensembleformentleCapital
Intellectueld’uneentreprisecommenousledéfinironsplusloin.Plusieurs
entreprisessesontpenchéessurlavaleurqu’ajoutetouscesélémentsàleur
entreprise.Ceconceptd’évalueruneentreprisesurl’ensembledesonsavoir
afaitduchemindepuisles10dernièresannéescommel’indiquaitLeif
EdvinssondeEricsson:
Sofar,wehavegainedperspectiveoftheICprocessandcreatedabasic
languageandacoupleoftools.It’snowoneofourambitionstocondense
wholeaggregatesofindicatorsintoanoverallICindex.Asortofweather
forecastingapproach,totestalternativestrategiesagainst.Ifyouthinksuchan
indicatorwillbetoocrudeandfuzzytoworkwith,justremembersthatIQ,GNP,
p/eandothermeasureswegladlyandfrequentlyusearenolessfuzzy.Don’tyou
thinkEuclideangeometrycanbevalidandusefulnowandthen,eventhough
therearenoinfinitestraightlinesorperfectcirclesintheworld?
Lesélémentsjuridiquesdel’évaluationd’unetechnologieoud’uneentreprise
detechnologiedoiventservirl’investisseuretl’entreprisetantdansl’évaluation
durisqueaumomentdel’investissementqueparlasuitedanslecadredu
développementdel’entreprise,danssonpositionnementdanslemarché.
Cetyped’évaluationsertégalementdebasepouranalyseretmettreen
LEGERROBICRICHARD,2001.*Avocat,FrançoisPainchaudestl’undesassociésprincipauxducabinetd’avocatsLÉGER
ROBICRICHARD,s.e.n.c.etducabinetd’agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce
ROBIC,s.e.n.c.
valeurlesavantagesconcurrentielsd’uneentrepriseetdéfinirleséléments
faiblesouabsentsdanslaprotectiondesonproduitousonorganisation.
Lesjeunesentreprisescanadiennesontsouventtendanceàsous-estimer
l’importanced’identifierlesélémentsdePropriétéIntellectuellequ’elles
détiennent,lesélémentsquesesconcurrentsdétiennentetdeprotégerses
actifs,incluantsesActifsIntangibles,pourlepluslongtermepossible.
Lesinvestisseursencapitalderisque(les »VC »)ontsureconnaître,ilyadéjà
plusieursannées,quelesecteurdelahautetechnologieadesbesoins
particuliers,desfondsd’investissementsspécialisésontétécrééspour
justementdévelopperuneexpertiseparticulière.Cettestratégie
d’investissementparsecteursembleavoirportéfruits(entreautresau
Québec),etlesgestionnairesdecesfondsontdéveloppéuneexpertise
importantenonseulementdanslesentreprisesettechnologiesquiévoluent
dansleursecteurd’intérêtmaiségalementenmatièredePropriété
Intellectuelleouplutôtenmatièred' »ActifsIntellectuels »,voirmêmede
CapitalIntellectuel.Cesconceptsquireprésententsouventla »Valeur »laplus
importantedel’entreprise.Lesgestionnairesconnaissentl’importancedes
ActifsIntellectuelsdansuneentreprisedehautetechnologie.Ilssavent
identifierlespointsfaibles,lespointsfortset,sefaisantgénéralement
supporterparlesprofessionnelsdudomaine;avocats,agentsdebrevets(et
mêmeagentsdemarques)etcomptables,ilssaventévaluercesactifsetleur
attribuerunevaleurrelativeleurpermettantdepondérerlerisquedeleurs
investissements.
TITREI-LEPLANJURIDIQUEDEL’ÉVALUATIONDELAPROPRIÉTÉINTELLECTUELLE
Letermeévaluationestsouventassociéaucaractèrefinancier,comptable
etmonétaire.Danslesmarchéstraditionnels,onévalue
unactifsuivant
diversesméthodes,souventensebasantsurlaméthodedescomparables.
Enmatièrede »licensing »,onutilised’ailleurs,avecdeplusenplusdesuccès,
cetteméthodedescomparablespourévaluerletauxderedevancesdansla
commercialisationd’unetechnologieseloncemodèled’affaires.
Certainsauteursontdéveloppédenouvellesméthodesetadaptéles
méthodestraditionnellesdel’évaluationd’entreprisesoud’unitéd’affaires
pourtenircomptedecesActifsIntangiblessidifficilesàévaluer.
1Smithet
Parrfaisaientlescommentairesquisuiventen1989:
1Smith,G.etParr,R.,ValuationofIntellectualPropertyandIntangibleAssets,1989,John
JohnWiley&Sons,Inc.
Therehasbeenanincreaseinbusinesscomplexityandthishascreated
moreintangibleassets.Evidenceofthisistheever-increasingamountof
commerceinintellectualpropertyacrosscorporateandnationalborders.
Fortunately,alongwiththisincreaseincommercehascometheanalytical
toolsthatenableustoidentifymostoftheelementsofwhatusedtobea
catch-alltermedgoodwill.Itislargelyanaggregationofrecognizable
intangibleassetsandintellectualproperty.Tearny
5findsthat »theterm
« goodwill »isanoldtermthathasoutliveditsusefulness »andthat »valuation
techniqueshavebeendevelopedtoapointwheregoodwillnolonger
needappearonfinancialstatements…Allassets…regardlessofhow
intangibletheymaybe…shouldbeidentified,valuedanddisclosed.
PlusieursentreprisesontentreprisdedéfinirleurCapitalIntellectuel,certains,
dontSkandia(compagniesuédoisedanslesecteurdel’assurance-vieet
autres),ontdécidédepublierannuellementunrapportquisedéfinicomme
unsupplémentaurapportannueltraditionneletquiestaxésurleCapital
Intellectuel.
2
1.LECAPITALINTELLECTUEL
Touteévaluationdetechnologieoud’uneentrepriseengagéedansun
secteurdehautetechnologieacommepointdedépart.LesActifs
Intellectuelsquisontgénéralementlesactifsdechoix,lesactifstangibles
étantsouventdedeuxièmeordre,etlesrésultatsfinanciersn’ontsouvent
aucunemesureaveclepotentielfuturdel’entrepriseouencoreilssont
inexistants.
QuelssontcesActifsIntellectuels?Ilssontdesintangiblesqui,deparles
usagesetlalégislation,prennentdesformestrèsvariées.Onréfèreleplus
souventauxbrevetsd’invention,droitsd’auteur,secretsdecommerce(ou
savoir-faire),lesmarquesdecommerceet,dansunemoindremesure,les
dessinsindustriels,topographiesdecircuitsimprimés,lesobtentionsvégétales,
etc.Toutefois,cesactifsintangiblesfontpartied’unensembleencoreplus
vastedésignésouslevocable »CapitalIntellectuel »
3etdéfinicommesuit:
« Savoirquipeutêtreconvertienprofits».
2Voir:IntellectualCapitalPrototypeReport,Skandia1998.3″CapitalIntellectuel »;ladéfinitionquienrésulteaétédéveloppéeinitialementparun
grouped’entreprisesquis’estréunipourlapremièrefoisenjanvier1995etquiétait
composédeAvery-Dennison,DuPont,Hewlett-Packard,TheICMGroup,Monsanto,
Nestle(Finlande),Skandia(Suède),HoffmanLaRoche,TheDowChemicalCompany,
EastmanChemicalCompany,Finnishtelecom(Finlande),L’AirLiquide(France),The
LicensingExecutivesSociety,RosenbluthInternational,RockwellInternationaletXeroxet
connucomme »TheICMGathering »
Ceconceptfaitquelquefoismauvaisménageaveclesréalitésdecesecteur
lorsqueaucuneffortn’estfaitpourextrairecesavoirquiseretrouvechezles
employés,fondateurs,ouautrespersonnesreliéesàuneentreprise.Comme
lerépétaitWillyManfroy,alorsdirecteurduBureaudetransfertde
technologieschezEastmanChemicalInc.lorsd’uneconférenceduLicensing
ExecutivesSociety(U.S.A.andCanada),Inc.àMontréal,àl’automne1997:
«Themindofemployeesyoulease,intellectualpropertyyouown.»
Cettephraseesttrèséloquenteetindiquegénéralementlepointdedépart
danslastratégiedegestionetdevalorisationdelatechnologieauseind’une
entreprise.SeretrouventenAnnexe »A »certainesdéfinitionsgénéralement
utiliséespourlestermesActifsIntellectuels,CapitalHumain,Capital
Intellectuel,CapitalStructurel,PropriétéIntellectuelle.
Ils’agitdoncd’inventions,données(data),technologies,compétences,
idées,procédés,connaissancesgénérales,decréativité,logiciels,
publications,dessins,etc.,qui,selonleurclassificationetleurgestion,vont
éventuellementconstituerlesActifsIntangiblesd’uneentreprise(voirfig.1).
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Danslaséquenced’évaluationd’uneentreprise,lesVCparexemple
(i)aurontdéjàfaitl’évaluationdesressourceshumainesetdébuté
l’évaluationdesActifsIntellectuels(ii)obtiendrontl’aidedesavocatsen
PropriétéIntellectuelleetdesagentsdebrevetspourcontinuerl’évaluation
desActifsIntellectuelsetdesPropriétésIntellectuelleset(iii)obtiendront
égalementl’aided’évaluateursetdecomptablesoud’évaluateurspour
l’évaluation »quantitative »(voirfig.2).
2.L’ÉVALUATIONJURIDIQUEDUCAPITALINTELLECTUEL:ACTIFS
INTELLECTUELSETPROPRIÉTÉINTELLECTUELLE
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Surunplanjuridique,l’entreprisedehautetechnologiedoitavoirdébutéle
processusdecréationdeCapitalIntellectueletêtreprête,sicen’estdéjà
fait,àconvertirsesActifsIntellectuelsenPropriétésIntellectuelles.Les
évaluationsserontdetroisordresetverrontàrevoir,avecdiversdegrés
d’intensité,(i)lespossibilitésdelibrefabricationoucommercialisation,
(ii)l’étenduedelaprotectiondelatechnologieparlesdifférentstypesde
PropriétéIntellectuelleet(iii)lecaractèrebrevetableetl’étenduedela
protectiond’uneinventionouévaluationenbrevetabilité.
LesActifsIntellectuelsetlesPropriétésIntellectuellessontdes »biens »ou »quasi-
biens »
4etn’ontpasatteintunstaded’évolutionouplutôtdecompréhension
généralecomparableaupointdevuejuridique,auxautresformesdedroits
réelsassociésauxbienstangiblestel,parexemple,ledroitimmobilieroùona
raffinél’ensembledestransactionsquipeuventaffecterunimmeubleàun
pointtelquelessystèmesjuridiquesduCodecivilduQuébecs’yattardentsur
plusieursfacettes:lapropriété,l’usage,l’usufruit,lesdroitssuperficiels,le
louage,etc.
EnmatièrededroitsdePropriétéIntellectuelle,touscesActifsIntellectuels
sontassujettisàdescadresjuridiquesdifférentsetparticuliersselonlaoules
loisapplicablesàchacundecesActifsIntellectuelsetselonleterritoire
applicable.Parexemple,lacoexistencedansunemêmetechnologiede
secretsdecommerce,brevetsd’inventionetdroitsd’auteurpeuts’avérertout
uncasse-têtelorsqu’ils’agitdedépartagerlesdroitsdetouteslespartiesquiy
sontimpliquées(pourunediscussiontechniquedeceséléments,sereporter
au »TitreII-FormesdePropriétésIntellectuellesetleursparticularités »).
Ilfautgéreretvaloriserlesdéveloppementstechnologiquesetdonctousles
élémentsdePropriétéIntellectuellequirégissentàdesdegrésvariablestoute
nouvelletechnologiedefaçonàfaireressortirdelatechnologieleséléments
importantsquipermettrontdemettreenvaleurcettedernièreetainsi
intéresserd’autrespartiesquiverrontdanscettetechnologie,outreses
qualitésintrinsèques,despossibilitésd’affairesintéressantes.
Ladiscussionquisuitseveutd’ordrestratégiqueetpratiquepourune
discussion(i)plustechniquedesdiversélémentsdePropriétéIntellectuelle,se
référerau »TitreII-FormesdePropriétésIntellectuellesetleursparticularités »,et
(ii)surlesquestionsdevérificationdiligente,seréféreràl’Annexe »B »-
Vérificationdiligente:unelistedebase.L’Annexe »B »constitueunelistede
vérificationgénéralenon-exhaustivedesvérificationsquipeuventêtre
effectuéessurunetechnologieouencoreuneentrepriseenmatièrede
PropriétéIntellectuelle.
4Traductionlibrede »ProprietaryRights ».
Évaluationenlibrefabrication
Cetteévaluations’avèregénéralementlaplusimportante
(malheureusement,souventlapluscoûteuse).Enquelquesmots,ils’agitde
« s’assurerquel’entrepriseauraledroitdecommercialisersatechnologiedans
lesterritoiresvisés. »
Cetteévaluations’effectuegénéralementdeconcertentrelesprincipaux
promoteurs,inventeursetVC,etunoudesagentsdebrevets.Elleconsisteà
définirlatechnologiedanssonensembletellequ’elleseracommercialisée
afindes’assurerquelatechnologieneviolerapaslesdroitsdetiersen
matièredebrevets,droitsd’auteuretautres(voirfig.3).
Malheureusement,cetteévaluationn’estpasfaitedefaçonsystématique
lorsqu’ils’agitdudéveloppementd’unetechnologie.DucôtédesVC,elleest
généralementfaiteavecplusoumoinsdedétailsselonlavaleurdela
transactionetdelatoléranceaurisqueduVC.
5
‘
’
‘
6
#
1
7
#
7
Dansl’exempleci-haut(fig.3),latechnologieCserabonne.Pourla
TechnologieA,quelquesproblèmesàregarder,deuxsolutions:(i)l’entreprise
peut-ellemodifiersatechnologieafind’éviterlesdeux »O »ou(ii)l’entreprise
peut-ellenégocierdeslicencesluipermettantdefairel’usagedeces
élémentsdePropriétéIntellectuelle,propriétédecestiers.Quantàla
technologieB,lasituationsemblequelquepeudangereuse.
Évaluationdel’étenduedesprotectionsoffertesàlatechnologie
CetteévaluationenglobeégalementtouttypedePropriétéIntellectuelleet
permetderevoiretanalyserlesbasessurlesquellesl’entreprisesefondepour
établirsesavantagesconcurrentiels.C’estàcestadequelesagentsde
brevetsetlesavocatsdePropriétéIntellectuellevontévaluerlaqualitédes
droitsdePropriétéIntellectuelleobtenusouàobtenirsurlesActifsIntellectuels
importantsdel’entreprise.Onseposeradesquestionstelles:
Est-cequelesbrevetsontdesrevendicationslarges?
Est-cequelesbrevetssontvalides?
Est-cequelesdroitsd’auteur,lesbrevetsetlesautresPropriétés
Intellectuellesappartiennentàl’entreprise,est-cequeles
formalitésdecessionontétéremplies?
Est-cequelessecretsdecommercesontprotégésparcontrats
deconfidentialitéouautrement?
Est-cequelasociétéaleslicencesdetiersnécessairespour
commercialiserlatechnologiedel’entreprise?
Est-cequeleslicencesquelasociétéasignéespourobtenirles
autorisationsdetiersrencontrentlesimpératifscommerciauxde
l’entreprise.
Évaluationenbrevetabilité
Cettedernièreévaluationestenfaitunesous-catégoriedelaprécédente.
Toutefois,auniveautechnique,ellepourras’avérertrèsimportante.En
quelquesmots:est-cequelatechnologieouunepartieimportantedecelle-
ciestbrevetable?
L’intérêtdecetteévaluationestd’obtenircequi,enmatièredetechnologie,
peuts’avérerl’élémentessentieldesActifsIntangiblesreliésàunetechnologie
ouunproduit:unbrevet.L’intérêtpourcettePropriétéIntellectuelleestsa
force
parrapportauxautrestypesdePropriétéIntellectuelle.Ilfautdonc
définircetteforcerelative.Onauraàseposerlesquestionssuivantes:
Est-ceuneinventiontotalementnouvelleouest-ceune
améliorationd’uneinventionexistante?
Est-cequel’inventionreprésenteunenouvellegénérationde
produits?
A-t-ongroupéplusieursinventionsbrevetablesoubrevetéespour
asseoirlatechnologiedansunportefeuilledebrevets?
Uneréponseaffirmativeàcettequestionpeutparfoisfairetouteladifférence
entreuninvestissementouunrefus.
Danslessecteurspharmaceutiquesetbio-pharmaceutiques,lesentreprisesse
voientconfrontéesàcetteréalitédefaçonquasiautomatique.Dansles
secteursdel’informatiqueetdestechnologiesdel’information,bienque
cetterèglesoitmoinsstricte,elledemeureimportante.
Danslalisteannuelledes10entreprisesquiontobtenuleplusdebrevetsau
coursdel’année2000auxÉtats-Unis,IBMagagnélapalmeavec2922
brevetsdélivrésetparmicesentreprises,4sontdusecteurinformatiqueetles
6autressontdessecteursdestélécommunicationsetde
l’information/multimédia.
AuxÉtats-Unis,nousassistonsàunerecrudescencedelitigesimpliquantdes
brevetsconcernantdessystèmesinformatiquesetdesméthodesd’affaires.
Etçanefaitquecommencer.
BritishTelecomadéclaréqu’elleallaitfairerespectersesdroitsrésultantde
sonbrevetaméricainno4,873,662etpoursuivrelesentreprisesusurpatrices.
Cebrevetrevendiquelesystèmedeshyper-liensquidéfinitaujourd’hui
Internet.
Amazon.comquiprotègeactivementsonbrevetsurlesachatsenlignepar
unseulclic »1-clickshopping »,brevetaméricainno.5,960,411.L' »Abstract »se
litcommesuit:
AmethodandsystemforplacinganordertopurchaseanitemviatheInternet.
Theorderisplacedbyapurchaserataclientsystemandreceivedbyaserver
system.Theserversystemreceivespurchaserinformationincludingidentification
ofthepurchaser,paymentinformation,andshipmentinformationfromtheclient
system.Theserversystemthenassignsaclientidentifiertotheclientsystemand
associatestheassignedclientidentifierwiththereceivedpurchaserinformation.
Theserversystemsendstotheclientsystemtheassignedclientidentifierandan
HTMLdocumentidentifyingtheitemandincludinganorderbutton.Theclient
systemreceivesandstorestheassignedclientidentifierandreceivesanddisplays
theHTMLdocument.Inresponsetotheselectionoftheorderbutton,theclient
systemsendstotheserversystemarequesttopurchasetheidentifieditem.The
serversystemreceivestherequestandcombinesthepurchaserinformation
associatedwiththeclientidentifieroftheclientsystemtogenerateanorderto
purchasetheiteminaccordancewiththebillingandshipmentinformation
wherebythepurchasereffectstheorderingoftheproductbyselectionofthe
orderbutton.
Lalégislationcanadienneetl’interprétationdestribunauxestplusstricte
qu’auxÉtats-Unis,toutefoisl’arrêtSchlumbergerCanadaLtdc.Commissaire
desBrevets
5ajetélesbasespermettantderevendiquerunsystèmequipeut
avoircommecomposanteunlogiciel.Enfait,onadécidéqu’ils’agitde
déterminerqu’est-cequiaété »découvert ».Si,àlalecturedumémoire
descriptif,ilapparaîtquel’inventionn’estriend’autrequeladécouverte
qu’enfaisantcertainscalculsàl’aidedeformulesmathématiques,onpeut
obtenirdesrenseignementsutilesàpartirdecertainesmesures,ondoitrefuser
lademandedebrevet.Parcontre,sil’inventionestpluslargeettombedans
ledomainequiesttraditionnellementbrevetable,lademandedebrevetse
verradélivrée.Malgrécescritèresrigidesdansl’affaireMotorola
6de1998,on
apermisladélivranced’unbrevetlorsquelelogicielestjointàunappareil
physique.MoncollègueLouis-PierreGravelleconcluaitainsidanssonanalyse
decettedécision
7:
Ainsi,bienquel’inventionrésideessentiellementdansl’algorithme,lefaitquel’on
puisselerattacheràaumoinsunepiècephysique(etparconséquentquel’on
limitel’appareilàcetteconfiguration),rendl’algorithmebrevetable!D’après
nous,cettedistinctionestpurementartificielle,etapourseuleraisond’éviter
l’applicationdeladécisionSchlumberger,quiaulieudedonnerdesdirectives
clairesquantàlabrevetabilitédeslogiciels,nefaitquecauserdesproblèmes.Le
résultatdesdécisionsMotorola,estdoncquepourobtenirunbrevetsurun
algorithme,ilsuffitdetransformercelui-cienappareil,etderattachercet
« appareil »àaumoinsunecomposantephysiquedéterminée.
Cesdécisionsontfaitetferontencorecoulerbeaucoupd’encrequantà
l’interprétationàdonneràlaLoisurlesbrevets.Toutefois,malgréladiscussion
surlebien-fondédecesdécisions,lefuturrisquedevoirplusieursbrevetsêtre
délivréspourlesquelslacomposante »logicielle »del’inventionrevendiqué
seraimportante.
TITREII-FORMESDEPROPRIÉTÉSINTELLECTUELLESETLEURSPARTICULARITÉS
1.LESSECRETSDECOMMERCE,LESAVOIR-FAIREETL’INFORMATION
CONFIDENTIELLE
5(1981)56C.P.R.(2nd)204(CAF);permissiond’appeleràlaCourSuprêmeduCanadafut
refusée,(1982)63C.P.R.(2nd)261(C.S.C.).6(1999),86C.P.R.(3d)71et(1999),86C.P.R.(3d)76(confirméenappel).7Gravelle,L.P.,Delavieauxordinateurs:développementsrécentsenmatièrede
brevetabilitédesorganismesvivants,desméthodesdetraitementetdestechnologies
informatiques,(2000)ServicedeformationpermanenteduBarreauduQuébec.
Lessecretsdecommerce,lesavoir-faireetlesinformationsconfidentielles
formentgénéralementlapremièreétapedansledéveloppementdesActifs
IntangiblesetdelaPropriétéIntellectuelle(touteinventionest,àl’origine,
secrète,cequiestd’ailleursunélémentimportantdansleprocessus
d’obtentiond’unbrevetcommeonleverraplusloin)etsontrégisauQuébec
envertudesprincipesgénérauxduCodecivilduQuébec.Toutefois,les
tribunauxduQuébec
8ontacceptéavantl’entréeenvigueurduCodecivil
duQuébec(etriennouspermetdepenserqu’ilenseraautrementenvertu
dunouveaucode)l’approcheadoptéeparlestribunauxanglaisqui
identifienttroiscatégoriesd’informationconfidentielle,soit(i)l’information
confidentiellequi,quoiqueconfidentielle,pourraitêtreobtenuedefaçon
indépendanteparquelquepersonneintéressée,(ii)l’information
confidentiellequi,deparsanature,seraconservéeenmémoireparles
employésd’uneentrepriseetquiferagénéralementpartiedel’expérience
d’unetellepersonneet(iii)lesinformationsgénéralementreconnuescomme
étantdessecretsdecommerce,c’est-à-direconfidentiellesaupointoùelles
nepeuventêtreutiliséesqueparleurscommettants(« masters »)
9.Lesformules,
lesprocédés,lesinventionsnonbrevetéessontdelatroisièmecatégorie,le
savoir-fairequelesentreprisesentendentprotégerseretrouvesoitàla
deuxième,soitàlatroisièmecatégorie.
Ilestimportantdeserappelerlesnotionsdebaseconcernantlessecretsde
commerceet,defaçonplusgénérale,l’informationconfidentielle.Enfait,
l’avantageéconomiquequepeuttireruneentreprisedesinformations
confidentielles(incluantlessecretsdecommerce),résidedanssacapacité
degardercesinformationssecrètesetd’empêcherlesautrespartiesd’yavoir
accès.Àcettefin,lesinformationsconfidentiellesnepeuventêtrevues
commeunbiensusceptibled’appropriationetdevente.
10Lebénéficiairede
l’informationconfidentiellepourratoutefoisacquérircertainsdroits,mieux
définiesousletermeanglaiscomme »proprietaryinformation »,(i)parla
conclusiond’ententesdeconfidentialitéconcernantl’information
confidentielleouencore(ii)danslarelationdeconfidentialitéetdefidélité
quipourrasecréerentreunbénéficiaireetunetiercepartie,telleunerelation
d’employeuràemployé,sousréservedesdispositionsdesarticles2088et
suivantsduCodecivilduQuébecenmatièred’emploi.
8PositronInc.c.AlbertDesrochers,[1988]R.J.Q.,1636.9CesprincipessontreprisdeFacendaChickenLtd.cFowler[1986]1All.E.R.617.10Voiràceteffetl’affairedeGideoncTri-TexCo.Inc.[1999]RJQ2324(C.A.)[1999]REJB
1426(C.A.Q.);lacouracasséunbrefdesaisieavantjugementparlequella
demanderesserevendiquait,àtitredepropriétaire,dessecretsdecommercequ’elle
avaitassimilésàdesbiensmeubles.Lacourd’appelarefusécetteapprocheetconfirmé
qu’unsecretdecommercen’estpasun »bienmeuble »ausensdel’article734(1)du
CPCQ.
Cession
Defaçonpratique,ilesttoujourspossiblede »transférer »desinformations
confidentielles.Cetransfertd’informationpourrasefairesousformed’une
divulgationavecousansrestrictiond’usagedelapartiequieffectuele
transfert.Danstouslescas,lespartiesàunteltransfertdevraientprévoirun
engagementaumaintiendelaconfidentialitédecetteinformation.
Considérationsinternationales
Bienqu’auCanada,aucuneloinetraitespécifiquementdessecrets
commerciaux,aumoins40étatsaméricainsont,àl’heureactuelle,adopté
uneloi
11définissantetrégissantlessecretsdecommerceetmodifiantparle
faitmêmel’applicationdecertainsconceptsjuridiquesétablisparla
« CommonLaw »surtoutparl’élargissementdeladéfinitiondusecretde
commercequipeutinclureunfaitnégatif,tellaconnaissancequ’une
formuleparticulièrenefonctionnepas.Cetyped’informationnégative,mais
susceptibledeconférerunavantageàsonauteur,n’estpasacceptéeselon
lesprincipesde »CommonLaw ».
Effortsdeprotection
Bienquelesrèglessoientgénéralementsimilairespourchacundespays,
celles-cisubirontdesexceptionsplusoumoinsimportantesd’unpaysà
l’autre.Toutefois,lesrèglesminimalessuivantesdevraientêtresuiviesde
façonàassurerlameilleureprotectionpossibleàcequ’uneentreprisedéfinit
commeétantsessecretsdecommerce:
1.tenterdes’assurerquel’informationquel’onveutprotéger
commesecretdecommercen’estpasgénéralementconnueà
l’extérieurdel’entreprise;
2.mesurerl’étenduedelaconnaissancedel’informationparles
employésetlesautrespersonnesimpliquéesdanslaproduction
deproduitsouservicesàl’aidedel’informationquel’onveut
protégercommesecretdecommerce;
3.mainteniretrevoirrégulièrementlesmesuresprisespourgarder
confidentiellel’informationquel’onveutprotégercommesecret
decommerce;
11Loisbaséessur »TheUniformTradeSecretsAct »approuvépar »TheNationalConferenceof
CommissionsonUniformStateLaws ».
4.mesurerlavaleurdel’informationquel’onveutprotégercomme
secretdecommercepourl’entrepriseoupoursescompétiteurs;
5.comptabiliserlesinvestissementsetleseffortsfournispar
l’entreprisedansledéveloppementdusecretdecommerce;et
6.tenterdemesurerleseffortsrequispardestierspourtenter
d’obteniroudedupliquerl’informationoulerésultatdecette
informationquel’onveutprotégerentantquesecretde
commerce.
Bienquecestermessoientgénéralementreconnusdeparlajurisprudenceet
ladoctrine,ceux-cinedevraientpasêtrevusdefaçonexhaustive.
2.LESBREVETS
LaLoisurlesbrevets,S.R.C.1985,c.P-4,tellequ’amendéeàcejour,régitau
Canadal’existencemêmedubrevetd’invention,c’est-à-direle »bien »ausens
duCodecivilduQuébec.LesdispositionsduCodecivilduQuébecsont
toutefoisdépendantesdesdispositionsdelaLoisurlesbrevetsquantà
l’existencedudroitetsontraitement,entreautres,lesarticles49à51traitent
decessionetconcessiondelicencesexclusives.
Qu’est-cequ’unbrevet?
Unbrevetestundroitprivatifplutôtqu’unmonopole,ils’agitd' »uncontrat
avecl’État »parlequellebrevetéobtient,sisatechnologierencontreles
critèresdenouveautéetdenon-évidencepourlapersonnedel’art(« non-
obviousnessforthepersonskilledintheart »),ledroitd’empêchertoute
personnedefaireunusagecommercialdel’objetdel’invention,décritede
façonprécisedanslasectiondesrevendications
,d’unbrevetpendantune
périodede20ansdeladatedudépôtdelademande.Enéchange,le
brevetérendrapublic,àl’intérieurdesonbrevet,l’ensembledesélémentsde
latechnologieainsidéveloppée.Toutepersonneintéresséeparcette
technologiepourradoncprendreunecopiedubrevet(cedocumentest
public)etpourrapratiquerl’inventionàdesfinsnoncommerciales,entre
autres,àdesfinsderechercheetdéveloppement,pendantladuréedu
brevetetpourralefaireàdesfinscommercialesparlasuite.
Confidentialitéd’uneinventionenvued’unedemandedebrevet
AuCanada,laLoisurlesbrevetsprévoit,pourqu’unedemandedebrevet
soitacceptée,quel’inventionfaisantl’objetdelademanden’aitpasété
divulguéedepuisplusd’uneannéeavantladatedudépôtdelademande
d’enregistrement.CettesituationestégalementvraieauxÉtats-Unis.Elleest
toutefoistrèsdifférentedansl’ensembledesautrespaysdumonde.Dans
touslesautrespays,l’inventionnedoitpasavoirétédivulguéepubliquement
avantledépôtd’unetoutepremièredemandedebrevetdansl’unoul’autre
despaysdumonde.Cetterègleprendévidemmenttoutesonimportance
lorsquel’onparledecontratsinternationauxdetransfertdetechnologies.En
fait,lebrevetétant,dansplusieurscas,l’actifleplusconvoitéenmatièrede
transfertdetechnologies,ilestimpératifdes’assurerdenepasperdrede
droitdansdesmarchésconvoitésparlesimplefaitd’unedivulgation.
Commerèglegénérale,unedivulgationseraconsidéréepubliquelorsqu’une
vented’unproduitfaisantusagedel’inventionestréaliséeouqu’une
divulgationpubliquepermettantàuntiersdeprendreconnaissancede
l’inventionaétéeffectuée.
Territorialitédesbrevets
Lesbrevetssontémisterritorialement,cequiimpliquequel’obtentiond’un
brevetcanadiennedonnededroitàsondétenteurqu’auCanada.Des
dépôtsdanstouslesautrespayspeuventêtreeffectuésdefaçonunitaire.Il
estànoterquel’Europeamissurpiedunsystèmeconcernantl’ensembledes
paysmembresdelacommunautéeuropéennegéréparleBureaueuropéen
desbrevets.
D’autrepart,envertuduTraitédecoopérationenmatièredebrevet,
originalementsignéàWashingtonetconnusouslevocable »PCT »(Patent
CooperationTreaty),undépôteffectuédansunpaysmembrepeutêtre
extensionné,vialePCTavecuneseuledemande,danstouslespays
membresdecetteconvention,cequi,àtoutefinutile,regroupel’ensemble
despays.Dansunepremièreétape,lademandeferal’objetd’unexamen
uniqueet,parlasuite,elleseraretransmisedanslespayschoisispourla
phasenationale.
Particularitéenmatièredecessionetdelicence
L’article50(1)prévoitqu’unbrevetestcessiblesoitpourlatotalité,soitpour
unepartiedel’intérêt,aumoyend’unacteécrit.Cettedispositionprécise
doncqu’ilestpossibledevoirundémembrementdudroitdepropriétédans
unbrevetetque,d’autrepart,toutecessionoudémembrementdoitêtre
effectuéparécritsouspeinedenullité.
D’autrepart,l’article50(2)nousindiquequ’unetellecessiondebrevetou »tout
actedudroitexclusifd’exécuteretd’exploiterl’inventionbrevetéepartoutau
Canadaetdeconcéderteldroitàdestiers »doitêtreenregistréauBureau
desbrevets.
12Ilyadonc,auCanada,plusieursformalitésàsuivrelorsquele
transfertdetechnologiesimpliquel’octroid’unecessionoud’unelicencedu
brevet.CesrèglessontreprisesaveccertainesvariantesauxÉtats-Uniset
dansplusieurspays,entreautres,letableaurécapitulatifjointcomme
Annexe »C »démontrelesdistinctionsentrelesobligationsenvertudelaloi
canadienneetlaloiaméricainesurlesbrevets.
3.LEDROITD’AUTEUR
Enmatièredetechnologie,ledroitd’auteur
13trouveapplication,surtouten
rapportaveclestechnologiesdel’information(leslogiciels)maiségalement
encequiconcernelesmanuels,lesdiagrammesetautresinformationsqui
peuventêtretransmiseslorsd’untransfertdetechnologies.
EnvertudelaLoisurledroitd’auteur,L.R.C.,1985,c.C-42,leslogicielssont
considérésdesœuvreslittérairesetdoncprotégésdèsleurcréation(les
logicielsdoiventêtrecompriscommeincluantlesprogiciels).D’autrepart,
touslesmanuels,lesdiagrammes,lesplansetlesbasesdedonnées(siellesse
qualifientenvertudelaLoisurledroitd’auteur
14)ferontégalementl’objet
d’undroitd’auteurenvertudelaloicanadienne.
ContrairementàlaLoisurlesbrevets,ledroitd’auteurexistedumomentde
sacréationetpeutnepasêtreenregistrésansquececin’affecteson
existencepropreet,envertudelaconventiondeBerne
15,ledroitd’auteur
12Voirégalementl’affairede3288731CanadaInc.c.PoinçonsdeWaterlooInc.(1998),
98BE-605(C.S.Q.)(portéeenappel–CAM500-09-006534-986)quiaconstaté
l’inopposabilitéd’unelicencedefabricationàuncessionnairedebrevetmêmesice
dernierconnaissaitl’existencedececontratdûaufaitqu’iln’avaitpasfaitl’objetd’un
enregistrementauprèsduCommissairedesbrevets.
13Loisurledroitd’auteur,S.R.C.,1985,c.C-42.14VoirTélé-Direct(Publications)Inc.c.AmericanBusinessInformationInc.(1977),[1998]2
C.F.22(C.A.).
15ConventiondeBernepourlaprotectiondesœuvreslittérairesetartistiques,ActedeParis
du24juillet1971modifiéle28septembre1979.
s’étend,pourunressortissantd’unpayssignatairedelaconvention,àtousles
autrespaysmembresdecetteconvention,cequiàtoutefinpratique
représenteaujourd’huilamajoritédespaysindustrialisésetdespaysenvoie
dedéveloppement.
Rappeldelaprotection
Defaçonconceptuelle,ledroitd’auteurprotègel’expressiond’uneidéedans
saformegraphique,sonore,littéraireouautremaisilneprotègepasl’idée
elle-même.Laloiempêcheradonclareproductiond’uneœuvreoriginale
maisn’empêcherapaslacréationindépendanted’uneœuvresimilaire(voire
mêmedefaçonthéorique,uneœuvreidentique).Cetteloiqui,àlabase,a
étéconçuepourprotégerlesartistesetlescréateurspossèdecertaines
dispositionsquisontdifficilementcompatiblesaveclaréalitédesaffaires
d’aujourd’hui,entreautres,bienquelescréationsd’unemployédans
l’exécutiondesontravailappartiennentdedroitàl’employeur,ilfaut
égalements’assurerquel’employérenonce,parécrit,àsesdroitsmoraux
dansl’œuvrequ’ilréalise.Lesdroitsmorauxserésument(i)àvoirsonnomêtre
associéàl’œuvreet(ii)aurespectdel’intégritédel’œuvre(voirl’article14de
cetteloi).Cesdroitsnesontpascessibles.Cesconsidérationsdeviendront
importantessurtoutenmatièred’œuvrescollectivesetd’œuvresquisont
sujettesàmodificationsrégulièrestelsleslogiciels.
Transfertetcessiond’undroitd’auteur
Enmatièrededroitd’auteur,laloifaitégalementexceptionauxprincipes
générauxduCodecivilduQuébecenrequérantundocumentécritetsigné
parletitulaireouunagentdûmentautorisépourattesterdelacessiondu
droitd’auteur.Commel’enregistrementdudroitd’auteurn’estpas
obligatoire,unetellecessionouconcessionn’apasàêtreenregistrée.
Toutefois,ilpeuts’avérerrecommandabledeprocéderàl’enregistrement
d’uneœuvreauCanadaoùl’enregistrementpermetàsontitulairede
prendreavantagedecertainesprésomptionsetbénéficesquisontoffertspar
lesloissurledroitd’auteur.AuxEtats-Unis,c’estenpratiquequasiment
obligatoirepuisqu’unepartienepeutpoursuivreuncontrefacteurquesiellea
enregistrésondroitd’auteur.
Enmatièred’emploi,l’article13delaLoisurledroitd’auteurcréeune
présomptionqueletravaild’unemployéappartientdedroitàl’employeur.
Danslecasd’uncontratdeconsultant,cetteprésomptionestinexistante.Il
estdoncimportant,danslescontratsdeconsultant,deprévoirlacessiondes
droitsd’auteuret,danstouslescas,deprévoirlarenonciationauxdroits
morauxdefaçonparticulière.
4.LESMARQUESDECOMMERCE
Lesmarquesdecommerce
16nesontpasàproprementparlerdeséléments
nécessairesàl’évaluationd’unetechnologiemais,lorsqueconnues,elles
deviennenttoutesaussiimportantes.D’autrepart,certainsdesélémentsde
PropriétéIntellectuellequiontgénéralementunetrèsgrandeimportanceau
débutdelaviedel’entreprise,telslesbrevets,peuventsevoirremplacéspar
lamarquedecommercequi,utiliséeenassociationavecunetelle
technologie,auraacquise,aufildesans,unenotoriétéetunevaleuralors
quelebrevetapprocheralafindelapérioded’exclusivitéde20ans.Dece
fait,lesmarquesdecommercepourrontprendreuneplaceplusimportante
danslavaleuraccordéeàunetechnologievoiremême,danscertainscas,la
placeprépondérante.
Rappeldelaprotection
LesmarquesdecommercesontassujettiesàLoisurlesmarquesde
commerceetauxdroitscommunsenvigueurauCanada,auQuébecen
vertuCodecivilduQuébec.Ils’agit,defaçongénérale,d’unmot,design
graphique,unsonouunecouleurouencore,seloncertainesconditions,un
« signedistinctif »quidistinguelesproduitsetservicesd’uneentreprisedes
produitsetservicesd’uneautre.
Lamarquedecommercen’existequeparl’usagecontinuqu’enfaitson
titulaire,soitdirectement,soitparlebiaisdelicenciésautorisés.
L’enregistrement,bienquenonobligatoire
,vientconsoliderlesdroitsdu
titulairedelamarqueenconférantuncaractèrenational(pan-Canadien)à
sesdroitsetenluipermettantdebénéficierdeprésomptionssouventtrès
efficacesdanssaluttecontrelacontrefaçon.
Cessionetlicences
Lesmarquesdecommercesontcessiblesetpeuventfairel’objetde
concessionparlicence.Bienquelacessionn’apasàêtreconstatéepar
écrit,l’écritconstituelameilleurepreuveet,àtoutefinpratique,lacession
écriteconstitueledocumentidéalpourl’inscriptiondutransfertlorsqu’ils’agit
16Loisurlesmarquesdecommerce,L.R.C.,1985,c.T-13.
d’unemarqueenregistrée.Leslicences,mêmeexclusives,nefontplusl’objet
d’unenregistrementenvertudelaLoisurlesmarquesdecommerce,
toutefoisl’article50decetteloiprévoitlesconditionsselonlesquellesun
emploisouslicencebénéficieraautitulairesansdangerdepertede
distinctivité.Àcettefin,lepropriétaire,auxtermesdelalicence,doit
contrôler(i)lescaractéristiquesetlaqualitédesmarchandisesetserviceset
(ii)l’emploi,lapublicitéoul’expositiondelamarque.Unavispublic,telun
marquageappropriésurlesemballagesetsurlapublicité,quantàl’identité
dupropriétaireetaufaitquel’emploidelamarquedecommercefaitl’objet
d’unelicence,apoureffetdecréeruneprésomption(réfragable)quecet
usageestfaitsouslecontrôledupropriétaireetestréputéêtrel’usagedu
propriétaire.
Territorialitédesmarquesdecommerce
Ledroitdepropriétédansunemarquedecommerces’acquiertàl’usagesur
unterritoiredonné.L’enregistrementaurapoureffet(saufexception)
d’étendreautomatiquementcedroitaupaysentierpourlequel
l’enregistrementestobtenu.Ledépôtd’unedemanded’enregistrementdans
unpayspermettraégalementaupropriétaire,envertudesconventions
internationales,debénéficierd’undélaideprioritéde6moispourdéposer
unedemanded’enregistrementdansd’autrespaysenbénéficiantdeladate
dudépôtdanslepaysd’originesansnécessitédedéclarerfaireusagedela
marquedanscetautrepays.
5.LESAUTRESPROPRIÉTÉSINTELLECTUELLES
LesautresdroitsdePropriétéIntellectuelle
Nousfaisionsréférenceaudébutdecetexposéàd’autresdroitsdePropriété
Intellectuelleplusparticuliers.Ceux-ciserontd’unegrandeimportancedans
leursecteurd’applicationparticulier.Notamment,enmatièrede
biotechnologieagro-alimentairedegrandescultures,laLoisurlesobtentions
végétalespourraprendreuneimportancecapitaledansletransfertd’une
technologiepouruneplantefaisantl’objetd’unetelleprotection.Ilnefaut
pasoublierlaLoisurlesdessinsindustrielsquiprotègel’aspectornemental
(nonfonctionnel)d’objetsindustrielsetlaLoisurlestopographiesdecircuits
imprimés.
TITREIII-GESTIONETDÉVELOPPEMENTDELATECHNOLOGIE
Dansl’analyseglobaledel’évaluationd’uneentreprise,ilestégalement
opportundecomprendreàquelstadesesitueleprocessusde
développementdesActifsIntellectuels.Audébutdelavied’uneentreprise,
ceprocessusseragénéralementinstinctifetpeuélaborémaisdevrait
généralements’amélioreravecl’expérienceacquisedel’entreprise.
Processusdedéveloppementd’unetechnologie
Leprocessusidentifiéautableauci-aprèsdémontrelesétapesdebasedans
ledéveloppementd’unetechnologieetd’unproduit.
Ilestànoterquelemomentdel’évaluationstratégiqueetdécisionnelletelle
qu’identifiéeci-hautarrivesouventtroptard.Unpointd’interrogationénorme
sesituesouventdansl’entrepriseentrel’évaluationtechnique(lestestsqui
doiventyêtreapportéspours’assurerdelaqualitétechniquedela
technologieouduproduit)etlacommercialisation.D’autrepart,unautre
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blocagesesituesouventauniveaudeladécisionentrelacommercialisation
ouletransfertdetechnologiesouencoreladécisionentrel'uneoul'autredes
phases.
Ci-aprèssesituentlesgrandesétapesdansunprocessusd'évaluationetde
valorisationjuridiquedel'entreprise.Ceprocessusdémarreaveccomme
prémiceslagestiondesdiversessourcesdedroitpouvantaffecterla
technologieenvued'optimiserlesélémentsjuridiquesd'unetelletechnologie
etleurimportancerelativeentreeuxparrapportàl'ensemble.
Pourlesfinsdel'exercice,latechnologiedéveloppéeestunprocédé
chimiquepermettantlamodificationmoléculaired'unplastiqueréduisant
ainsilaquantitédeplastiquedanslaproductiondeproduitsetréduisantpar
lefaitmêmelescoûtsdeproductiondecesderniers:
Premièreétape:Présentationdelatechnologieetconsolidationdela
chaînedetitre
·Maintenirlesinformationsconfidentiellesetenlimiterl'accès
-Secretsdecommerce
-Questionsdebrevetabilité
·Révisiondesententescontractuellesenvigueuravec:
-Employés
-Consultants
-Co-développeurs
Deuxièmeétape:Identificationdesélémentsdelatechnologiesusceptible
defairel'objetd'unePropriétéIntellectuelle
·Laformule/composition
·Leprocédédefabrication
·Pièced'équipementnouvellepourlaproduction
·Cahiersderechercheetdéveloppement
·Manuelsdefabrication
·Identificationdesdiversproduitsémanantdelatechnologie
·Etc.
Troisièmeétape:Évaluationdesdroitspouvantaffecterlatechnologie*
·Recherchesetévaluationsdelibrefabrication,c'est-à-dires'assurer
quelatechnologiepeutêtreutiliséelibrementetqu'ellen'estpas
susceptibledeviolerlesdroitsdePropriétéIntellectuelledetiers:
(i)vérificationdanslesterritoirescibléspourlacommercialisation
etlafabricationdesproduits;
(ii)vérificationàfaireauprèsdesbureauxdesbrevetsdeces
paysouterritoires/danslalittératurescientifique;
(iii)s'ilyacontrefaçon:-obtenirune(des)licence(s)
-modifierlatechnologie
-évaluerlerisque
-nepascommercialiser
Quatrièmeétape:IdentificationdesdroitsdePropriétéIntellectuellepour
chaqueélémentdelatechnologie
17
(i)Laformulation
Brevets-vs-Secretsdecommerce
-coûts/nombredepays
-évaluerl'effetdeladivulgationsurlesmarchésprotégésetsur
lesmarchésnonprotégés
(ii)Leprocédédefabrication
Brevets-vs-Secretsdecommerce
(iii)Piècesd'équipementnouvelles
Brevets-vs-Secretsdecommerce
17Lesvérificationetélaborationprévuesparlesétapestroisetquatrepeuvents'effectuer
dansunordredifférent.
(iv)Cahiersderechercheetdéveloppement
-Secretsdecommerce,l'informationcontenueauxcahiersde
rechercheneseradivulguéequ'enautantquecesoit
nécessairepourl'obtentiondebrevetspour(i),(ii)ou(iii)
-Droitd'auteur
(v)Manueldefabrication
-Secretsdecommerce
-Droitd'auteur
(vi)Produits
-Savoir-faireparticulierpourchaqueproduit(secretsde
commercepeut-être?)
-Droitd'auteur
-Marquesdecommerce
Leséléments(i)à(iii)pourrontfairel'objetdeplusieursdébatspour
décidercequiferal'objetd'unedemandedebrevetetcequisera
conservésecret.
CONCLUSION
Lesplusgrandesentreprises(multinationalesetnationales)ont,àdivers
degrés,sufairedeschoixstratégiquesd'acquisitions,créerdescentresde
profitsliésàunecommercialisationsystématiqued'élémentsdePropriété
Intellectuelle,développerdessystèmesdemesuresdeleurCapital
Intellectuelens'attardantàlagestiondeleursActifsetPropriétés
Intellectuellesdisponibles.Lesplusdynamiquesd'entreellesontsuimplanter
desprocéduresetmêmedessystèmespourleurpermettred'identifierleurs
ActifsIntellectuelsetainsioptimiserleursvaleurs.CettegestiondesActifs
Intellectuelspermetégalementdedévelopperd'autresavenuesde
commercialisation.
LavalorisationduCapitalIntellectuelestdevenueunoutilviablepour
l'entrepriseàtouteslesétapesdecroissance.
***
ANNEXE"A"
DÉFINITIONDONNÉEPARLEICMGATHERINGÀCERTAINSTERMES
HumanCapital
Thepeopleelementofanorganization.itincludes
owners,employees,contractors,suppliers,andall
otherpeoplewhocollectivelybringtothefirmtheir
skills,know-how,andindividualabilities.Human
Capitalisoneofthetwomajorelementscomprising
IntellectualCapital.
IntellectualAssets
Thecodified,tangible,orphysicaldescriptionsof
specificknowledgetowhichtheorganizationmay
assertownershiprights.IntellectualAssetsareoneof
thetwomajorelementscomprisingIntellectual
Capital.
Intellectual
Capital
Knowledgethatcanbeconvertedintoprofit.
Intellectual
Property
Alegaltermdescribingintellectualassetsforwhich
legalprotectionhasbeenobtained.
StructureCapital
Thephysicalandinfrastructuresupportfirmsprovide
fortheirHumanCapital.Itincludesbothdirectand
indirectsupport.
ANNEXE"B"
VÉRIFICATIONDILIGENTE
ENPROPRIÉTÉINTELLECTUELLE
LISTEDEVERIFICATIONGENERALE
FrançoisPainchaud
LEGERROBICRICHARD,avocats
ROBIC,agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce
55St-Jacques,Montréal(Québec)CanadaH2Y3X2
Tél.(514)987-6242-Fax(514)845-7874–Courriel:marion@robic.com
IÉVALUATIONDELADURÉEETDEL'AMPLEURDELAVÉRIFICATION
1.Déterminerl'importancerelativedelaPropriétéIntellectuelledans
l'ensembledelatransactionetdanslesobjectifsquidoiventêtre
atteintsparlavérification.
2.IdentifieretlocalisertouslesactifsdePropriétéIntellectuellepertinents
quisontimportantspourlatransaction.
3.RenforcerlabasederécoltedePropriétéIntellectuelle.
4.Est-cequel'entrepriseaobtenuousécurisétouslesdroitset
autorisationspourfabriqueretvendrecertainsproduitssansviolerles
droitsdetiers?
5.Est-cequelerapportdevérificationconstitueseulementlapartie
canadienned'unetransactioninternationale?
6.Va-t-ilyavoirdesentrevuessurleslieux,avecdesentrepreneurset/ou
destechniciensdel'entreprise,ouseulementdesquestionnairesà
remplir?
7.Est-cequelavérificationvasefaireàplusieursendroits?
8.Vousdevrezfaireressortirlesdifférencesréellesetpotentielles,selon
quelatransactionestuntransfertd'actifsoud'actions,unefusionou
uneco-entreprise,etc.
II.RASSEMBLERL'INFORMATIONÀPARTIRDEL'ENTREPRISE
1.Lesentrevuessurlesite
Cecivaserviràidentifierlesproduits,catégoriesdeproduits,services,
technologiesetautresActifsIntellectuelsetlesélémentsdePropriété
Intellectuelle(les"Éléments")quidoiventêtrevérifiésdanslerapport,
aveclespersonnesappropriéesdel'entreprise.Cetteétapedevrait
semblernaturellepourlesindividusdel'entrepriseviséeetdevraitéviter
desquestionsjuridiquespointuesoudesquestionnairesquisonttrop
légalistes;desquestionsécritesouoralesdoiventapparaîtreetêtretrès
pratiquesetefficaces.C'estlorsdecetteétapequelesvérificateurs
parviennentàavoirunevueglobaledutravailàveniretpeuvent
concilierleurtravaillégalaveclavraieviedansl'entreprisevisée.
1.1Auniveaudelarechercheetdéveloppement(R&D)Obtenirun
résumépourchaqueÉlémentderecherchesurlequelonveutexécuter
unaccord,surleprocédédedéveloppement,surlesnomsdechaque
individuquiatravaillésurlaR&Dainsiquedesinformationsdebasesur
eux,tellesnoms,statutd'emploiet,siunepersonneestunconseiller,ses
fonctionsetstatutd'emploidanslesentreprisesautresquel'entreprise-
cible.
Quelgenrededocumentationestproduiteparcesgens?
1.2AuniveaudeschefsdeproduitsObtenirdel'informationsurleschefs
deproduitsprésentsetpasséspourchaqueÉlémentvérifié,etspécifier
lesfonctionsdeceschefsdeproduitslepluspossible.
1.3AuniveaudumarketingObtenirdel'informationsurchaqueindividu
associéavecchaqueÉlémentvérifié,selonqu'ilsoientemployésou
non,entrepreneursindépendantsouemployéspardesconseillersavec
desadresses,incluanttouteslesentreprisesdeconseillersassociées
avecchacundesÉléments.Obtenirunelisteetdescopiesdumatériel
depublicité,incluantlesprojetsencoursderéalisation,lesvidéoset
cassettesaudio,lematérielimprimé,etc.
1.4Essayezdeplanifierunevisiteduoudessitesquisontpertinentsaux
Élémentsvisés,silebudgetlepermet.
2.L'examendescontrats
C'estlapremièrepartieplusformelleetlégaledelavérification.
L'étape1vousauradonnéunelongueurd'avanceetvoussaurezà
quoivousattendre.L'analyseva,deplus,varieràlalumièredela
structuredelatransaction.Àcetteétape,unerequêteécritedevrait
êtreeffectuée,lebutétantd'obtenirtouslescontratspertinentsreliés,
directementouindirectement,auxActifsintellectuelsetàlaPropriété
Intellectuelle:
2.1R&D
2.1.1Contratsd'emploi;
2.1.2Contratsavecdesconseillersouentrepreneursindépendants;
2.1.3Contratsderecherche(rechercheuniversitaire/privée,etc.);
2.1.4Contratsdeco-développement;
2.1.5Conventionspourl'utilisationdedonnées(aussi2.2.4);
2.1.6Pharmaceutique:contratsdematérielbiologique;
2.2ContratsquiunissentlesÉlémentsensemble
2.2.1Achatsenbloc,i.e.:cessiondesÉléments,droitdePropriété
Intellectuelledetiercespartiesoutransfertdeconventionsde
partagedesconnaissances(knowledgesharingagreement;
2.2.2Licencesconcédéesàl'entreprise("inlicences");
2.2.3Conventionsdeco-entreprise;
2.2.4Conventionsdedonnées(aussi2.1.5);
2.2.5Conventionsdemiseencommun;
2.3Conventionspermettantàl'entreprise-cibledevendre
(ouplusgénéralement"déplacer")cesproduitsouservices
2.3.1Conventionsdedistribution;
2.3.2Conventionsdemarketingouco-marketing;
2.3.3Conventionsdeco-promotion;
2.3.4Conventionsdefranchise;
2.3.5Logiciels:conventionsVAR/OEM;
2.3.6Logiciels:conventionsdelicencedecommerce,siteouutilisateur
final;
2.3.7Conventionspourl'utilisationdedonnées(donnéesdumarché,
donnéesdesondages,etc.);
2.4Autresconventionsgénéralesaffectantl'entreprise-cible
Conventionsaffectantlacibledefaçonnégative:
2.4.1Engagementsouconventionsdenon-concurrencede
l'entreprise-cible;
2.4.2Conventionsdeconfidentialité;
2.4.3Licencesconcédéesparl'entreprise("outlicences");
Conventionsaffectantlacibledefaçonpositive:
2.4.4Engagementsouconventionsdenon-concurrencedetierces
parties;
2.4.5Conventionsdeconfidentialitéavecdestiers;
Auniveauducorporatif:
2.4.6Conventionsdepartenariatd'actionnairesouautresconventions
constitutives;
2.4.7Conventionsportantsurlematérielinformatiqueetleslogiciels;
2.4.8Conventionsdenégociationcollective,directivesde
développementdetechnologie(voirlesdirectivesdesuniversités
pourlesprofesseurs);
2.4.9Contratderèglement(pourcompareraveclesvérificationssur
leslitiges).
3.Documentscorporatifsdel'entreprise-cible
Commepourl'étape2,lebutestd'obtenirl'informationsurlesActifs
IntellectuelsetlesélémentsdePropriétéIntellectuelle.Àceteffet,on
devraitincluredesdocumentscommelesprocéduresinternesainsique
lespossiblesdivulgationsderenseignementssurlacorporation.
3.1DirectivespourlaprocédureenR&D
3.1.1Journauxdeborddeschercheursettechniciens;
3.1.2Politiquederechercheentantquetelle;
3.1.3Procéduresassurantlaconfidentialitédansleslaboratoiresetles
installationsdeR&D.
3.2Autres
3.2.1Brochuresetcirculairesannuellesd'information(trèsimportant
danslesentrepriseshautementtechniquesdepluspetite
envergureoùcetypededocumentationpeutsouventdivulguer
del'informationquiautrementauraitétéconsidéréecomme
confidentielleetmêmebrevetable);
3.2.2Politiquesd'embauche;
3.2.3Listesetdossiersdemarquesdecommerce(enregistréesounon);
3.2.4Listesetdossiersdebrevets(enregistrésounon);
3.2.5Secretscommerciaux(incluantlesformules);
3.2.6Droitsd'auteurs(enregistrésounon);
3.2.7AutreslistesdePropriétéIntellectuelle,lecaséchéant,comme
lesdessinsindustriels,lesvariétésdeplantes,lestopographies,
etc.
IIIRASSEMBLEMENTD'INFORMATIONPROVENANTDEL'EXTÉRIEURDE
L'ENTREPRISESURCHACUNDESÉLÉMENTSDEPROPRIÉTÉINTELLECTUELLEET
LESRECHERCHES
1.Informationdisponibleàl'OfficedePropriétéIntellectuelleduCanada
("OPIC")etdanslesautresbureauxinternationaux
1.1Brevets
*
1.1.1Comparerleslistesdel'entreprise-cibleetcellesprovenantde
l'OPICetdesautresbureaux,obtenuespardesrecherchesdans
lesindexouparInternetouautresbasesdedonnées;
1.1.2Copiesdesbrevetsetdes"filewrappers",i.e.ledossierde
l'examinateurpourréviserlavaleurdubrevetdel'entreprise-cible;
1.1.3Copiesdedemandesdebrevetspubliées;
1.1.4Recherchesdebrevetabilitéourévisionsdeprécédentes
recherchesdebrevetabilitéetlesmisesàjour;
1.1.5Recherchesd'absencedeviolationdedroitsourévisionsde
précédentesrecherchesd'absencedeviolationetlesmisesà
jour;
1.1.6Étatdesrecherchesd'artetautres;
1.1.7Révisiondel'enregistrementdeslicencesetdessûretés.
*Lesrecherchessurlesbrevetsnevontpasnécessairementrévéler
toutel'information,commeparexemplelesdemandesnon
publiées(jusqu'à18moisdudépôtdelademande),etauxEtats-
Unis,lesdemandesn'étantpaspubliéesjusqu'àrécemment,sile
CanadaestinclusdansunedemandePCT,lademandenesera
paspubliéetantquelademanden'entrepasdanslaphase
nationale(i.e.auCanada).
1.2Marquesdecommerce
*
1.2.1Comparerleslistesdel'entreprise-cibleavecleslistespubliques
del'OPICetdesautres,obtenuespardesrecherchesdansl'index
ouvial'InternetouparCD-ROM;
1.2.2RéviserauBureaudesMarquesle"filewrapper"desmarquesde
commercequisontpertinentesàl'entreprise;
1.2.3RéviserauBureaudesMarqueslesoppositionsprésenteset
passées;
1.2.4Considérerderéviserounonl'ancienutilisateurenregistrédes
marquesdecommercedel'entreprise-cible;
1.2.5Considérerréviserd'autressources,commelespublicationsde
commerce,annuairestéléphoniques,nomscorporatifs,etc.;
1.2.6Réviserl'enregistrementdessûretés;
*Lesrecherchesdemarquesdecommercenevontpas
nécessairementrévélertoutel'information,commelesdemandes
déposéesrécemment(ilyagénéralementundélaientrele
dépôtdelademandeetletempsoùunnumérodedemande
seraapposé).Lesdemandesabandonnéesetles
enregistrementsexpirésdoiventêtrespécifiquementinclus.
1.3Droitsd'auteur
*
1.3.1Révisionduregistreparunerecherchedansl'indexetcomparer
avecleslistesdel'entreprise-cible;
1.3.2Réviserlesenregistrementsdelicencesetdesûretés;
1.3.3Envisagerderechercherviaunerecherched'auteurpour
localiserdiversauteurs;
*Vousdevezgarderàl'espritqueplusieurs(lemot"plusieurs"
devraitêtresouligné)droitsd'auteurnesontjamaisenregistrés.
1.4Dessinsindustriels
*
1.4.1Révisionduregistreparunerecherchedansl'indexetcomparer
avecleslistesdel'entreprise-cible,lecaséchéant;
1.4.2Réviserl'enregistrementdeslicencesetdessûretés;
1.4.3D'autresrecherchessemblablesauxrecherchesdebrevets
peuventêtrefaites,sicelas'avèreapproprié;
*Voirnoscommentairesci-hautsurlesbrevets.
1.5TopographiesetObtentionsvégétales
Desrecherchesspécifiquespeuventêtrefaitessurcesregistreslorsque
celas'avèrenécessaire;ellesserontappropriéeslorsquel'entreprise-
cibles'occupedecegenredecommerce;
P.S.:LeregistredesObtentionsvégétalesestmaintenuparAgriculture
Canada.
2.Informationconcernantlessûretésethypothèques
*
LessûretésethypothèquesconsentiessurcertainesPropriétés
Intellectuellesnevontpastoujoursapparaîtresurlesregistrestraitantde
PropriétéIntellectuellealorsquepourcertainsactifsdePropriété
Intellectuelle,c'estrequisparlaloi.Unerévisiondesregistrestraitantdes
garantiessurbienspersonnelsdevraitaussiêtreeffectuée(auQuébec,
leRegistredesdroitspersonnelsetréelsmobiliersetenOntario,le
PersonalPropertySecurityAct).Cequisuitsontdessujetsàgarderà
l'espritquandonrecherchedessûretésetdeshypothèques.
2.1Unecessionantérieured'undroitd'auteurestnulleàl'encontred'un
cessionnairesubséquentpouruneconsidérationmonétaireoud'un
licenciéàmoinsqu'unavissoitdonnéouunenregistrementsoitfaiten
accordaveclaloi(article57(3)Loisurledroitd'auteur).
2.2Unecessionantérieured'unbrevetestnulleàl'encontred'un
cessionnairesubséquentpouruneconsidérationmonétaire,àmoins
qu'ilsoitenregistréenaccordaveclaloi(article51delaLoisurles
brevets).
2.3Unecessionantérieured'uneobtentionvégétaleestnulleàl'encontre
d'uncessionnairesubséquent,pouruneconsidérationmonétaire,sans
avis,lorsqu'ildevientletitulaireenregistré,àmoinsquelecessionnaire
précédentsoitenregistréavantlecessionnairesubséquent(article
31(3)Loisurlaprotectiondesobtentionsvégétales).
2.4LaLoisurlesmarquesdecommerce,laLoisurledessinindustrieletla
Loisurlescircuitsdetopographieintégréenefontpasderéférences
spécifiquesauxpriorités,mêmesic'estcommundevoirl'enregistrement
d'unesûretéoud'unehypothèquesurcetypederegistre.
*Mêmes'ilexisteunecontroversedoctrinaleàsavoirsila
législationfédéraleouprovincialeajuridictionsurlessûretésou
leshypothèquessurdesactifsdePropriétéIntellectuelle,dansun
rapportdevérificationdiligente,ilsdoiventtousêtrevérifiés.Le
Bureaudesbrevets(quiinclutlesdessinsindustriels)etleBureau
desdroitsd'auteurenregistrentlessûretésethypothèquescontre
unenregistrementd'unactifdePropriétéIntellectuellespécifique.
DanslecasduBureaudesMarquesdecommerce,ilnelefait
pas,maisparcontre,ilvamettreaudossierunecopiedela
sûretéoudel'hypothèque.
ANNEXE"C"
TABLESYNOPTIQUEDESMODALITÉSJURIDIQUES
ENMATIÈREDECESSIONETDELICENCE
LOI
CESSIONLICENCE
CANADA
Loisurlesbrevets
-écritexigé
-enregistrementexigé-licenceexclusive:
enregistrement
exigé
Loisurlaprotection
desobtentions
végétales
-ilfautinformerle
commissaire-aucuneexigence
statutaire
Loisurlesmarques
decommerce
-aucuneexigence
statutaire
-enregistrement
facultatif-obligationde
prouverun
contrôlesurla
qualité
Loisurledroit
d'auteur
-écritexigé
-enregistrement
facultatif-écritexigé
-enregistrement
facultatif
Loisurlesdessins
industriels
-écritexigé
-enregistrementexigé-écritexigé
-enregistrement
exigé
Loisurles
topographiesde
circuitsintégrés
-aucuneexigence
statutaire-aucuneexigence
statutaire
ÉTATS-UNIS
PatentAct
-écritexigé
-enregistrement
facult-licenceexclusive:
écritexigé
atif
TrademarksAct
(USC15)
-aucuneexigence
statutaire,possibilité
d'unelicenceimplicite
-enregistrement
facultatif-obligationde
prouverun
contrôle
-enregistrement
facultatif
CopyrightActof
1976
-écritexigé
-enregistrement
facultatif-licenceexclusive:
écritexigé
(assimiléeà
cession)
-enregistrement
facultatif
ANNEXE"D"
TABLESYNOPTIQUEDESMODALITÉSJURIDIQUES
ENMATIÈREDEMARQUAGE
LOIOBLIGATIONDEMARQUAGE
Canada
Loisurlesbrevets>aucuneobligation
>aucunavantageconféréparla
loi
>pourservird’avis,onpeutinscrire
« breveteninstance »ou
« demandedebrevetdéposée »
aprèsledépôt,oulamention
« breveté »lorsdel’obtentiondu
brevet
Loisurledroitd’auteur>aucuneobligationpourle
Canada
>avantageconféréparlaloià
l’article39(exceptiondebonne
foi)
>pourservird’avis,onpeutinscrire
lesigne etl’annéedela
premièrepublicationafinde
protégerlesdroitsdanslesautres
pays
Loisurlesdessinsindustriels>aucuneobligationauCanada
>avantageconféréparl’article17
delaloi(exceptiondebonnefoi)
>pourservird’avis,onpeutinscrire
lalettre«D»àl’intérieurd’un
cercleetlenomoul’abréviation
dunomdupropriétairedudessin,
surl’objet,sonétiquetteouson
emballage
Loisurlesmarquesdecommerce>aucuneobligation
>aucunavantagecrééparlaloi
>pourservird’avis,onpeututiliser
cessymboles:lorsquelamarque
estenregistrée,onpeututiliser®
(registered)ouMD(marque
.
LOIOBLIGATIONDEMARQUAGE
déposée;lorsquelamarque
n’estpasenregistrée,onpeut
utiliserTM(trademark)ouMC
(marquedecommerce)oubien
SM(servicemark)
Loisurlestopographiesdecircuits
intégrés>
aucuneobligation
>avantageconféréparlaloià
l’article11(exceptiondebonne
foi)
>pourservird’avis,onmarque
avecuntitrecorrespondantàun
ouplusieurstitresenregistrés
États-Unis
U.S.PatentAct(inclutles »design
patents »,équivalentauxdessins
industrielsauCanada)>
marquageobligatoire,sinonle
détenteurdubrevetnepourra
recouvrirdedommagesencas
deviolation
>utilisationdesmots »patent »ou
« pat. »suividunumérodubrevet
(§287)
U.S.CopyrightAct>aucuneobligationdemarquer
>avantageconféréparlaloià
§401(exceptiondebonnefoi)
>Pourservird’avis,onutiliselesigne
,ainsiquel’annéedela
premièrepublicationainsiquele
nomdel’auteur
TrademarksAct(USC15)>marquageobligatoire,sinonle
détenteurdubrevetnepourra
recouvrirdedommagesencas
deviolation§1111
>pouravis,onutilise,lorsquela
marqueestenregistrée:®
(registered)oulesmots
»RegisteredinU.S.Patentand
TrademarkOffice »or »Reg.U.S.
Pat.&Tm.Off. »,etlorsquela
marquen’estpasenregistrée:TM
(trademark),SM(servicemark)
5
8
ROBIC,ungrouped’avocatsetd’agentsdebrevetsetdemarquesdecommercevoué
depuis1892àlaprotectionetàlavalorisationdelapropriétéintellectuelledanstousles
domaines:brevets,dessinsindustrielsetmodèlesutilitaires;marquesdecommerce,marques
decertificationetappellationsd’origine;droitsd’auteur,propriétélittéraireetartistique,droits
voisinsetdel’artisteinterprète;informatique,logicielsetcircuitsintégrés;biotechnologies,
pharmaceutiquesetobtentionsvégétales;secretsdecommerce,know-howetconcurrence;
licences,franchisesettransfertsdetechnologies;commerceélectronique,distributionetdroit
desaffaires;marquage,publicitéetétiquetage;poursuite,litigeetarbitrage;vérification
diligenteetaudit;etce,tantauCanadaqu’ailleursdanslemonde.Lamaîtrisedes
intangibles.
ROBIC,agroupoflawyersandofpatentandtrademarkagentsdedicatedsince1892tothe
protectionandthevalorizationofallfieldsofintellectualproperty:patents,industrialdesigns
andutilitypatents;trademarks,certificationmarksandindicationsoforigin;copyrightand
entertainmentlaw,artistsandperformers,neighbouringrights;computer,softwareand
integratedcircuits;biotechnologies,pharmaceuticalsandplantbreeders;tradesecrets,
know-how,competitionandanti-trust;licensing,franchisingandtechnologytransfers;e-
commerce,distributionandbusinesslaw;marketing,publicityandlabelling;prosecution
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