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Brevets et secrets de commerce – Introduction Générale

2005-05-04

ROBIC,S.E.N.C.R.L.www.robic.ca
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BREVETSETSECRETSDECOMMERCE–INTRODUCTIONGÉNÉRALE

LOUIS-PIERREGRAVELLE*
ROBIC
S.E.N.C.R.L.
A
VOCATS,AGENTSDEBREVETSETDEMARQUESDECOMMERCE

Introduction
1.Brevets
a)Qu’est-cequ’unbrevet
b)Importanced’unbrevet
c)Quipeutobtenirunbrevet
d)Qu’est-cequipeutfairel’objetd’unbrevet
-définitiond’invention
nouveauté
utilité
activitéinventive
e)Procédurepourobtenirunbrevet
f)Protectioninternationale
g)Portéedesdroits
h)Gestiond’unportefeuille
2.Secretsdecommerce
Conclusion

©CIPS,2006.*Avocatetagentdemarquesdecommerce,associéchezROBIC,
S.E.N.C.R.L.,uncabinet
multidisciplinaired’avocatsetd’agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce.Textepubliédansle
cadreduSymposiumsurlapropriétéintellectuelleorganiséàMontréalle10février2005parl’Institut
delapropriétéintellectuelleduCanadaetl’Associationdubarreaucanadien(sectionQuébec)sousle
thèmeToutcequevousaveztoujoursvoulusavoirsurlaPIsansjamaisoserledemander–
Sensibilisationetprincipesdebase.Publication80..

2
Introduction1

Lemondedesbrevetsestentouréd’histoiresplusoumoinsvraiesetenlaisse
plusieursmystifiés.Nousavonstousentendul’histoiredenotrevoisin,parent,ou
connaissancequiaeuuneidéegéniale,etquesel’estfait«voler»parunesociété
quil’aparlasuiteexploitée,oudelapersonnequiestdevenuericheenvendant
sonbrevet,ouencoreenpoursuivantdesgrossessociétésqui«copiaient»l’objet
dubrevet.Cependant,lesinformationssontflouesencequiconcernelesdétails
desdiverseshistoires.
Leprésentdocumentseveutdoncuneintroductiongénéraleaufascinantmonde
desbrevets,sansêtreuntraitéexhaustifenlamatière.Lebutestdedémystifierce
monde,etdepermettreaulecteurd’ensaisirlesprincipesdebase.

1.Brevets
a)Qu’est-cequ’unbrevet
Unbrevetd’inventionassureuneexceptionauxprincipesdelibertédecommerce
enaccordantàsonpropriétaireundroitexclusiftemporairedurantlequell’invention
nepeutêtrefabriquée,vendue,importéeouutiliséesanssonaccord.Cedroit
exclusifnepeutallerau-delàdevingtansdeladatededépôtdelademandede
brevet.Durantcettepériode,lepropriétairepeutexploitersoninventionetainsifaire
fructifierl’investissementdetempsetd’argentconsacréàsondéveloppement.Un
brevetestlapreuvedesdroitsquel’onasuruneinvention.

Cependant,cettefacultédepouvoirexploitersoninventionesttempéréeparlefait
queledétenteurd’unbrevetpeutêtresujetauxdroitsdestitulairesdebrevets
antérieurs.Ledroitconféréparunbrevetestdoncundroitnégatif–cen’estpas
unelicenced’exploitation,maisplutôtledroitd’empêcherlesautresdefairecequi
estrevendiquédanslebrevet.
b)Importanced’unbrevet
Unbrevetpermetàsonpropriétairedefairefructifierl’investissementdetempset
argentconsacréàsondéveloppement.Cecipeutsefaireenexploitantl’objetdu
brevetdirectement,ouengénérantdesrevenusàpartird’unouplusieurscontrats
delicence.
Unbrevet,ouunportefeuilledebrevet,estunactifintangiblequiadelavaleur,et
peutdoncintéresserdesinvestisseurs.Parexemple,lessociétésendémarrageont

1Veuillezprendrenotequelemasculinestutiliséafind’allégerletexte.

3
souventcommeseulactifleurportefeuilledepropriétéintellectuelle,notamment
dansledomainedulogicieletdelabiotechnologie.

Unautreaspectdel’importancedesbrevetssedessineavecl’exemplesimplifié
suivant.LasociétéABCinc.metaupointdesproduitsetlescommercialise,mais
négligel’aspectbrevet.LasociétéDEFltée,concurrenteàlapremière,acomme
politiqueinternededéposerdesdemandesdebrevetsurlesinnovations
développées,etobtientunbrevetdontlesrevendicationscouvrentundesproduits
commercialisésparABCinc.DEFltéeseraitdoncenmesuredefairevaloirses
droitsàl’encontredeABCinc.,quiparlefaitmême,seraitempêchéede
commercialisersonproduit,etderécupérersoninvestissement.

c)Quipeutobtenirunbrevet
Unbrevetnepeutêtreobtenuqueparlesvraisinventeursoulespersonnes,
moralesouphysiques,àquilesvraisinventeursontcédéleursdroits.Une
personnequitenteraitdes’approprierl’inventiondequelqu’und’autreendéposant
unedemandedebrevetcommetunefraudecriminellequipeutentraînerunepeine
allantjusqu’àlaprison.
d)Qu’est-cequipeutfairel’objetd’unbrevet
Lesbrevetsserventàprotégerlesinventionsdansàpeuprèstouslesdomaines
technologiques.Pourêtrebrevetable,ilfautnotammentquel’inventionsoitnouvelle,
nonseulementauCanadaouauxÉtats-Unis,maispartoutdanslemonde.Ilfaut
égalementquel’inventionnesoitpasqu’unesimplemodificationévidentequiaurait
facilementpuêtrefaiteparunepersonneoeuvrantdansledomaineconcerné.

Uneidéen’estpasbrevetableensoi.Parcontre,uneréalisationconcrètebaséesur
uneidéepeutêtrebrevetable.L’inventeurdoitdoncêtreenmesured’expliquerau
moinsunefaçonderéaliseretdemettreenapplicationsoninvention.Iln’est
cependantpasnécessaired’avoirunprototype,saufdanscertainscas.

LetermeinventionestdéfinidanslaLoisurlesbrevetscomme«touteréalisation,
toutprocédé,toutemachine,fabricationoucompositiondematières,ainsiquetout
perfectionnementdel’und’eux,présentantlecaractèredelanouveautéetde
l’utilité».
Cettedéfinitioninclutdeuxcritèresfondamentaux,soitlanouveautéetl’utilité.Il
existeégalementlecritèredel’activitéinventive.

Nouveauté

4
Lanouveautépeutserésumerdelafaçonsuivante:ilnefautpasquel’inventionen
questionaitétéconnuedupublic,n’importeoùdanslemonde,mêmeunjouravant
ledépôtd’unedemandedebrevet.C’estleprincipedelanouveautéabsolue.

AuCanada,lestribunauxontdéveloppécertains »tests »pourdéterminerd’unepart
siuneinventionétaitnouvelleetd’autrepartsielleétaitinventive.Ainsi,ilaété
établiparnostribunaux,encequiconcernelanouveauté:

« qu’uneinventionnerencontreraitpaslecritèredenouveautésiunepersonne
verséedansledomainedel’inventionretrouvaitdansunseuldocumentantérieur
touteslesinformationsutilesd’unpointdevuepratiquepourréaliserl’inventionsans
avoiràuserd’ingéniosité.Cedocumentdoitdonnerdesinstructionstellement
clairesqu’unepersonnedel’artsuivantcesinstructionsdanstouslescasetsans
possibilitéd’erreurseraitamenéàl’invention. »
2

AuCanadaetauxEtats-Unis,etdanscertainsautrepays,ilestfaitentorseàce
principeendonnantauxinventeurs,ouaupersonnesquiseréclamentdes
inventeurs,cequ’onappellecommunémentun«délaidegrâce».Cedélaiestde
unanauCanadaetauxEtats-Unis.Cedélaipermetunedivulgationpubliquede
l’inventionavantledépôtd’unedemandedebrevet,suivied’undépôtd’une
demandedebrevetdanslesdouzemoisdeladivulgation.Cedélaiestsouvent
utilisépardesinventeursindividuelsafindepouvoirleverlesfondsnécessairesàla
commercialisationdel’invention,maisadesconséquencesnégatives,quiseront
expliquéeplusloin.
Utilité
Lecritèredel’utilitén’estpasdéfinidanslaLoi,maissignifiesavaleurindustrielle.
Endeuxmots,sil’inventionpeutêtrevendue,ellerencontrelecritèredel’utilité.

Activitéinventive
Leprincipedenon-évidencequiexistaitdepuislongtempsdanslajurisprudence
canadiennearécemmentétécodifiéetfaitmaintenantl’objetdel’article28.3dela
Loisurlesbrevets.Étantdonnéquecetarticlen’estenfaitquelacodificationd’un
principejurisprudentiel,ilestraisonnabledecroirequelestribunauxcontinueront
d’appliquerlajurisprudenceexistanteafindedéterminercequiestévident.Celle-ci
avaitétablitqu’: »ilyauraévidence,siunepersonneverséedansledomainepeutêtre
amené,àlalumièredesesconnaissancesgénéralesetdeladocumentation

2BeloitCanadaLtd.c.ValmetOY(1986),8C.P.R.(3d)289(CFA);ImperialTobaccoLtdc.Rothmans,
Benson&HedgesInc.etal.(1993)47C.P.R.(3d)188(CFA)

5
disponibledansledomaine,sansdifficultéàcequiestenseignéparlebrevet
oulademandelecaséchéant. »3

Cequel’onveutéviterparceprincipeestl’obtentiondebrevetsquiportentsurdes
«simples»améliorations,ousurdesinventiontriviales.

Matièrebrevetable
Ilyapeud’exceptionsàcequipeutfairel’objetd’unedemandedebrevet,mais
ellessontdetaille.
Toutd’abord,telquementionnéprécédemment,lesidéesnesontpasbrevetables.

Ensuite,laLoiprévoitexpressément,àsonparagraphe27(8),qu’ilnepeutêtre
octroyédebrevetpourdesimplesprincipesscientifiquesouconceptionsthéoriques.

Lajurisprudenceaégalementétablitquetoutsequirelèvedesartsprofessionnels
nepeutfairel’objetd’unedemandedebrevet.Parexemple,unefaçonde
subdiviserunlotn’estpasbrevetableauCanada4
.

Touteméthodeayanttraitàuneméthodedetraitementdel’humainoudel’animal
n’estpasbrevetable,qu’ellesoitchirurgicaleouthérapeutique.Cependant,un
traitementsurunanimaldanslebutd’enretirerunavantageéconomiqueest
brevetable.
Lamatièrevivantequiestqualifiéed’«inférieure»peutfairel’objetd’unedemande
debrevet,maislesformesdeviesupérieuresnesontpasbrevetables
5.
Malheureusement,lajurisprudencenenousenseignepasoùtracerlaligne.

Encequiconcerneleslogiciels,lebureaudesbrevetsfaitpreuved’ouverture
d’esprit,maisl’obtentiond’unbrevetdépendengrandepartiedelafaçondontles
revendicationssontrédigées.
Finalement,cequ’onappellecommunémentles«modèlesd’affaires»,ouen
anglais«methodsofdoingbusiness»,nesontpasbrevetablesentantquetelau
Canada,maispeuventl’êtresionlesrattacheàunélémentphysique.

e)Procédurepourobtenirunbrevet

3BeloitCanadaLtd.c.ValmetOY(1986),8C.P.R.(3d)289(CFA)4VoirparexempleLawsonc.CommissionerofPatents,(1970)62C.P.R.101(Ex.C.)5HarvardCollegec.Canada,[2002]4R.C.S.45,infirmant[2000]4C.F.528,7C.P.R.(4th)1(CAF),
infirmant[1998]3C.F.510,79C.P.R.(3d)98(CF–1èreinst.)

Unbrevetnes’obtientpasparleseuldépôtd’unedemandedebrevet.Lademande
estexaminéeparunexaminateur.Lademandeseradélivréesousformedebrevet
seulementsil’examinateurjugequelademanderencontrelescritèresdefondetde
formeétablisdanslaLoi,lesrègles,leguidedespratiquesetlajurisprudence.

Cependant,avantdedéposersademande,ilestgénéralementrecommandéde
faireunerecherchepréliminaireennouveauté.
Unerecherchepréliminaireennouveautépermetdevérifierl’étatdel’artantérieur
avantd’investirdessommesimportantesdansledéveloppementdel’invention,et
danslapréparationetledépôtd’unedemandedebrevetàproprementparler.

Cetterechercheesteffectuéeàpartird’unedescriptiondel’invention,etpeutêtre
faiteparmots-cléssurdesbanquesdedonnéesgratuitesoupayantes,oupeutêtre
faitemanuellementauprèsdesdiversbureauxdesbrevets.

Larecherchepermetàl’agentdebrevetd’évaluerdefaçonpréliminairesil’invention
rencontrelecritèredenouveautéetd’activitéinventive,etpermetdoncau
propriétairedel’inventiond’évaluerlerisqued’allerdel’avant.

Silarecherches’avèrepositive,ilconvientensuitedeprépareretdéposerla
demandedebrevetformelle.Unedemandedebrevetformelledoitdécriretousles
élémentsnécessairesàlacompréhensiondel’invention.Lademandes’adresseà
unepersonneverséedansledomaine,etdoitdoncutiliserunlangageetunniveau
desophisticationapproprié.Danslamesuredupossible,sidesvariantessont
envisagées,ouenvisageables,ellesdevraientêtreinclusesdanslademande.La
demandeestgénéralementaccompagnéededessinsquiillustrentlesdifférentes
composantesdel’inventionetleurinteraction
6.

Unefoislademanderédigée,elleestensuitedéposéeaubureaudesbrevets.

Lademandeneserapasautomatiquementexaminéeparunexaminateur,le
demandeurdisposantauCanadad’undélaide5anspourdéposerlarequêteen
examen
7.Cen’estqu’unefoiscetterequêtedéposéequel’examendébutera.

L’examinateursaisidelademandeferasaproprerecherched’artantérieur,etsiil
jugequelademandenerencontrepaslescritères,ilémetunrapportd’examen
danslequelilmotivesonrejet.Ledemandeurdisposede6moisauCanadapoury
répondre.L’examinateurpeutémettreunsecondrapport,etainsidusuite,jusqu’à
cequelademandesoitjugéeacceptable,ourejetéeparunrejetfinal.

6Pourplusdedétailssurlapréparationd’unedemandedebrevet,voirPROVOST,AlainetMORIN,Luc,
«Lapréparationd’unedemandedebrevet»,https://www.robic.ca/publications/Pdf/191F-APR.pdf.
7D’autrepays,notammentlesEtats-Unis,neprévoientpasderequêteenexamen,lademandeétant
automatiquementexaminée.

Silademandeestjugéeacceptable,ledemandeurdoitpayerlataxededélivrance
dansledélaiimparti,etlebrevetestensuitedélivré.

Silademandeestrejetéedefaçonfinale,ledemandeurpeutenappeleràla
commissiond’appelenmatièredebrevet,quiréviseladécisiondel’examinateur.
Cettedécisionpeutêtreportéeenappeldevantlestribunaux.

f)Protectioninternationale
Lesdroitsconférésparunbrevetsontterritoriaux–unbrevetcanadienn’ad’effet
quesurleterritoirecanadien.Ainsi,siuntitulaired’unbrevetveutobtenirune
protectiondansd’autrespays,desdemandesdoiventêtredéposéesdanschacun
despays.
Ilestillusoiredepenserquelorsdelapréparationdelapremièredemandede
brevetsuruneinventiondonnée,ledemandeursauradansquel(s)paysilvoudra
obteniruneprotection.Deplus,bienqueleCanadaetlesEtats-Unisprévoientun
délaidegrâcepourlesdivulgationsavantdépôt,laplupartdesautrespays,
notammentl’Europe,exigentunenouveautéabsolue.
Ainsi,lagrandemajoritédespayssontsignatairesduTraitédeParis,quiprévoit,
entreautres,qu’unepersonneayantdéposéunepremièredemandedebrevetdans
unpaysmembreduTraitédisposededouzemoispourdéposerdesdemandes
correspondantesdanstouslesautrespaysmembresduTraitéenrevendiquantla
prioritédelademandeoriginale.Cettepossibilitéest,enpratique,rarementutilisée
lorsquedesdépôtsdansplusdedeuxoutroispayssontenvisagés.

Uneautrealternativeestledépôtd’unedemandeinternationale,dite«PCT»,pour
l’acronymeanglaisdu«PatentCooperationTreaty»,ouTraitédecoopérationen
matièredebrevet.Cetraitéprévoitqu’aulieud’avoiràdéposerdesdemandes
danstouslespaysmembres,unseuldépôtesteffectué.

IlexistedeuxphasesconsécutivesdanslaprocédurePCT.Lapremièrephaseest
laphasedite »internationale »etsediviseelle-mêmeendeuxpartiesappelées
« ChapitreI »et »ChapitreII »enréférenceauTraité.Ladeuxièmephasedela
procédurePCTestlaphasedite »nationale »ou »régionale ».
8

PHASEINTERNATIONALE
LeChapitreIconsistetoutd’abordaudépôtdelademandePCT.Cedépôtréserve
automatiquementauxDemandeursledroitd’obteniruneéventuelleprotectionpar
brevetdanstouslespaysmembresduPCT.

8Certainspaysd’Europe,d’Afriqueetd’ex-URSSsesontréunisensous-groupesdanslesquelsilyest
possibled’obtenirdesbrevetsrégionaux.

LademandePCTfaitensuitel’objetd’unerechercheinternationale.Cette
rechercheesteffectuéeparl’OPICpourlesdemandesPCTdéposéesauCanada,
quitransmetauxDemandeursunrapportdressantunelistedesdocuments
décrivantlesréalisationsantérieureslespluspertinentesparrapportàl’inventionet
quiontpuêtrelocalisésparl’OPIC.Cerapportderechercheestdeplus
accompagnéd’unepremièreopinionécriteévaluantdefaçonpréliminairela
brevetabilitédel’inventionsurlabasedesdocumentslocaliséslorsdelarecherche.

L’undesgrandsavantagesduPCTdécouledelarechercheinternationaleetde
l’opinionécritel’accompagnant.Siledemandeurconstatealorsquesoninvention
n’estpasbrevetableparrapportàdesdocumentslocalisésaucoursdela
recherche,ilpeutretirersademandeoulalaisserdevenirabandonnéeetainsi
évitertousfraissubséquents.
LetexteetlesdessinsdelademandePCT,ainsiquelerapportderecherche,
serontensuitemisàladisponibilitédupublicenviron18moisaprèsladatede
priorité(oudedépôts’iln’yapasdepriorité)..

Siledemandeurdésirecontinuer,ilpeutpasserimmédiatementàladeuxième
phasedelaprocédurePCT(voirci-dessous)dansundélailimiteexpirantpourla
plupartdespaysle30
emoissuivantladatedepriorité(oudedépôts’iln’yapasde
priorité).9

Alternativement,ledemandeurpeutopterpourleChapitreII,quiconsisteenun
examenpréliminaireinternational,égalementréaliséparl’OPIC,aucoursduquel
labrevetabilitédel’inventionestévaluéedefaçonplusapprofondieparun
examinateurentenantcomptedesdocumentslocaliséslorsdelarecherche.Le
demandeuraalorsl’occasiondedialogueravecl’examinateurpourprésenterses
argumentsdéfendantlabrevetabilitédesoninventionetpeutéventuellement
effectuerdesmodificationsàsademandeavantl’établissementdurapport
d’examenpréliminaireinternational.Cetexamenfournitaudemandeuruneopinion
surlanouveauté,l’activitéinventiveetl’utilitédel’invention,émisesouslaforme
d’unRapportd’examenpréliminaireinternational.Lademandepourobtenirun
examenpréliminaireinternationaldoitêtrefaiteavantle22
emoissuivantladatede
priorité(oudedépôts’iln’yapasdepriorité).
PHASENATIONALEOURÉGIONALE
LadeuxièmephasedelaprocédurePCTestlaphasenationaleourégionaleet
débutegénéralementunpeuavantle30
emois10.Àcestade,ledemandeurdoit

9Certainesconditionsparticulièress’appliquentcependantàcedélaidanslecasexceptionneldesÉtats
suivants:Finlande,Luxembourg,Suède,Suisse,RépubliqueUniedeTanzanie,OugandaetZambie.
10Quelquespaysaccordentunmoissupplémentairepoureffectuerlesentréesenphasenationale,
notammentl’OEBpourl’entréeenphaserégionaleeuropéenne.

9
transformersademandePCTendemanderégulièredanschacundespaysou
groupesdepaysoùuneprotectionparbrevetestsouhaitée.Cettetransformation
s’appelle »entréeenphasenationale »ou »entréeenphaserégionale »,selonle
cas.Ledemandeurdoitalorsseconformerauxexigencesparticulièresdechacun
despaysougroupesdepaysconcernés,notammentencequiconcerneles
traductions,lesformulairesàsigneretlesfraisdedépôt.Defaçongénérale,
l’obtentiond’unbrevetdanschaquepaysimpliqueunexamendefond,bienque
celui-cisoithabituellementbasésurlesconclusionsénoncéesdanslerapport
d’examenpréliminaireinternational(lecaséchéant),etl’accomplissementdes
procéduresdedélivrance.
Ilfautnoterqu’iln’estpasobligatoiredeprocéderàuneentréeenphasenationale
ourégionaledanschacundespaysougroupesdepaysquiontétédésignés.
Cependant,uneentréeenphasenationaleourégionalenepeuts’effectuerque
dansunpaysouungroupedepaysquiaétédésignélorsdudépôtdelademande
ouàl’intérieurdudélaiprévupoureffectuerdesdésignationssupplémentaires.

g)Portéedesdroits
Chaquebrevetcomportedeuxpartiesfondamentales.Lapremièreestlemémoire
descriptif,incluantlesdessins,quiexpliquelagenèsedel’invention,etladécrit
danssonmodederéalisationpréféré.Cettepartiedubrevetpeutcontenirdes
informationsquin’ontaucunimpactsurlesdroitsconférésparlebrevet.

Ladeuxièmepartieestappelée«revendications».Cesontdesparagraphes
numérotésquisetrouventgénéralementàlafindumémoiredescriptif.Les
revendicationsdéfinissententermesclairsetexpliciteslamatièredel’inventiondont
onrevendiquelapropriétéexclusive.
Commelesrevendicationspeuventêtrecomplexes,ilfautd’abordlesinterpréter
avantdeprocéderàuneanalyseencontrefaçonouenvalidité.

Lepremierdevoird’untribunal,quiaàdéterminers’ilyacontrefaçonounond’un
brevet,estd’interpréterlesrevendications.Unbrevets’adresseàunepersonne
verséedansledomainedel’invention.Parconséquent,lesrevendicationsdoivent
s’interpréteraveclesconnaissancesdecettepersonne.Deplus,lesrevendications
doiventêtreluesdansunétatd’espritdisposéàcomprendreetêtreinterprétées
conformémentàleurobjetencherchantuneprotectionpourcequiaétéinventé
(Consolboardc.MacMillanBloedel,1981,CSC).Lemémoiredescriptifetles
revendicationsformantuntout,ilestdonctoujoursplusprudentderéviserle
mémoiredescriptifavantd’interpréterlesrevendications.Cesprincipes
d’interprétationontétéréaffirmésdansdeuxdécisionsrécentesrenduesparlaCour
Suprême,le15décembre2000,danslesaffairessuivantes:FreeWorldTrustc.
ElectroSantéinc.,2000,CSC66;etWhirlpoolCorporationc.Camcoinc.,2000,
CSC67.

DansladécisionWhirlpool,ilaclairementétéétabliquel’interprétationdes
revendicationsdoitsefaireensuivantlaméthodedel’interprétationtéléologique,et
ce,tantenmatièredecontrefaçonquedevalidité.Danscettedécision,au
paragraphe45,lejugeBinniementionneque »l’interprétationtéléologiquerepose[…]surl’identificationparlaCour,avec
l’aidedulecteurversédansl’art,desmotsouexpressionsparticuliersquisont
utilisésdanslesrevendicationspourdécrirecequi,selonl’inventeur,
constituaitlesélémentsessentielsdesoninvention. »

EnCour,lesconnaissancesoul’interprétationqueferaunepersonneverséedans
l’artestgénéralementfournieparlestémoignagesdesexperts.Onprésumeaussi
d’unepart,etce,defaçonassezgénérale,quel’inventeur,quiestlui-mêmeune
personnedansledomaine,connaissaitl’artantérieuretatentéd’inventerquelque
chosequisedistinguaitdecetartantérieur,etd’autrepart,quetoutepersonnedans
ledomaineconnaissaitl’ensembledel’artantérieur,etce,àladated’interprétation
desrevendicationsqui,selonlesdeuxdécisionsdelaCourSuprême,sesitueàla
datedepublicationdubrevet.
Pourtoutescesraisons,ilesttoujoursplussécuritaire,dansuneanalysedela
portéed’unbrevet,d’analyseraussil’artantérieurquiaétécitéencoursde
poursuite,etce,danslebutdeseplacerlepluspossibledanslatêtedela
personnedel’art.Laprésenteopinionetinterprétationdesrevendicationsestdonc
faiteensebasantsurnospropresconnaissancesdansledomaine,quenousavons
acquisesentravaillantdansledossier,enlisantl’artantérieur.Notreopinionou
notreinterprétationdevradoncêtreconfirméeparunepersonnedansledomaine.

Lorsqu’onanalyseunbrevet,ilfautprendreenconsidérationlefaitquechaque
revendicationprotègeunmodederéalisationparticulierdel’invention.Pourqu’un
brevetsoitcontrefait,ilsuffitqu’aumoinsunedesrevendicationssoitcontrefaite.

LaCourSuprêmeaaussiétabliquelorsqu’oninterprètelesrevendications,ondoit
identifiersicertainsélémentsdel’inventionsontessentielsounon.Ceséléments
sontainsidéterminésd’uneparteninterprétantlemémoiredescriptifdansson
ensembleetd’autrepart,enfonctiondesconnaissancesusuellesd’untravailleur
versédansl’artdontrelèvel’invention.Pourqu’unélémentsoitjugénonessentiel,il
fautétablirque,suivantuneinterprétationdestermesemployésdansla
revendication,l’inventeurn’amanifestementpasvouluqu’ilsoitessentiel,ouquele
travailleurversédansl’artauraitconstatéqu’unélémentdonnépouvaitêtre
substituéouomissansquecelanemodifielefonctionnementdel’invention.

Unefoisl’interprétationdesrevendicationsetdumémoiredescriptiffaite,laCourva
considérerlaquestiondecontrefaçon.

11
Démarchespourévaluerunecontrefaçon

LesrécentesdécisionsdelaCourSuprêmesontvenuesmettreuntermeàla
controversequisubsistaitquantàsavoirsiuneallégationdecontrefaçondevait
donnerlieuàuneanalyseàdeuxvolets(contrefaçontextuelleetcontrefaçonde
l’essentieldubrevet),ouàuneseuleanalyse,àsavoirlacontrefaçondes
revendicationstellesqu’ellessontrédigéesmaisinterprétéesenfonctiondel’objet.
DansladécisionWorldTrustprécitée,lejugeBinniementionne,auparagraphe46,
que: »Danslecadredel’analyseàdeuxvolets,letribunalinterprèteles
revendicationsetdéterminesi,enmettantaupointsonappareil,leprétendu
contrefacteurs’estlittéralementappropriél’invention.Lorsqueteln’estpasle
cas,letribunalpasseàl’étapesuivante,quiconsisteàdéterminers’ilyaeu
contrefaçondel’essentieldel’invention.Danscertainscasparticuliers,la
démarchecorrespondantàlasecondeétapeaparfoisprêtéleflancaux
critiquespourlemotifqu’elleétaitsubjectiveetindûmentdiscrétionnaire.À
partirdumomentoùl’analysenes’appuieplussurlateneurdes
revendications,letribunalpeutseretrouverenterritoireinconnu,sansaucun
repère.L’analysecomportantunseulvoletdoitintégrerlasouplesseetlebon
sensàl’interprétationinitialedesrevendications,cariln’yapasdesecond
volet. »

Plusloindanslejugement,auparagraphe50,lejugeBinnieindiquequelaCour
d’AppelFédérale,dansl’arrêtO’Hara(O’HaraManufacturingLtd.c.EliLilly&Cie,
1989,26CPR(3d)1),avaiteuraisondeprivilégierl’analyseàunseulvolet.

Cesdeuxrécentesdécisionsviennentmettreuntermeàlacontroversequipouvait
subsisteretsuggèremaintenantladémarcheàsuivrepourdéterminers’ilya
contrefaçond’uneinvention.LesprincipesétablisparlaCourSuprêmedans
l’évaluationdecontrefaçonsontlessuivants:a)LaLoisurlesbrevetsfavoriselerespectdelateneurdesrevendications.

b)Lerespectdelateneurdesrevendicationsfavoriseàsontourtantl’équité
quelaprévisibilité.
c)Lateneurd’unerevendicationdoittoutefoisêtreinterprétéedefaçon
éclairéeetenfonctiondel’objet.
d)Ainsiinterprétée,lateneurdesrevendicationsdéfinitlemonopole.Onne
peuts’enremettreàdesnotionsimprécisescomme«l’espritdel’invention»
pourenaccroîtrel’étendue.
e)Suivantuneinterprétationtéléologique,ilressortdelateneurdes
revendicationsquecertainsélémentsdel’inventionsontessentiels,alorsque

12
d’autresnelesontpas.Lesélémentsessentielsetlesélémentsnon
essentielssontdéterminés:(i)enfonctiondesconnaissancesusuellesd’untravailleurversédans
l’artdontrelèvel’invention;(ii)àladateàlaquellelebrevetestpublié;
(iii)selonqu’ilétaitounonmanifeste,pourunlecteuraverti,aumoment
oùlebrevetaétépublié,quel’emploid’unevarianted’uncomposantdonnéne
modifieraitpaslefonctionnementdel’invention,ou
(iv)conformémentàl’intentiondel’inventeur,expresseouinféréedes
revendications,qu’uncomposantenparticuliersoitessentiel,peuimporteson
effetenpratique;(v)maisindépendammentdetoutepreuveextrinsèquedel’intentionde
l’inventeur.
f)Iln’yapasdecontrefaçonlorsqu’unélémentessentielestdifférentouomis.
Ilpeuttoutefoisyavoircontrefaçonlorsquedesélémentsnonessentiels
sontsubstituésouomis.

Chaquecomposanted’unerevendicationseraconsidéréecommeétantessentielle
àmoinsqu’ilnesoitclairàunepersonneexpertedansledomainequel’inventeur
savaitquelenonrespectdecettecomposanten’auraitaucuneffetsurlafaçondont
l’inventionfonctionne.
h)Gestiond’unportefeuille
Uneentreprisequidésiresebâtiroumaintenirunportefeuilledepropriété
intellectuelledoitsedoterdeprocéduresetdesystèmesinternespours’assurerque
lesélémentsd’actifsintangiblessontidentifiésetprotégéscorrectement.

Avantdediscuterdesformesdeprotection,nousdevonsexaminercertains
élémentsdebased’uneentreprise.
Employés,consultantsetco-entreprises
Enrèglegénérale,suivantlajurisprudence,lesemployésd’uneentreprisequiont
pourfonctionprincipaleledéveloppementtransfèrentleurpropriétéintellectuelleà
l’employeur,notammentenmatièredebrevets.Cependant,pourévitertout
malentendu,ilestpréférabledefairesigneruncontratd’emploiindiquantclairement
quel’employeurestpropriétairedetoutelapropriétéintellectuelledéveloppéepar
l’employé.

Laprésomptionidentifiéecihautpeutnepass’appliquerauxautresemployés,etne
s’appliquepasauxconsultantsexternes.Àmoinsd’uneententeparticulière,le
consultantexternedemeurepropriétairedesoninvention,etilpeutenrésulterune
co-propriétédelapropriétéintellectuelle,cequi,auQuébec,estuneco-propriété
indivise.Lesrèglesapplicablesàlaco-propriétésontcomplexes,etentraînent
souventdessituationsdésagréables.Ilestpréférabledes’assurerqueles
consultantsexternessontliésparuneclausedecessionmondialedetouslesdroits
depropriétéintellectuelledéveloppésenfaveurdel’entreprise.

Defaçonsimilaire,lapropriétéintellectuelledéveloppéeenco-entreprisedevrait
fairel’objetd’uneententeclaireavantlasignatureducontratdecoentreprise.

Listedesdiverséléments
Bienentendu,lefaitd’identifierlapropriétéintellectuellesous-entendqu’uneliste
desdiversélémentsseracréée,etqu’elleseramiseàjour.Cettelistenommera
lesdiversintervenants,contiendraunrésumédel’élément,lelieuouleprojetsera
réaliséetsondegréd’achèvement,ettouteautreinformationjugéeutile.

Unetellelisteestparticulièrementavantageuselorsquel’entrepriseesten
démarrageetenrecherchedefinancement.Eneffet,ellefaciliteraletravaildes
investisseurspotentielsquiferontprobablementunexercicedevérificationdiligente
(«duediligence.»)L’accèsàcettelisteaugmenteracertainementlaconfiancedes
investisseursdansl’entreprise.
Cettelisteestdeplustrèsutilepourlespersonnesquisontchargéesdeprendre
desdécisionsconcernantlaformalisationdesdroitsdepropriétéintellectuelle,
notammentencequiconcerneledépôtd’unedemandedebrevetoud’unemarque.
Elledonneunevued’ensembleduportefeuille,etpermetauxgestionnairesd’établir
desprioritésenfonctiondesobjectifsdel’entrepriseetdesbudgets.

L’élaborationdelalistepermetégalementauxgestionnairesdelaréviseretde
l’amenderpériodiquement(annuellementousemiannuellement),etainside
s’assurerquelesélémentsdeprotectiondelapropriétéintellectuellesontadaptés
auxproduitsetservicesactuelsdel’entreprise,notammentenmatièredebrevets.
Eneffet,unerègleimportanteenmatièredebrevetestqu’unefoislademandede
brevetdéposée,ilestimpossibled’yajouterdenouvellematière(c.f.laprocédure
dedemandeCIPauxEtats-Unis,quidépasselecadredelaprésenteconférence.)
Orlesproduitsetservicesd’unesociétésontenconstanteévolution,etlaprotection
souhaitéedansunedemandedebrevetoudécernéedansunbrevetpeut,deuxou
troisansplustard,neplusreprésenterlaréalité.Cetexercicederévisionpermet
doncde«rajusterletir»,etdes’assurerquelapropriétéintellectuelledelasociété
estbienprotégée.

Accèsauxlieuxetauxinformations
Touteentreprisequidésireprotégersapropriétéintellectuelledoitprendredes
mesuresappropriéespourlimiterl’accèsauxlieuxoùlarechercheetle
développementsonteffectués,
Leslimitesd’accèsphysiquespermettentd’éviterunedivulgationaccidentellede
l’information,etainsideconserverlessecretsdecommerceetdediminuerle
risquedevold’information.
LeslieuxoùlaR&Desteffectuéedevraientdoncêtreàaccèsrestreint.Les
classeursdevraientêtrefermésàclé,lesordinateursverrouillésparmotdepasse.
Sidesfichiersseretrouventsurunréseaupublic,l’accèsàcesfichiersdevraitêtre
restreintauxutilisateursautorisés.
Limiterl’accèsestparticulièrementimportantafindemaintenirlessecrets
commerciaux.Eneffetsicessecretssontdivulgués,ilneserapluspossibledeles
protéger.Deplus,ilsepeutquel’entreprisedécidedenepasdéposerune
demandedebrevet,pourparexemplegarderl’informationsecrète.Unaccès
restreintàl’informationpermetd’assurerunplusgrandcontrôlesursa
dissémination.
Lasurveillancedesconcurrents
Toutesainegestiond’unportefeuilledepropriétéintellectuelledoitégalement
inclureunesurveillancedesdroitsdepropriétéintellectuelle(formalisésounon)des
concurrentsdel’entrepriseoud’autrespersonnes.Eneffet,bienqu’unesociété
obtiennedestitresdepropriétéintellectuelle,ceux-cipeuventêtresujetsauxdroits
dedétenteursantérieurs.
Ainsi,unevérification(ousurveillance)périodiquedanslesbanquesdedonnées
desbrevets,demandesdebrevet,marques,dessinsindustriels,etc.,destiers,peut
s’avérerunexerciceavantageux.Ilpermetnotammentàl’entreprised’éviterde
réinventerlaroue–siunprojetderechercheestmissurpied,unpremierréflexe
devraitêtredevoirdansquellesdirectionslesconcurrentssontallés,pouréviter
d’allerdanslamêmedirectionouderefairelesmêmeserreurs,etpouridentifierdes
partenairespotentiels,silessolutionsidentifiéescadrentaveclesobjectifsde
l’entreprise.
Ceréflexepermetégalementàl’entreprised’éviterd’avoiràinvestirdessommes
importantesdanslarechercheetledéveloppement,pourserendrecompteenbout
delignequelesconcurrentsontdéjàexplorélapisteetl’ontlaisséetomber,oupire
encore,ontobtenudesbrevetsquiempêcheraientlasociétédeprofiterdeson
investissement.

15
Leschercheursdel’entreprisedevraientavoiraccèsàtouteslesrecherchesd’art
antérieur(soitdebrevets,demarques,dedessinsindustriels),auxrecherchesen
brevetabilité,qu’ellessoientmanuellesouparmots-clés,lesrésultatsetlesopinions
quiendécoulent,auxopinionsencontrefaçonouenvalidité,auxtextesdes
conférences,foirescommerciales,articlesscientifiquesetautresLesbrevetset
demandesdebrevetdesconcurrentsprincipauxdevraientêtreobtenus
régulièrement.
Lesbrevets

Lesbrevetssontgénéralementconsidéréscommel’unedesmeilleuresfaçonsde
protégeruneinvention,puisqu’ilsprotègentessentiellementlafonctionde
l’invention.Quedescomposantesdifférentessoientutiliséesn’estpasimportant–
danslamesureoùleprésumécontrefacteurfaitcequiestrevendiquédansle
brevet,ilyauracontrefaçon.Mêmel’intentionduprésumécontrefacteurn’estpas
unfacteurpuisquelacontrefaçons’appréciedefaçonobjective.

Undescritèresfondamentauxpourobtenirunbrevetestlanouveauté.End’autres
termes,pourlagrandemajoritédespays,ilnefautpasquel’inventionaitété
divulguéeaupublicmêmeunjouravantledépôtd’unepremièredemandede
brevet.AuCanadaetauxEtats-Unis,ainsiquedanscertainsautrespays,on
dérogeàceprincipeetonpermetunedivulgationpubliquedel’invention,suivie
d’undépôtd’unedemandedebrevetdanslesdouzemoisquisuiventladivulgation.
Cependant,ilestpréférabledenepasfairededivulgationavantlepremierdépôt
d’unedemande.Pourcetteraison,l’entreprisedoitclairementindiqueràses
équipesderechercheetdéveloppement,etdemarketingquetoutedivulgationde
l’inventionpeutposerungravepréjudiceàl’entreprise.Cetavertissementpeutêtre
donneraussitôtqu’aumomentdel’embaucheouetdoitêtrerépété
périodiquement.
Afindebienidentifierlesinventionspotentiellementbrevetables,etafind’éviterdes
divulgationsprématurées,ilestsouhaitabledepréparerunformulairededivulgation
d’invention.Ceformulairedoitêtreremplietsignéparlespersonnesquiont
participéàl’élaborationdel’invention,etdoitcontenir,commeinformations:
a.lecontexte–quelestleproblèmeàrésoudre;
b.commentlesconcurrentsonttentéderésoudreleproblème;
c.quelleestlasolutionenvisagéeparlesinventeurs;
d.quelssontlesavantagesprocurésparlasolutionenvisagée;et
e.touslescroquis,dessins,esquisses,etc.,nécessairesàla
compréhensiondel’invention.

Ceformulairepeutégalementinclureunedateprévuededivulgation,sipar
exemplelesinventeursparticipentàunefoirecommerciale,ousileproduitest
dévoiléàunclient,ousil’inventionfaitl’objetd’unepublicationscientifique,ou
autre.

Ceformulaireestensuiteacheminéauresponsabledelapropriétéintellectuelleau
seindel’entreprisepourévaluerlavaleurpotentielledel’invention,etdécidersiune
demandedebrevetdevraitêtredéposée.
Lefaitdepréparerunécritadeuxavantagesimportants:premièrement,ilpermet
d’établirunedated’invention;etdeuxièmement,ilpermetdebiendocumenter
l’évolutiondel’invention,puisquecetécritdevraitêtremisàjouraufuretàmesure
desdéveloppements.Alternativement,unnouveauformulairepeutêtrepréparé
pourchaquenouvelleamélioration.Cetécritpermetégalementdefaciliterletravail
del’agentdebrevetenluidonnantunedescriptiondétailléedel’invention.

Ladated’inventionestimportantepourlesEtats-Unis,puisquec’estleseulpaysoù
lebrevetestoctroyéaupremierinventeur(«firsttoinvent»),alorsquelesautres
paysdécernentlebrevetaupremierdéposant(«firsttofile»).Puisqueladate
d’inventionestimportanteauxEtats-Unis,unepistedepapierpermetd’établiravec
plusdecertitudeladate,cequipeutêtreimportantdansuneprocéduredeconflit
entredeuxdemandesdebrevetenco-instanceauBureaudesbrevetsaméricain,
portantsurlamêmeinvention.
Laplupartdessociétésoeuvrantdanslesdomainesderecherchespousséesen
laboratoireexigentlatenued’unlivredelaboratoire,danslequelsont
quotidiennementconsignéeslesobservations,hypothèses,etc.,etquiest
contresignéparuntémoin.Ceslivressontégalementécritsaveclamêmeencre,
avecdespagesnumérotéesconsécutivement,sansraturesouajouts.Ilest
fortementsuggéréd’étendrel’applicationdecettepolitiqueàtouslesdomainesde
recherche.Uneapplicationgénéraliséedecettepolitiqueexigeégalementune
politiquederétentiondedocuments,afindemaintenirlamémoirecollectivede
l’entreprise.
Enterminant,lagestiond’unportefeuilledebrevetexigeégalementune
organisationinternestructuréeetferme.Chaquedemandedebrevetdevraitmériter
sonpropredossier,lesdemandestouslespaysayantleurpropredossier.Ilest
souhaitablequelesfamillesdebrevetssoientgardéesensemble(p.ex.lesbrevets
canadien,américain,européen,japonais,etc.,pourlamêmeinventiondevraient
êtreclassésensemble.)
Unsuividesdatesestégalementimportant,etdevraitêtreassuréparl’agentde
brevet.Eneffet,danslaplupartdespays,unetaxedemaintienannuelledoitêtre
payéspourmaintenirlebrevetenvigueur,etmêmesidanscertainesconditions
danscertainspayscettetaxepeutêtrepayéeenretard,ilestpréférabledelaisser
letravaildesuiviàl’agentdebrevetpourévitertoutproblèmedeprocédurepouvant
entraînerlapertedubrevet.
2.Secretsdecommerce

Lessecretsdecommercesontdesinformations,techniques,procédés,recettes,
etc.,qu’uneentreprisegardesecrète,etparlesquelselleentireunavantage
économique.
Lesavoir-faireestdéfiniaudictionnaire(PetitRobert,ed.miseàjourpour1982)
«ensembledesconnaissances,expériencesettechniquesaccumuléesparune
personneouunesociété,quel’onpeutmettreàladispositiond’autrui,àtitre
onéreuxougratuit.»Lesavoir-faireestunenotiondynamiquequinonseulement
viseuneréalitéquisegardeetseprotègemaiségalementuneréalitéquise
transmetmoyennantrémunération.Ilnes’agitpasd’uneréalitéstatutairemais
plutôtd’undroitéconomique,issududroitcommun(civil)etdelajurisprudence.La
jurisprudenceetlecodecivilluiconfèrentcertainsdesattributsd’unbienmeuble
maisattention,cen’estpastoujourslecas.
Afinquelesecretsoitconservé,touteslesmesuresnécessairesdoiventêtreprises
pourlimiterl’accèsauxlieuxetàl’informationuniquementauxpersonnes
autorisées.Lesemployésquiontaccèsàcetteinformationdevraientsignerdes
ententesdeconfidentialitéspécifiques,assortiesd’unepénalitéfinancière
importanteencasdenon-respect.
Ledangerd’unsecretdecommerceestqu’unefoisdivulgué,ilperd
automatiquementtoutesavaleur.Ilfautdoncsoupeserlesavantagesetles
désavantagesdegarderunsecret«secret»,oubiend’envisagerledépôtd’une
demandedebrevet.
Conclusion
Telquementionné,leprésenttexteseveutuneintroductiongénéraleaumondedes
brevets.Ilexistedenombreusessubtilitésetilestrecommandédefaireappelaux
servicesd’unprofessionnelenlamatièrepouravoirdesréponsesprécises.

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