Arrêt Luceo: Stratégie de dépôt abusive et détournement du droit de priorité

2017-10-03

ARRÊTLUCEO:STRATÉGIEDEDÉPÔTABUSIVEETDÉTOURNEMENTDU
DROITDEPRIORITÉ
MORGANEJEHEL*
ROBIC,S.E.N.C.R.L.
A
VOCATS,AGENTSDEBREVETSETDEMARQUESDECOMMERCE

1.Lanotiondepriorité
2.Ledétournementdudroitdeprioritédansl’arrêtLUCEO
2.1Rappeldesfaits
2.2AnalysedeladécisionduTribunaldel’Unioneuropéenne
3.Lasanctionpeudissuasivedudétournementdudroitdepriorité

1.Lanotiondepriorité
Le7juillet2016,leTribunaldel’Unioneuropéenneestvenusanctionnerlamauvaise
foid’undéposantdontlastratégievisaitàdétournerledroitdeprioritéprévupar
l’article4delaConventiond’UniondeParisdu20mars1983pourlaprotectiondela
propriétéindustrielle
1.

Mêmesilechampterritorialdeprotectiond’unemarqueestdéterminéparsonlieude
dépôt,iln’estpasrarequeledéposantsoitamenéàvouloirétendrecetteprotection.
Eneffet,ilestfréquentqueledéposantaitbesoind’uneprotectionpluslargecompte
tenudumarchédanslequelilévolueoudanslequelilsouhaitevendresesproduitsou
développersesactivités.Danscetteoptique,uneuniqueprotectionnationalepourrait
serévélerinsuffisante.
C’estlaraisonpourlaquelleilesttrèssouventnécessairededéposerunemarque
dansplusieurspays.

©CIPS,2017.*Diplôméedel’EDHECBusinessSchooletdel’UniversitéCatholiquedeLille(France).Cettecapsule
aétéréaliséedurantunstagechezROBIC,
S.E.N.C.R.L.,uncabinetmultidisciplinaired’avocatset
d’agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce.[Notedelarédaction:cettecapsuleaétésoumiseà
uneévaluationàdoubleanonymatetopubliéà(2017_29:3Cahiersdeproipritétéintellectuelle]
276.107.
1Conventiond’UniondeParisdu20mars1983disponibleenligne:
.L’article4,A.1)prévoitque
Celuiquiaurarégulièrementfaitledépôtd’unedemandedebrevetd’invention,d’un
modèled’utilité,d’undessinoumodèleindustriel,d’unemarquedefabriqueoude
commerce,dansl’undespaysdel’Union,ousonayantcause,jouira,poureffectuer
ledépôtdanslesautrespays,d’undroitdeprioritépendantlesdélaisdéterminés
ci–après.

Poureffectuerlesdémarchesrequisesafind’obtenirlaprotectiond’unemarquedans
n’importelequeldesautresÉtatscontractants,ledéposant,grâceaudroitdepriorité,
jouitd’undélaid’unecertainedurée(douzemoispourlesbrevetsetlesmodèles
d’utilité;sixmoispourlesdessinsetmodèlesindustrielsainsiquelesmarques).Cela
luipermetdenepasdéposersimultanémenttoutessesdemandes–cequi,danstous
lescas,s’avéreraitdifficileenpratique.
Lerèglementeuropéenn°207/2009du26février2009fixequantàluilesrèglesetles
conditionsd’octroid’unemarquedel’Unioneuropéenne.L’article29§1dece
règlement
2prévoitundélaideréflexiondesixmoispourrevendiquerlaprioritésurune
marquedel’Unioneuropéenne.
Grâceaudroitdepriorité,leseffetsattachésàlademanderéflexeremontentàladate
dedépôtdelapremièredemande.Ledéposantjouitdoncd’uneprotectionenversles
tiersqui,bienquedebonnefoi,pourraientdéposerouutiliserunsignedistinctifqui
prêteraitàconfusionaveclamarqueoriginelle.
Ainsi,siunedemandeestdéposéepourlamêmeinvention,lamêmemarqueoubien
lemêmedessinoumodèleindustrielentreledépôtdelapremièredemandeetavant
l’expirationdudélaidontbénéficieledéposant,celle-cin’estpasprioritaire.Eneffet,
danslamesureoùlesdemandesultérieuresémisesparledéposantinitial,appelées
«demandesréflexes»,sontconsidéréescommeayantétédéposéesàladatedela
premièredemande,cesontellesquisontprioritaires.

Ilconvientégalementdesoulignerqueledroitdeprioritéestundroitindépendant,
avecuneexistencepropre.Ainsi,encasd’extinctiondelapremièredemande,ledroit
deprioritésubsistemalgrétout.Parailleurs,etcelavasansdire,ils’agitd’undroit
temporairedontl’existenceestsubordonnéeaudélaideréflexionaccordé.

Toutefois,pourquecedroitdeprioritésoitvalablementrevendiqué,encorefaut-ilque
certainesconditionssoientsatisfaites,etnotammentlaconditionrelativeàlapremière
demande.
Ledroitdeprioriténepeuteffectivementnaîtrequed’unepremièredemandede
marque.Préalablementàtouterevendicationdepriorité,ilestdoncnécessairequ’un
2Règlementn°207/2009duConseildu26février2009surlamarquecommunautairedel’Union
européennedisponibleenligne:
.L’article29§1prévoitque:
UnepersonnequiarégulièrementdéposéunemarquedansoupourundesÉtats
partiesàlaconventiondeParisouàl’accordétablissantl’Organisationmondialedu
commerce,ousonayantcause,jouit,poureffectuerledépôtd’unedemandede
marquecommunautairepourlamêmemarqueetpourdesproduitsoudesservices
identiquesàceuxpourlesquelscettemarqueestdéposéeoucontenusdansces
derniers,d’undroitdeprioritépendantundélaidesixmoisàcompterdeladatede
dépôtdelapremièredemande.

dépôtaitétéeffectuédansunpayspartieàlaConventiond’UniondeParispuisque
c’estprécisémentdecedépôtquevanaîtreledroitdepriorité3.

Néanmoins,uneexceptionàceprincipeestprévueparlaConventiond’Unionde
Paris
4.Enprésencedecirconstancesexceptionnellesparticulières,unedemande
ultérieureayantlemêmeobjetqu’unepremièredemandeantérieurepeutêtre
considéréecommeune«premièredemande».Ilesteneffetpossiblequedesdépôts
soienteffectuésrapidementdanslebutd’obtenirauplustôtundroitdepriorité,cequi
peutparfois
conduireàdesdemandesquinecorrespondentfinalementpasaux
souhaitsdudéposant
5.

Pourquecetteexceptionsoitmiseenœuvre,ilestnécessairederemplirdifférentes
conditions:i)lademandeultérieuredoitavoirlemêmeobjetquelapremièredemande;
ii)lesdeuxdemandesdoiventavoirétédéposéesdanslemêmepaysdel’Union;iii)
lademandeantérieuredoitavoirété,àladatedudépôtdelademandeultérieure,
retirée,abandonnéeourefusée,sansavoirétésoumiseàl’inspectionpubliqueetsans
laissersubsisterdedroits;enfin,iv)lademandeantérieurenedoitpasencoreavoir
servidebasepourlarevendicationdudroitdepriorité
6.

Maisunetelleexceptionauprincipedepremièredemandepeutparfoisconduireàun
détournementdudroitdepriorité.C’estprécisémentsurcepointqueleTribunalde
l’Unioneuropéenneadûseprononcerle7juillet2016.

2.Ledétournementdudroitdeprioritédansl’arrêtLUCEO

2.1Rappeldesfaits
AfindebiencomprendrelaportéedeladécisionrendueparleTribunaldel’Union
européennedanscetteaffaire,ilestindispensabledereprendrelachronologieprécise
desfaits.
Le29juillet2009,lasociétéMaquetGmbHdéposeunedemanded’enregistrementde
marquedel’UnioneuropéennepourlesigneverbalLUCEALED.
3Supra,note1.4L’article4,C.4)delaConventiond’UniondeParisprévoitque:
Doitêtreconsidéréecommepremièredemandedontladatededépôtseralepoint
dedépartdudélaidepriorité,unedemandeultérieureayantlemêmeobjetqu’une
premièredemandeantérieureausensdel’alinéa2)ci–dessus,déposéedansle
mêmepaysdel’Union,àlaconditionquecettedemandeantérieure,àladatedu
dépôtdelademandeultérieure,aitétéretirée,abandonnée,ourefusée,sansavoir
étésoumiseàl’inspectionpubliqueetsanslaissersubsisterdedroits,etqu’ellen’ait
pasencoreservidebasepourlarevendicationdudroitdepriorité.Lademande
antérieurenepourraplusalorsservirdebasepourlarevendicationdudroitde
priorité.
5AlainThrierretOlivierThrierr«Droitdepriorité»,dansJurisclasseursMarques,dessinsetmodèles
(Paris,LexisNexis,2014),fascicule7720,§25[Thrierr].
6Supra,note4.

LasociétéCopernicusEOOD(ci-après«Copernicus»),représentéeparM.A.,
revendiquealorsuneprioritépourlamarquelitigieuseLUCEO,cettedernièreayant
faitl’objetd’unedemanded’enregistrementauprèsdel’Officedesbrevetsautrichiens
le16mars2009pourlesmêmesproduits.
Lademanded’enregistrementdelamarqueLUCEOétaitdoncantérieureàcelledela
sociétéMaquetGmbHpourlesigneverbalLUCEALED.

Sixmoisplustard,soitle16septembre2009,Copernicus,toujoursreprésentéepar
M.A.,présenteunedemanded’enregistrementdemarquedel’Unioneuropéenneà
l’Officedel’Unioneuropéennepourlapropriétéintellectuelle(EUIPO)pourlemême
signeverbalLUCEO.
Le21octobre2009,unenouvellesociété,lasociétéCapellaEOOD(ci-après
«Capella»),représentéeparM.A.,devienttitulairedelamarquelitigieuse.Quelques
semainesaprès,le12novembre2009,Capellaformeoppositioncontrelademande
d’enregistrementdelamarquedel’UnioneuropéenneLUCEALEDautitredel’article
41durèglementn°207/2009
7.

Forceestdeconstatericiqueladatededépôtdelademandeétaitpostérieureàcelle
dudépôtdelademanded’enregistrementdelamarquedel’UnioneuropéenneLUCEA
LED.Capellas’estprévaluedesonantérioritéeninvoquantunerevendicationde
priorité.
Le1
ermars2010,lademanded’enregistrementdelamarquelitigieuseestpubliéeau
Bulletindesmarquescommunautaires,puis,le26octobre2010,lamarquelitigieuse
estenregistrée.
7Règlementn°207/2009duConseildu26février2009surlamarquedel’Unioneuropéennedisponible
enligne:.L’article41prévoitque:
1.Uneoppositionàl’enregistrementdelamarquepeutêtreforméedansundélaide
troismoisàcompterdelapublicationdelademandedemarquecommunautaire,au
motifquelamarquedevraitêtrerefuséeàl’enregistrementenvertudel’article8:
a)danslescasdel’article8,paragraphes1et5,parlestitulairesdemarques
antérieuresviséesàl’article8,paragraphe2,ainsiqueparleslicenciés
habilitésparlestitulairesdecesmarques;
b)danslescasdel’article8,paragraphe3,parlestitulairesdemarques
viséesàcettedisposition;
c)danslescasdel’article8,paragraphe4,parlestitulairesdemarquesou
designesantérieursvisésàcettedisposition,ainsiqueparlespersonnes
autorisées,envertududroitnationalapplicable,àexercercesdroits.
2.Uneoppositionàl’enregistrementdelamarquepeutégalementêtreforméedans
lesconditionsfixéesauparagraphe1encasdepublicationd’unedemandemodifiée
conformémentàl’article43,paragraphe2,deuxièmephrase.
3.L’oppositiondoitêtreforméeparécritetmotivée.Ellen’estréputéeformée
qu’aprèspaiementdelataxed’opposition.Dansundélaiimpartiparl’Office,celui
quiaforméoppositionpeutprésenteràsonappuidesfaits,preuvesetobservations.

Enseptembre2011etenaoût2012,lessociétésVerusEOODetCopernicus-
TrademarksLtdsontrespectivementinscritesauregistredesmarquesdel’Union
européennecommetitulairesdelamarquelitigieuse.

Le14décembre2012,ladivisiond’annulationdel’EUIPOdéclarenullelamarque
litigieuseaumotifqueM.A.étaitdemauvaisefoilorsdudépôtdelademande
d’enregistrementdelamarquelitigieuse.Lemêmejour,lasociétéCopernicus-
TrademarksLtd,représentéeparM.A.,formeunrecourscontrecettedécision.

Le13novembre2013,lasociétéIvo-KermatinGmBH,toujoursreprésentéeparM.A.,
estinscriteauregistredesmarquesdel’Unioneuropéennecommenouveautitulaire
delamarquelitigieuse.
Le25novembre2013,l’EUIPOrejettelerecoursetconfirmelaconclusiondela
divisiond’annulation.M.A.saisitdoncleTribunaldel’Unioneuropéennepourfaire
invaliderladécisionfinaledel’EUIPO.
2.2AnalysedeladécisionduTribunaldel’Unioneuropéenne

SuiteàlasaisineduTribunaldel’UnioneuropéenneparM.A.,sonrecoursestrejeté.
LeTribunaldel’Unioneuropéenneconsidèrequesoncomportementestcontraireaux
objectifsdurèglementn°207/2009.Eneffet,ilestimequelecomportementdeM.A.
neconstitueaucunementuncomportementcommerciallégitime.

Parlebiaisdel’ensembledessociétésmentionnéesprécédemment,M.A.poursuivait
unestratégiededépôtquiimpliquaitunnombretrèsimportantdedemandes
d’enregistrement.Pasmoinsde2392demandesdemarquesallemandeset750
demandesdemarquesautrichiennesavaientétérelevées.

Naturellement,seuleuneinfimepartiedecesmarquesétaitinfineenregistréedans
chaquepays.M.A.avaitentreprislastratégiesuivante:soumettredeschaînesinfinies
dedemandesdemarquesnationalessanspayerdetaxesdedépôt.

Lesdemandesétaientdoncdéposéesdansleseulbutderevendiquerparlasuiteune
prioritépourunedemanded’enregistrementdemarquesdel’Unioneuropéenneen
contournantledélaideréflexiondesixmois.Unetellestratégieluipermettaitd’obtenir
unepositiondeblocageafindes’opposerensuiteauxdemandesd’enregistrementde
marquesdéposéespardestiers.
Leprocédéutiliséenpratiqueétaitlesuivant:siuntiersdemandaitl’enregistrement
d’unemarquedel’Unioneuropéenneidentiqueousimilaire,M.A.demandaitalors
l’enregistrementd’unemarquedel’Unioneuropéenneetrevendiquaitlaprioritépour
cettemarque,enappuyantsademandesurlederniermaillondelachaînedes
demandesdemarquesnationales.Àtitred’exemple,depuis2003,lesigneLUCEO
avaitfaitl’objetdedemandesd’enregistrementautitredemarquenationaletanten
Autrichequ’enAllemagne.

Ensuite,M.A.s’opposaitàlademanded’enregistrementdutiersensefondantsur
cettedemanded’enregistrement,cequiluipermettaitdebloquerletiersdanssa
démarche.
Ilapparaîtenl’espècequeCopernicusavaitdemandél’enregistrementdelamarque
litigieusedansleseulbutdepouvoirs’opposeràlademanded’enregistrementdela
marquedel’UnioneuropéenneLUCEALEDetd’entirerdesavantageséconomiques.
Cetobjectifétaitalorsbienencontradictionavecl’unedesfonctionsessentiellesde
l’enregistrementd’unemarque:lagarantieauconsommateurouàl’utilisateurfinalde
l’identitéd’origineduproduitouduserviceconcerné
8.

Ilestégalementpossibledereleverqu’àpartirde2005,lesdemandesdemarque
nationalesefaisaientàunrythmesemestriel.Àchaquefois,lademandedemarque
nationaleétaitdéposéeenmarsenAutricheetenseptembreenAllemagne.Cet
intervallecorrespondaitparfaitementaudélaideréflexiondesixmois.Grâceàla
positiondeblocagequ’ildétenaitdoncindéfiniment,M.A.pouvaitsystématiquement
revendiquersaprioritépours’opposeràdesdemandesd’enregistrementdemarques
déposéespardestiers.Cesdemandesdemarquenationaleétaientsuccessivement
annuléespuisquelataxededépôtn’étaitfinalementjamaispayée.

EncequiconcernelamarqueLUCEALED,ilesteneffetpossibledereleverque
l’intervenanteavaitdemandél’enregistrementdesamarqueautitredemarquede
l’Unioneuropéenne.Cen’estqu’aprèscettedemanded’enregistrementque
Copernicusademandél’enregistrementdelamarquelitigieuse.
Pourrevendiquersa
priorité,Copernicussefondaitsurlederniermaillondelachaînedesdemandes
d’enregistrementdemarquenationaleLUCEO.Enl’espèce,cederniermaillon
correspondaitàlademanded’enregistrementdelamarqueautrichiennedéposéele
16mars2009.
Forceestdeconstaterquel’objectifpoursuiviparM.A.étaitdepouvoirrevendiquerla
prioritépourunemarquedesannéesaprèsavoirdéposélapremièredemande
d’enregistrementdusigneLUCEOentantquemarquenationale,alorsquele
règlementeuropéenneprévoitqu’undélaidesixmois
9:puisquelesdemandesde
marquenationaleétaientsuccessivementannulées,fautedepaiementdelataxede
dépôt,lederniermaillondelachaîneétaitsusceptibled’êtrecaractérisédepremière
demandeet,dèslors,ledéposantpouvaitseprévaloirdudroitdepriorité.

Encesens,ilestaisédecontesterl’argumentselonlequelM.A.auraitvouluétendre
sonportefeuilledemarques
10.SiM.A.avaitréellementsouhaitédévelopperson
portefeuilledemarques,ilestévidentquecelui-ciauraitprocédéàl’enregistrement
desditesmarques.Aucontraire,ennepayantpaslataxededépôt,M.A.laissaitde
8Copernicus-TrademarksLtdcEUIPO,Tribunaldel’Unioneuropéenne7juillet2016,affT-82/14,§29
[Copernicus].
9Supra,note2.10Copernicus,supranote8§42.

sonproprefaitlesdemandesqu’ildéposaitendésuétude.Celles-cin’étaientjamais
examinées;ellesétaientsuccessivementannulées11.

Iladoncétéconsidéréqueledéveloppementdemarquefaisaitdéfaut.Eneffet,la
chambredesrecoursaretenuquedéposerdemanièrerépétéedesdemandes
d’enregistrementdemarquesnationalessansl’intentiondepayerlestaxesdedépôt
oudelesmeneràunenregistrementnepouvaitêtreconsidérécommele
développementd’unemarque,pasplusquelefaitdemodifierlégèrementlesclasses
àchaquenouvelledemande.
Deplus,etdemanièretoutàfaitlogique,lachambredesrecoursaestiméquela
décisiond’amenerunsignedéjàexistant–enl’espèce,LUCEO–àl’enregistrement
commemarquedel’Unioneuropéennesuiteàundépôtd’unedemande
d’enregistrementdemarquenationalenenécessitaitpasdesannéesderéflexion.

Ainsi,lademanded’enregistrementdelamarquelitigieusen’avaitqu’unseulobjectif:
celuidecontrerlademanded’enregistrementdelamarquedel’Unioneuropéenne
LUCEALEDdéposéeparl’intervenante.
Dèslors,lastratégiededépôtabusivededemandesd’enregistrementdemarquesne
pouvantêtreconsidéréecommeuncomportementcommerciallégitime,ilnepeut
s’agirqued’unabusdedroitoud’unactedemauvaisefoi.Parconséquent,lanullité
delamarqueréflexeestprononcée
12.

3.Lasanctionpeudissuasivedudétournementdudroitdepriorité?

Commeénoncéprécédemment,danscetteaffaire,l’attitudedudemandeurest
caractéristiquedel’abusdedroit.Eneffet,siledroitdeprioritéavocationdeprotéger
ledéposant,samiseenœuvreabusiveetdétournéenepeutqu’êtresanctionnée.

Unetellesanctionn’estbiensûrpaspropreàl’abusdanslamiseenœuvredudroit
depriorité;toutabusdedroitdoitêtreréprimé.

Àceteffet,laquérulenceprocessuelleestelleaussil’illustrationprobantedel’abus
danslamiseenœuvred’undroit,celuidudroitd’agirenjustice.Lanotionde
quérulenceprocessuelle,issuedulatinquerulusquisignifie«quiseplaint»,est
utiliséeparlespsychiatrespourdésignerceluiquialamaniedesprocès
13.

LeConseild’État,jugeadministratifsuprêmefrançaisquitrancheleslitigesrelatifsaux
actesdesadministrations,estvenusanctionnerunjusticiablepourlequelrecouriràla
justiceétaitdevenuunmoyendedistraction.Ilavaiteneffetpourbutd’encombrerle
11Ibid,§53.12Thrierr,supranote5,§50.13PaulCassia,«Entredroitetpsychiatrie:laquérulenceprocessuelle»,(2006)22Actualitéjuridique
DroitAdministratif1185,§4[Cassia].

Conseild’Étatderequêtesmanifestementinfondéesouirrecevables.Danscette
optique,cenesontpasmoinsde297requêtesquiavaientétéintroduitesdepuisle
moisd’août1998
14.

Ilestimportantdesoulignerquelesdécisionsrenduessurcesrequêtesabusives
étaientassortiesdemultiplesamendes.Pourautant,laquérulencedecejusticiable
n’apasétéfreinée
15.Forceestdeconstatericiquel’amendepourabusdudroitd’agir
enjusticeestmanifestementunesanctioninsuffisante,nepermettantpasd’endiguer
lafrénésieprocessuelledecesjusticiables.
Faceàcesabusrépétitifs,certainspaysontdécidédemettreenplacedesmesures
plusstrictes
16.Lesjugesbritanniquesontparexemplesubordonnéàl’autorisation
préalableetdiscrétionnairedelajuridictionconcernéelapossibilitépourunquérulent,
quin’estlui-mêmenipartieaulitigenimembreduBarreau,dereprésenterl’unedes
parties
17.Parailleurs,lesjuridictionscivilesquébécoisespeuventquantàelles
interdireàunquérulentd’intenterdenouvellesprocéduressansl’accordpréalabledu
présidentdelajuridictionconcernée
18.

Suiteàl’affaireLUCEOportéedevantleTribunaldel’Unioneuropéenne,ilestpermis
des’interrogersurlaportéeetsurl’effectivitéréelledelasanctionprononcée(en
l’espèce,lanullitédelamarqueréflexe)àl’égarddesdéposantsquisouhaiteraient
détournerledroitdeprioritédesafinalitépremièreetenabuser.Eneffet,sides
amendesn’ontpassuffiàdissuaderlesquérulentsprocessifs,lesimplerisque
d’encourirunenullitédesamarquesuffira-t-ilàdissuaderundéposantdesoumettre
deschaînesinfiniesdedemandesdemarquesnationales?Dessanctionsplus
sévèresmériterontpeut-êtred’êtremisesenplaceafindemieuxrépondreàcetype
decomportement,empreintdemauvaisefoi.

14CEréf24avril2006,n°292742.15Cassia,supranote13,§3.16Cassia,supranote13,§5.17ParagonFinancePlccNoueiri,Courd’appeldeParis,19septembre2001,§80à82.18Codedeprocédurecivile,RLRQcC-25.01,art55;voiraussiYves-MarieMorissette,«Abusdedroit,
quérulenceetpartiesnon-représentées»,(2003)49:1RevuededroitdeMcGill23.