Analyse de l’arrêt de la Cour suprême APOTEX INC. c. SANOFI SYNTHELABO CANADA INC. ou de la validité d’un brevet de sélection et de l’affinement des critères d’évaluation de la nouveauté et de la non évidence

2009-01-01

ANALYSEDEl’ARRÊTDELACOURSUPRÊME
APOTEXINC.c.SANOFI-SYNTHELABOCANADAINC.
OU
DELAVALIDITÉD’UNBREVETDESÉLECTIONETDEL’AFFINEMENTDES
CRITÈRESD’ÉVALUATIONDELANOUVEAUTÉETDELANONÉVIDENCE

DamienCalvetetCatherineGeci*

LEGERROBICRICHARD,SENCRL
A
VOCATS,AGENTSDEBREVETSETDEMARQUESDECOMMERCE

1.Introduction
2.Lesfaits
3.Clarificationducritèred’anticipation
4.Clarificationducritèred’évidence
5.Doublebrevet
6.Conclusion
1.Introduction
Laquestiondesbrevetsdesélectionarécemmentfaitl’objetd’unedécision
unanimedelaCoursuprêmeduCanadadansApotexInc.c.Sanofi-Synthelabo
CanadaInc.1
Danssonjugement,laCoursuprêmearéaffirméles
règlesassociées
àl’octroietàlavaliditédesbrevetsdesélectionauCanada,plusparticulièrement
dansledomainepharmaceutique.Elleaégalementpréciséetétoffélesimportants
testsàutiliserlorsdel’évaluationdescritèresdebrevetabilitéd’uneinvention,soitla
nouveautéetlanon-évidence.Cettedécisionestsusceptibled’êtrecitéeou
considéréedanslesfuturesdécisionscanadiennesenmatièredebrevetsdufait
quelanouveautéetlanon-évidenced’uneinventionsontaucœurdel’évaluationde
lavaliditéd’unbrevetetconstituentlesthèmesprincipauxabordéslorsd’unlitigeen
cesens.
2.Lesfaits

©CIPS,2009.*RespectivementchimisteetavocateetbiologistedeLEGERROBICRICHARD,

SENCRL
,uncabinetmultidisciplinaired’avocatsetd’agentsdebrevetsetdemarques
decommerce.Publiéà(mai2009),22-2Cahiersdepropriétéintellectuelle.
Publication390.12008CSC61.

Sanofi-SynthelaboCanadaInc.(ci-après«Sanofi»)esttitulairededeuxbrevets.Le
premierbrevetNo1194875(ci-aprèsidentifié‘875)estunbrevetdegenrequi
revendiquedefaçonlargeunefamillede250000moléculesauxpropriétés
antiplaquettaires.LesecondbrevetNo1338777(ci-aprèsidentifié‘777)
revendiqueunemoléculeparticulièreconnuesouslenomgénériquedeClopidogrel
etsonselbisulfate.
LebisulfatedeClopidogrelestunmédicamentantiplaquettairecommercialisépar
SanofisouslamarquePLAVIX.LeChlopidogrelrevendiquéparlebrevet‘777est
l’undesdeuxénantiomèresd’unracématefaisantpartiedes250000molécules
revendiquéesparlebrevetdegenre‘875.Deuxénantiomèressontdeuxmolécules
destructuresquasi-semblablesmaisimagesl’unedel’autredansunmiroir,
nomméesénantiomèreslévogyreetdextrogyre.
Lebrevet‘777décritégalementuneméthodedeséparationdesdeuxénantiomères
permettantd’obteniruniquementl’énantiomèrelévogyre(leChlopidogrel)aux
propriétéssupérieuresparrapportàl’énantiomèredextrogyre.Deplus,lebrevet
‘777décritlasupérioritéduselbisulfateduClopidogrelsurtoutautreselquipourrait
êtreassociéàcettemolécule.Lebrevet‘777estdonccequ’onappelleunbrevetde
sélection.
En2003,lasociétégénériqueApotexanotifiéàSantéCanadasonintentionde
commercialiseruneversiongénériquedumédicamentPLAVIXenentamantles
procéduresréglementairesauprèsduministèreafind’obtenirunavisdeconformité.
Pourcefaire,Apotexadûsignifierunavisd’allégationàSanofiendéclarantquela
commercialisationdesaversiongénériquedumédicamentPLAVIX
neseraitpasen
contrefaçondubrevet‘777,alléguantquelebrevet‘777estinvalidepourlesmotifs
suivants.
Lepremiermotifd’invalidationétaitqueleClopidogreletsonselbisulfateentant
qu’inventionn’auraientpasdûêtrebrevetéscar,selonApotex,leClopidogrelaurait
déjàétédivulguédanslebrevetdegenre‘875.Ainsi,Apotexremettaitencausele
statutdebrevetdesélectionconféréaubrevet‘777.

Eneffet,pourêtrebrevetable,uneinventionnedoitpasêtreanticipéeparl’art
antérieur,etdoitdoncêtrenouvelle.Elledoitégalementfairepreuved’activité
inventiveetêtrenonévidente.
Lesecondmotifd’invalidationinvoquéparApotexétaitquelebrevet‘777auraitété
invalidepourdoublebrevetpuisquel’inventionauraitdéjàétéprotégéeparlebrevet
‘875.AuCanada,laprotectiond’unemêmeinventiondansdeuxbrevetsdistincts
n’estpaspermise.

3
Malgrécetteargumentation,SanofiaobtenuuneordonnancedelaCourfédérale
interdisantàSantéCanadadedélivrerl’avisdeconformitéàApotexaumotifquela
versiongénériquedumédicamentPLAVIX
contrefaisaitbiensonbrevet‘777.Apotex
afaitappeldecetteordonnance.Toutefois,cetappelaétérejetéetlaCour
suprêmeduCanadaaétésaisiedelacause.
LaCourdevaitdoncstatuersurlavaliditédubrevet‘777enseposantlaquestion
suivante:lebrevetdesélectionest-ilinvalidepourcaused’antériorité,d’évidenceet
dedoubleprotectionvis-à-visdubrevet‘875?.
3.Clarificationducritèred’anticipation
Jusqu’auprésentarrêt,letestappliquéparlestribunauxcanadienspourétablirsi
l’inventionétaitanticipéeétaitceluidécritdansl’arrêtrenduparlaCourd’appel
fédéraleduCanadadansl’affaireBeloitCanadaLtd.c.ValmetOY2
etreprisdans
l’arrêtrenduparlaCoursuprêmedansl’affaireFreeWorldTrustc.Electro-Santé
Inc.3
:
Ilfauteneffetpouvoirs’enremettreàuneseulepublication
antérieureetytrouvertouslesrenseignementsnécessaires,en
pratique,àlaproductiondel’inventionrevendiquéesans
l’exercicedequelquegénieinventif.Lesinstructionscontenues
danslapublicationantérieuredoiventêtred’uneclartételle
qu’unepersonneaufaitdel’artquienprendconnaissanceets’y
conformearriverainfailliblementàl’inventionrevendiquée.4

End’autrestermes,unepersonnedel’artdoitêtreenmesuredeconsulterunseul
documentd’artantérieuretd’ytrouvertoutel’informationnécessairepourréaliser
l’inventionrevendiquéedefaçonexacte,sansavoiràutiliserquelqueactivité
inventive.Ledocumentd’artantérieurdoitdonccontenirdesinstructionssiclaires
qu’unepersonnequilalitetquiadoptesesenseignementsdevrait,àchaquefois
qu’elledésireréaliserl’invention,yarriversanspossibilitéd’erreur.

Danslaprésentedécision,laCouraffirmelavaliditédecetest,maisdéclareque
cedernierpourraitmeneràdesinterprétationstropstrictesdel’applicationducritère
d’antérioritéenceque«l’inventionexacte»devraitdéjàavoirétéréaliséeetrendue
publique.
Afind’affinerl’approcheétabliedansBeloit,laCours’estpenchéesurles
enseignementsd’unedécisionbritanniquedelaChambredesLordsdansSynthon

2
(1986),8C.P.R.(3d)297(C.A.F.).
32000CSC66.
4Ibid.par.26.

4
B.V.c.SmithKlineBeechamplc5
(ci-après«Synthon»)oùdeuxcritèrespour
évaluerl’anticipationontétéétablis,soitladivulgationetlecaractèreréalisable:

LecritèredeladivulgationestrécitédansSynthoncommesuit:
[T
RADUCTION]Sijepuismepermettrederésumercequidécoule
decesdeuxénoncésfortconnus[tirésdeGeneralTireetde
Hillsc.Evans],l’objetdel’antérioritéalléguéedoitdivulguerce
qui,unefoisréalisé,contreferaitlebrevet…Ils’ensuitque,peu
importequecelaauraitsautéounonauxyeuxdequiconqueau
momentconsidéré,lorsquecequiestdécritdansladivulgation
antérieureestréalisableetunefoisréalisé,contreferait
nécessairementlebrevet,laconditiondeladivulgation
antérieureestremplie.6

LaCoursuprêmeestdoncarrivéeauconstatque«dèslorsquel’objetde
l’inventionestdivulgué,onsupposequelapersonneverséedansl’artestdisposée
àprocéderparessaissuccessifspourarriveràl’invention».SelonlaCour,«la
questionn’estplusdesavoirsilapersonneverséedansl’artsaisitlateneurdela
divulgationdubrevetantérieur,maisbiensielleestenmesurederéaliser
l’invention»7
.

LaCouradoncconsidérédeuxvoletsencequiconcernelecritèredel’antériorité:
1)enquoiconsisteladivulgationantérieureet2)dansquellemesurelecaractère
réalisableadmet-illesessaissuccessifs8
?

Danslaprésenteaffairequiconcerneunbrevetdesélectionvis-à-visdela
divulgationdubrevetdegenre,laCourindiqueclairementquepourrencontrerle
critèredenouveauté,l’inventionenquestionnedoitpasavoirétéréaliséeetses
avantagesparticuliersavoirétéconnuslorsdel’obtentiondubrevetdegenre9
.Le
brevetdegenre‘875nedivulguantpaslesavantagesdel’isomèredextrogyre
(Clopidogrel)surl’autreénantiomèreousurtouteautremoléculedécritedansle
brevetdegenre,laCouraconfirméladécisiondepremièreinstanceenceque
l’inventiondubrevetdesélectionn’estpasantérioriséeparlebrevetdegenre.

5[2006]1AllE.R.685,[2005]UKHL59.
6Ibid.par.22.
7Supranote1,par27.
8Ibid.par30.
9Ibid.par.31.

5
Malgrélefaitquelepremiercritèredel’anticipationn’apasétéétabli,laCoura
cependanteffectuél’analyseducaractèreréalisabledel’invention,etce,telquele
mentionnelejugeRothstein,«afind’établirdesrepèrespourl’avenir»10
.

LaCoursuprêmeadoncpourcelaconsidéréànouveaulajurisprudencerécente
britanniquepourénoncerquatrefacteursquidoiventêtreappliquésauxfaits:
1.Lecaractèreréalisableestappréciéauregarddubrevet
antérieurdanssonensemble,mémoiredescriptifet
revendicationscompris.[…];
2.Lapersonneverséedansl’artpeutfaireappelàses
connaissancesgénéralescourantespourcompléterles
donnéesdubrevetantérieur.[…];
3.Lebrevetantérieurdoitcontenirsuffisammentde
renseignementspourpermettrel’exécutiondubrevet
subséquentsanstropdedifficulté.[…];
4.Leserreursouomissionsmanifestesdubrevetantérieurnefont
pasobstacleaucaractèreréalisablelorsquedeshabilitésetdes
connaissancesraisonnablespermettraientd’yremédier.11

Dansl’espèce,laCouraconfirméladécisiondujugedepremièreinstanceence
quelesenseignementsdubrevetdegenrenepermettaientpasd’obtenirun
énantiomèrepur,maisseulementunracémate.
Enconclusion,laCouraconcluquelebrevetdesélection(‘777)n’étaitpasanticipé
parlebrevetdegenre(‘875),deparlefaitquel’allégationd’antérioritén’étaitpas
fondée,auvudel’analysedétailléeci-dessus.
4.Clarificationducritèred’évidence
AuCanada,letestcommunémentappliquéparlestribunauxpourdéterminersi
l’inventionrevendiquéeestdépourvued’activitéinventive(etseraitdoncévidente)
estégalementétablidansladécisionBeloit:
Pourétablirsiuneinventionestévidente,ilnes’agitpasdese
demandercequelesinventeurscompétentsontouauraientfait
poursolutionnerleproblème.Uninventeurestpardéfinition
inventif.Lapierredetoucheclassiquedel’évidencede
l’inventionestletechnicienversédanssonartmaisquine
possèdeaucuneétincelled’espritinventifoud’imagination;un
parangondedéductionetdedextéritécomplètementdépourvu
d’intuition;untriomphedel’hémisphèregauchesurledroit.Il

10
Ibid.par.42.
11Supranote1,par.37.

6
s’agitdesedemandersi,comptetenudel’étatdelatechnique
etdesconnaissancesgénéralescourantesquiexistaientau
momentoùl’inventionauraitétéfaite,cettecréaturemythique
(monsieurtout-le-mondedudomainedesbrevets)serait
directementetfacilementarrivéeàlasolutionquepréconisele
brevet.C’estuncritèreauquelilesttrèsdifficiledesatisfaire.12

LaCoursuprêmeastatuédanssonjugementquecetestécarteraitlapossibilité
d’utiliserleconceptdu«valantd’êtretenté»dansl’évaluationdel’évidence,concept
quiaétégénéralementacceptédansdesdécisionsauxÉtats-UnisetauRoyaume-
Uni.Ainsi,laCouraadoptéunedémarcheàquatrevoletsdécriteàl’originedansla
décisionWindsurfingInternationalInc.c.TaburMarine(GreatBritain)Ltd13
afin
d’évaluerl’évidence.Cettedémarcheaétérécemmentreformuléedansladécision
PozzoliSPAc.BDMOSA14
delafaçonsuivante:

1)a)identifierla«personneverséedansl’art»;
b)déterminerlesconnaissancesgénéralescourantespertinentes
decettepersonne;
2)définirl’idéeoriginaledelarevendicationencause,aubesoinpar
voied’interprétation;
3)recenserlesdifférences,s’ilyena,entrecequiferaitpartiede
«l’étatdelatechnique»etl’idéeoriginalequisous-tendla
revendicationousoninterprétation;
4)abstractionfaitedetouteconnaissancedel’inventionrevendiquée,
cesdifférencesconstituent-ellesdesétapesévidentespourla
personneverséedansl’artoudénotent-ellesquelqueinventivité?15

LaCouraensuiteproposéquelanotiond’«essaiallantdesoi»pourraitêtreincluse
lorsdel’appréciationduquatrièmevolet,surtoutpourlesinventionsquinécessitent
undéveloppementseprêtantàl’expérimentation.
Auparagraphe69deladécision,laCouraparailleursformuléunelistenon
exhaustivedefacteursàconsidérerdansl’évaluationducritèredel’«essaiallantde
soi»:1)Est-ilplusoumoinsévidentquel’essaiserafructueux?[…];
2)Quelsefforts-leurnatureetleurampleur-sontrequispourréaliser
l’invention?[…];

12Supranote2par.75.
13[1985]R.P.C.59(C.A.).
14[2007]F.S.R.37,[2007]EWCACiv588par.23.
15Ibid.par.23.

7
3)L’antérioritéfournit-elleunmotifpourrechercherlasolutionau
problèmequisous-tendlebrevet?

Dansl’évaluationdel’évidencedel’inventionrevendiquéedanslebrevet‘777,la
Couraconcluquelebrevetdesélection(‘777)n’étaitpasévidentauvudubrevet
degenre(‘875),danslamesureoùriendanslebrevetdegenrenelaissaitsupposer
lequeldesénantiomèresouselsdécritsdanslebrevetdegenreavaientdes
propriétésetuneinnocuitésupérieureauxautres.Deplus,bienquelestechniques
deséparationdesénantiomèresétaientcertesconnuesdel’hommedel’artau
momentdudépôtdubrevetdegenre,cebrevetnedonnaitaucuneinformationsur
latechniqueàadopterpourarriveraurésultat.LaCourconfirmedoncqueles
essaiseffectuésparSanofipourarriverauClopidogreln’allaientpasforcémentde
soietl’inventiondubrevetdesélectionn’estdoncpasévidentevis-à-visdubrevet
degenre.
5.Doublebrevet
Telquementionnéci-dessus,Apotexremettaitégalementenquestionlavaliditédes
brevetsdesélectionpourcausededoublebrevet.SelonApotex,lepropriétaired’un
brevetdesélectionpeutainsiperpétuerladuréedeprotectionconféréeàune
inventionenprolongeantlapériodedumonopoleaccordéeparlebrevetdegenre
avecl’obtentionsubséquented’unbrevetdesélection.

Cependant,laCourarejetécetteallégationensefondantsurlesdeuxarguments
suivants.
Premièrement,unbrevetdesélectionpeutêtreobtenuparundemandeurquin’est
paslepropriétaireoul’inventeuroriginaldubrevetdegenre.Parconséquent,la
«perpétuation»dumonopoleparunbrevetdesélectionneseraitpasapplicablede
façongénérale.
Deuxièmement,laCourdistinguel’inventiondubrevetdesélectiondecelledu
brevetdegenrepuisquelescompositionsdubrevetdesélectiontraduisentdes
résultatssupérieursetinattendusparrapportauxcompositionsdubrevetdegenre.
Encommentaire,laCouramisenvaleurquelapossibilitéd’obtenirunbrevetde
sélectionencouragel’innovationenmotivantleschercheursàdévelopperdes
améliorationssurdelamatièredéjàdivulguéedansunbrevetdegenre.

ÀlalumièredesmotifsdelaCoursuprêmepourrejeterl’allégationd’Apotexde
doublebrevet,lesbrevetsdesélectionretrouventleurméritedefaçondistinctede
celuidesbrevetsdegenre.

8
6.Conclusion
DansladécisionApotexc.Sanofi,laCoursuprêmeduCanadas’estprononcéesur
lavaliditéd’unbrevetdesélectiontoutenaffinantlescritèresd’évaluationdela
nouveautéetdelanon-évidenced’uneinvention,rapprochantainsilajurisprudence
canadiennedecelledesÉtats-UnisetduRoyaume-Uni.Deplus,unbrevetde
sélectionestparticulierencequel’inventionrevendiquéeappartientgénéralement
audomainedelachimie,delapharmaceutiqueoudesbiotechnologies.Cette
décisiondevraitdoncencouragerlescompagniespharmaceutiquesinnovantesà
développerouaméliorerdesinventionsissuesdebrevetsdegenreexistants.

ROBIC,ungrouped’avocatsetd’agentsdebrevetsetdemarquesdecommercevoué
depuis1892àlaprotectionetàlavalorisationdelapropriétéintellectuelledanstousles
domaines:brevets,dessinsindustrielsetmodèlesutilitaires;marquesdecommerce,
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