À qui appartient l’invention réalisée par un employé au Canada ?

2009-01-01

ÀQUIAPPARTIENTL’INVENTIONRÉALISÉEPARUNEMPLOY
ÉAUCANADA?

MICHELBÉLANGERETCLÉAIAVARONE-TURCOTTE*
ROBIC
,S.E.N.C.R.L.
A
VOCATS,AGENTSDEBREVETSETDEMARQUES

Àquiappartientl’inventionréaliséeparunemployéauCanada?Intuitivementcela
peutparaîtresimple.Cependant,mis-à-partlescasd’inventionseffectuéespardes
fonctionnairesfédéraux1
,laLoisurlesbrevets2
estsilencieusesurcepoint.Par
conséquent,cesontdesdécisionsdestribunauxquiontdéfinilescritères
d’attributiondelapropriétéd’uneinventionentreunemployeuretsoninventeur-
employé.
UnedemandedebrevetdéposéeauCanadacomprend,ensaformeréglementaire,
unepétition,unmémoiredescriptifdel’inventionetlepaiementdestaxes
réglementaires.Danslapétitionsontindiquéslenomdechaqueinventeuretdu
demandeur,lesquelspeuventêtrelamêmepersonnedanslecasd’unedemande
déposéeparleoulesinventeurs.Clarifions,danslesgrandeslignes,lestermes
demandeuretinventeur.
·Demandeur:C’estceluiquidéposelademandedebrevetd’invention.Ildoit
avoiracquislesdroitsdel’inventeur3
.Ilpeutyavoirunseuldemandeuroudes
co-demandeurs.
·Inventeur:Iln’yapasdedéfinitionclairedecequ’estuninventeurdanslaLoi
surlesbrevets.Uninventeurestceluidontl’inventionestrevendiquéedansune

©CIPS,2009.*DeROBIC,
S.E.N.C.R.L..,uncabinetmultidisciplinaired’avocats,d’agentsdebrevetsetd’agentsde
marquesdecommerce.Publiéà(Automne2009),24:3Chimiste.Publication060.017F.
1Loisurlesinventionsdesfonctionnaires,(L.R.C.,1985,ch.P-32)
2Loisurlesbrevets(L.R.C.1985,ch.P-4)
3Lesarticles49et50(1)delaLoisurlesbrevetsprévoientcequisuit:Article49:Unbrevetpeut
êtreconcédéàtoutepersonneàquiuninventeur,ayantauxtermesdelaprésenteloidroitd’obtenir
unbrevet,acédéparécritouléguéparsonderniertestamentsondroitdel’obtenir.Enl’absence
d’unetellecessionoud’untellegs,lebrevetpeutêtreconcédéauxreprésentantspersonnelsdela
successiond’uninventeurdécédé.Article50(1):Toutbrevetdélivrépouruneinventionestcessible
endroit,soitpourlatotalité,soitpourunepartiedel’intérêt,aumoyend’unacteparécrit.

2
demandedebrevet,celle-cirespectantplusieursconditionsdontnotamment
cellesétabliesparlesarticles2,27et28delaLoietlajurisprudencecanadienne.
L’inventionpeutêtrelefruitd’unseulinventeuroudeplusieursinventeurs,
appelésco-inventeurs.Uninventeurpeutêtreuninventeurindépendant,un
fonctionnairefédéralouuninventeur-employé.

L’inventeurindépendantestlecasleplussimpleoùl’inventeurestégalementle
demandeur.
L’inventeurfonctionnairefédéralestassujettiàuneloidistincteappeléeLoisurles
inventionsdesfonctionnaires
1.Cetteloifaitensortequelesinventionsdes
fonctionnairesfédérauxsontdévoluesàSaMajesté.Chaquefonctionnairefédérala
l’obligationd’informerleministrecompétent,d’obtenirleconsentementécritdecelui-
ciavantdedéposerunedemandedebrevetetderévélersaqualitédefonctionnaire
danslademandedebrevet.
L’inventeur-employéestlacatégoried’inventeurlaplusgénéralementrencontrée
maispourlaquellelaLoisurlesbrevetsestmalheureusementsilencieuse.Cesont
lescourscanadiennesquiontdûtrancherlesconflitssurvenusentredesemployés
etleursemployeurspouridentifieràquiappartenaientlesdroitsdepropriété
intellectuelleeuégardàdesinventionsmisesaupointparlesemployés.Les
décisionsquisuiventontposé,etparfoisdéplacéaufildutemps,diversesbalises
établissantdescritèrespourdépartagerlesdroitsdesinventeurs-employésetles
droitsdesemployeurs4
.

1870–Dansl’affaireBonathanv.BowmanvilleFurnitureManufacturingCo5
,la
premièredécisionrendueauCanadasurlesujet,ilaétédécidéquesiune
personneestexpressémentengagéepourinventerparuneautrepersonne,
l’inventionestlapropriétédel’employeur.Critèresdéterminants:lemotif
d’embauche,lesdirectivesdel’employeur,letempsdetravailpayéparl’employeur
etlafournituredesmatériauxparl’employeur.
1923-Dansl’affaireC.H.CatelliLtéec.Desmarais6
,lacouradûtrancheren
rapportavecuneinventionconcernantunmacaroniaulaitquifutréaliséeparun
employédurantsestempslibres,àlamaison.Desmaraisétaitdirecteurdes
fabriquesdepâtesCatellietsoncontratd’emploiprécisaitqu’ildevaitconsacrertout
sontemps,sessoins,sonintelligenceetsesaptitudesàl’avancementetau
développementdesproduits.Desmaraisavaitaidésonemployeuràobtenirun
brevetcanadienmaisaobtenuunbrevetaméricainàl’insudesonemployeur,l’a

4DesrosiersJ.etBursanescu,“Employeurouemployé:àquiattribuerlapaternitédel’inventionen
l’absencedetestd’ADN»,Développementsrécentsendroitdelapropriétéintellectuelle2008,
BarreauduQuébec,vol.297,p.1-13.5(1870)31U.C.Q.B.413
6(1923)R.L.87(C.S.)

3
cédépour25000$àQuakerOatsCompanyetadémissionné.C.H.CatelliLtéea
poursuiviDesmaraispour25000$.LaCouradonnéraisonàDesmaraisen
rappelantqu’uninventeurestpropriétaireexclusifdesoninventiondèsqu’elleest
crééesaufs’ilalouésesservicesd’inventeuràunautreouacédéparécritses
droitsdansl’invention.Cependant,commelecontratd’emploideDesmaraisétait
silencieuxquantauxdroitsauxÉtats-Unis,l’inventionayantétéréaliséedansses
tempslibres,lacouratranchéenfaveurdeDesmarais,l’employé.

1928–Dansl’affaireWillard’sChocolatesLtd.v.Bardsley7
,lescritèresdutempsde
travailpayéparl’employeuretdesmatériauxdecederniern’ontpassuffiàpallier
l’absencedecontratàceteffet.L’inventionestdemeuréelapropriétédel’employé.

1967–Dansl’affaireW.J.GageLtd.v.Sugden8
,laprésomptionenfaveurde
l’employeurfutélargie.Sugdenquiétaitunprofesseurdemathématiques,soumità
sonemployeurl’idéed’unnouveautypedepapieradaptéàl’enseignementdes
mathématiques.Sugdenquin’avaitpaspourtâchederéaliserdesinventions.Son
inventionfutdéveloppéelesoiretdurantsestempslibresL’inventeurs’opposaità
toutedemandedebrevettantqu’unmontantdecompensationadéquatn’étaitpas
négocié.LaCouraalorstranchéqu’iln’estpasnécessairequel’employéaitété
embauchéspécifiquementdanslebutderéaliserdesinventions.

1976-Toutefois,dansl’affaireSpirollCorp.Ltd.c.Puttietal.9
,affairequifut
confirméeenappel,laCouraconcluquecetteprésomptionenfaveurde
l’employeurdevaitêtreécartée.Siunemployé,lequeln’apasétéembauchépour
réaliserdesinventions,réaliseuneinventiondanslecadredesonemploipourson
employeur,cetemployeurn’apasdedroitsurl’invention..

1991-Dansl’affaireComstockCanadac.ElectecLtd.10
apparurentlespremiers
effortsdescourspoursystématiserlaquestiondesinventionsd’employés.Dans
cettedécision-phare,ComstockCanada,unecompagniespécialiséedans
l’installationdecircuitsélectriques,s’opposeàElectecLtd.,unecompagnie
incorporéeparM.Hydeetsonépouse.De1981à1985,Hydeétaitemployéde
ComstockCanada.Hydeparticipeaudéveloppementdel’invention,unsystème
d’interconnexiond’appareilsd’éclairage.Hyden’estpasingénieuretn’apasété
engagéparlacompagniepourinnover.Lacompagnieafaitbreveterl’inventionen
nommantunautreemployéqu’Hydeàtitred’inventeur.LaCourajugéqueHyde
étaitleseulinventeurmêmes’iln’avaitétéembauchénipourinnover,nicomme
ingénieur.LaCouraégalementjugéqueComstockCanadas’étaitlivréeàune

7(1928)35O.W.N.92(H.C.Ont.)
8(1967)62D.L.R.(2d)671(On.H.C.)
9(1975)22C.P.R.(2d)261(C.B.C.S.),confirméeenappeldans(1976)29C.P.R.(2d)260(C.B.C.A.)
10(1991)45F.T.R.241(C.F.)

4
tentativedes’appropriersansindemnisationletravaildeHyde11
,cequirevientàde
l’esclavage.Cettedécisionconfirmeuneprésomptiondepropriétéenfaveurde
l’employé.
Toutefois,cettedécisionoffredesportesdesortiesàl’employeur.Lejugeénumère
lesexceptionssuivantesauxprésomptionsenfaveurdel’inventeur-employé:
1.Uncontratexprèsstipulantlecontraire;et
2.Lecasoùlapersonneauraitétéembauchéeexpressémentpourqu’elle
fassedesinventionsoudesinnovations.Danslecontextedecettedeuxième
exception,lesfacteurssuivantssontnotammentàconsidérer:
«a)l’employéa-t-ilétérecrutéprécisémentenqualitéd’inventeur?
b)l’employéavait-ilaumomentdesonrecrutementdéjàfaitdes
inventions?c)l’employeuroffrait-ilunrégimed’encouragementàlamiseau
pointdenouveauxproduits?
d)laconduitedel’employé,aprèsqu’ileutréalisél’invention,
laisse-t-ellesupposerquel’employeuravaitledroitdepropriété?
el’inventionrésulte-t-elleduproblèmequel’employéavaitreçu
l’ordrederésoudre,c’est-à-direpourfonctiondefairedes
inventions?
f)l’inventiondel’employédécoule-t-elledesconsultations
habituellesdansl’entreprise,c’est-à-direa-t-ildemandédel’aide?
g)l’employéavait-ilaccèsàdesrenseignementssecretsouàdes
travauxconfidentiels?
h)l’interdictiond’utiliseràsonpropreprofitlesidéesqu’ilavait
euesfaisait-ellepartiedesconditionsdesoncontratde
travail?»12

Enconclusion,ilressortàcejourqu’auCanada,uneinventionréaliséeparun
employéengagéparunemployeurspécifiquementàcettefin,appartientàcet
employeur13
.Parcontre,sil’employén’estpasspécifiquementengagédanslebut
d’inventer,sisoncontratd’embaucheestsilencieuxàceteffet,l’inventionpeutêtre
reconnuelapropriétédel’employé,etce,mêmesil’inventionréaliséel’aétédans
l’exercicedesfonctionsdel’employé,durantletempsdetravailpayépar
l’employeur,aveclesmatériauxfournisparl’employeur,avecl’aided’autressalariés
del’employeur,sielleestutileàl’employeuret/ousielleaétéutiliséepar
l’employeurdepuisquel’employél’adéveloppée.

11Id.,paragraphe75.
12Id.,paragraphe79.
13G.D.Searle&Co.v.NovopharmLtd,2007CAF173.SeanixTechnologyInc.c.Ircha,(1998)78
C.P.R.(3d)443(C.B.C.S.)

Commentunemployeurpeut-ilrevendiquerlesdroitsdepropriétésurles
inventionsd’uninventeur-employé?
L’employeurdoitprévoirdanslecontratdetravaildel’employéuneclauseenvertu
delaquellel’employécèdeets’engageàcéderàsonemployeurtoussesdroits
danslesinventionsquirésultentdesontravail.Lelangageducontratdoitêtreclair.
Laclausedecessiondoits’appliquerauxinventionsdéveloppéestantsurleslieux
etdurantlesheuresdetravailetqu’àl’extérieurdubureau,durantlestempslibres
del’employé.
Ilestfortementrecommandéderecourirauserviced’unavocatspécialiséenla
matièrepourrédigeret/ouinterpréterunetelleclausedansuncontratdetravail.

ROBIC,ungrouped’avocatsetd’agentsdebrevetsetdemarquesdecommerce
vouédepuis1892àlaprotectionetàlavalorisationdelapropriétéintellectuelle
danstouslesdomaines:brevets,dessinsindustrielsetmodèlesutilitaires;marques
decommerce,marquesdecertificationetappellationsd’origine;droitsd’auteur,
propriétélittéraireetartistique,droitsvoisinsetdel’artisteinterprète;informatique,
logicielsetcircuitsintégrés;biotechnologies,pharmaceutiquesetobtentions
végétales;secretsdecommerce,know-howetconcurrence;licences,franchiseset
transfertsdetechnologies;commerceélectronique,distributionetdroitdesaffaires;
marquage,publicitéetétiquetage;poursuite,litigeetarbitrage;vérificationdiligente
etaudit.ROBIC,agroupoflawyersandofpatentandtrademarkagentsdedicated
since1892totheprotectionandthevalorizationofallfieldsofintellectualproperty:
patents,industrialdesignsandutilitypatents;trademarks,certificationmarksand
indicationsoforigin;copyrightandentertainmentlaw,artistsandperformers,
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pharmaceuticalsandplantbreeders;tradesecrets,know-how,competitionandanti-
trust;licensing,franchisingandtechnologytransfers;e-commerce,distributionand
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