ROBIC Special Report on AIA 2013

2013-02-26

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RéformemajeuredelaLoisurlesbrevetsdesÉtats-Unisentranten
vigueurle16mars2013–Soyezprêts!
DOSSIERSPÉCIALROBIC
Coordination:IsabelleGirard
Rédaction:PhilipConrad,A.SashaMandyetDominiqueNolet
LedroitdesbrevetsauxÉtats-Unisvitunetransitionhistoriquedepuislaratificationle
16septembre2011parleprésidentBarackObamadelanouvelleloi«AmericaInvents
Act»(AIA).
Lesderniersdix-huitmoisontvulamiseenœuvreprogressivededispositionsdiversesdela
nouvelleloi,tellesunemajorationde15%destaxespayablesauBureaudesbrevetsaméricain,
lapossibilitéaccrued’intervenirauprèsdesexaminateurschargésdel’examendesdemandesde
brevetsdecompétiteurs,etlamiseenplaced’unenouvelleprocédured’accélérationd’examen
desdemandes.Cependant,lechangementleplusimportantdel’AIAsurviendrale16mars
prochainlorsquelesystèmedebrevetsaméricainditde«premierinventeur»deviendraun
systèmeditde«premierdéposant».
LesprofessionnelsenbrevetsdeROBIContpréparécedossierspécialrésumantlesimpacts
potentielsdecettetransitionsurlesdéposantscanadiens.Enplusdupassageausystèmede
premierdéposant,notredossierspécialdiscuteégalementdenouveauxmécanismesmisen
œuvreparl’AIAquipermettrontd’attaquerlavaliditéd’unbrevetaméricaindélivré.Finalement,
nousavonsdécortiquépourvouslanouvellegrilletarifairedubureaudesbrevetsaméricainqui
entreraenvigueurle19marsprochain,etvousexpliqueronssonimpactsurvotreportefeuille.

Lesdétailsdeschangementsapportésparl’AIAsontcomplexes,etdesannéess’écouleront
avantquetouteslesconséquencesdecetteréformesoientclairementidentifiées.Ilsemble
cependantexisterunconsensus,chezlamajoritédesprofessionnelsdesbrevets,qu’ilest
probablementpréférablepourlamajoritédesdemandeursdebrevetsdebénéficierdes
avantagesdusystèmeactuelde«premierinventeur».Nousvousinvitonsdoncàcontacter
nosagentsdebrevetpourdiscuterdelaprotectiondetoutenouvelleinventionausujetde
laquellevousn’avezpasencoreentreprisdesdémarchespourobtenirunbrevetauxÉtats-
Unis.Letempspresse,puisqu’ilpourraitêtredansvotremeilleurintérêtdehâterlapréparationet
ledépôtdenouvellesdemandesdebrevetavantle16mars2013.

Bonnelecture,etnousdemeuronsàvotredispositionpourrépondreàvosquestionssurcette
réformeimportante.

2
Lasourcedesdroits:lepremierinventeurperdauprofitdupremier
déposant

ParPhilipConrad

Lechangementleplusimportantdel’AIA,lanouvelleloisurlesbrevetsdesÉtats-Unis,
surviendrale16marsprochainlorsquelesystèmedebrevetsaméricainditde«premier
inventeur»deviendraunsystèmeditde«premierdéposant».
Àl’approchedeladatebutoirdu16mars2013,lesutilisateursdusystèmedebrevetsaméricain
seraientbienavisésderevoirleurstratégiededépôtdenouvellesdemandesdebrevetafinde
déterminerlequel,del’ancienoudunouveausystème,seraleplusbénéfiquepourlesinventions
àprotégerquin’ontpasencorefaitl’objetd’undépôt.Àquelquesexceptionsprès,lesdemandes
debrevetdéposéesavantle16mars2013serontrégiesparl’ancienneloi,alorsqueles
demandesdéposéesleouaprèsle16marsserontsusceptiblesd’êtrerégiesparlanouvelleloi.
Enprenantdèsmaintenantunedécisionproactiveencequiatraitaudépôtd’unenouvelle
demandedebrevet,ildemeureainsipossibledechoisirleplusavantageuxdesdeuxsystèmes.
Lesdétailssurleschangementsdécoulantdel’AIAsontcomplexes,mêmepourles
professionnelsdudroitdesbrevets.Certainsaspectsmanquentencoredeclarté,rendantainsi
incertainetoutedécisionparticulièrequipourraitêtrepriseàcesujet.Àladifférencedel’ancienne
loi,ilestbienentenduqu’aucunedécisionoujurisprudencedescoursaméricainesnepermet
actuellementd’interpréterlanouvelleloi,etilfaudraattendreplusieursannéesavantquecelane
seproduise.
Cependant,ilexisted’oresetdéjàcertainsfacteursconnusdelanouvelleloipermettantde
prendredesdécisions.Notamment:
Unepériodedegrâced’unanseratoujoursdisponible.Toutefois,cettepériodedegrâce
seralimitéeaudévoilementdel’inventionparleoulesinventeurseux-mêmes,etne
couvrirapasdefaçongénéralelesdivulgationsdel’inventionfaitespardestiers.Ainsi,
bienqu’uninventeurquidivulguepubliquementsoninventionaittoujoursuneannéepour
déposerunedemandedebrevetauxÉtats-Unis,laplupartdespublicationsfaitespar
d’autresserontconsidéréesdel’artantérieursiellesontlieuavantladatededépôtdela
demande.
Actuellement,lesactivitéstellesquel’utilisationpubliqued’uneinvention,laventeouune
offredeventedecettedernièrepeuventêtreconsidéréescommesusceptiblesd’empêcher
labrevetabilitédel’inventionuniquementsiellessurviennentsurleterritoireaméricain.
Souslanouvelleloi,cesactivitésn’aurontplusdelimitationgéographique;ellespourront
avoirétéeffectuéesn’importeoùdanslemondeetavoirunimpactpotentielsurla
brevetabilitéauxÉtats-Unis.Iln’estcependantpascertain,àcejour,siunusagesecretou
uneventesecrètedel’inventionavantledépôtd’unedemandedebrevetàsonsujet
serontconsidéréscommeunempêchementàsabrevetabilité.

3
Lacatégoriededocumentspouvantêtreprisencompteparunexaminateurentantqu’art
antérieuraétéélargie.Notamment,lesbrevetsetlesdemandesdebrevetdéposéesaux
États-UnisainsiquelesdemandesdebrevetinternationalesPCTdésignantlesÉtats-Unis
serontdorénavantconsidéréscommeartantérieursurlafoideleurdatedepriorité,qu’elle
soitaméricaineouétrangère.Présentement,c’estladatededépôtauxÉtats-Unisquiest
priseencompte.
Danscertainescirconstances,unepropriétéconjointeoudescontratsderecherche
collaborativesurl’inventionpourrontêtreutiliséssouslanouvelleloipourcontournerun
rejetpourmanquedenouveautéoupourévidence,alorsquesouslaloiactuelle,detelles
circonstancespeuventseulementêtreutiliséespourcontournerunrejetpourévidence.

Cettelisteneseveutqu’unaperçudequelques-unsdeschangementsentrantenvigueuravecla
nouvelleloi,etlesspécificitésdechacund’euxsontrelativementcomplexes.Ellepermet
néanmoinsdesaisirl’ampleurdecetteréforme.
Lescirconstancesdechacunedessituationsaffectéesparl’AIAétantdifférentes,ilseraimportant
deconsidérertouslesdifférentsavantagesdecetteréforme.Danslaplupartdescas,ilpeutêtre
préférabled’éviterqu’unedemandedebrevetsoitsujetteàlanouvelleloi,etce,endéposant,
danslamesuredupossible,toutenouvelledemandeavantle16mars2013.Cependant,la
stratégiededépôtlaplusavantageusedépenddemultiplesfacteurs,telsledévoilementpublicde
l’inventionousonusagecommercial,lestadededéveloppementdel’invention,lecontenude
toutedemandebrevetprioritaireantérieure,etc.
Sivouspensezquevosdroitspourraientêtreaffectésparcetteréforme,nousvousencourageons
ànouscontacterleplusrapidementpossibleafindediscuterdesdifférentesoptionsdisponibles.
Lesprofessionnelsdusecteurbrevetsducabinetdemeurentàvotreentièredispositionpour
répondreàtouteslesquestionsquevouspourriezavoiràcesujetetvousaiderànaviguerà
traverscettepériodeturbulenteaupointdevuejuridiqueafinquevosinventionscontinuentde
bénéficierdelameilleureprotectionpossible.

Unarsenalpourcontesterunbrevet

ParA.SashaMandy

Latransitionàunsystèmedepremierdéposantn’estpasleseulaspectdudroitdesbrevets
américainquichangeradefaçonmajeureavecl’AIA.Lanouvelleloiamèneégalementun
remaniementcompletdesmécanismespermettantdecontesterlavaliditédesbrevetsdéjà
délivrés.Voiciunrésumédeschangementspertinents.

4
«PostGrantReview»(PGR)

LePGRestunetoutenouvelleprocédurepermettantàunetiercepartiededemanderàl’USPTO
(UnitedStatesPatentandTrademarkOffice)dereconsidérersadécisiond’octroyerunbrevet,à
lalumièred’informationssoulevéesparlapersonnequifaitlademandederévision(lerequérant).
Contrairementauxautresprocéduresdugenre,telqueleréexamen,lerequérantpeutsoulever
plusieursmotifsd’objectionoutrelanouveautéetl’évidence.Ilsembledoncqueplusdemunitions
serontdisponiblespourattaquerlebrevetd’uncompétiteur.Ilseracependantpossible
d’entreprendreunPGRuniquementdanslesneufmoissuivantladélivrancedubrevet,defaçon
similaireauxprocéduresd’oppositionenEurope.

Quelquesdétailsimportantsàprendreennote:lePGRpourraseulementêtreutilisépourattaquer
lesbrevetsdéposésaprèsle16mars2013,etdoncsoumisauxnouvellesdispositionsdu
systèmedepremierdéposant.Parailleurs,ils’agitd’uneprocédurecoûteuse–auminimum30
000$pourlesfraisdel’USPTO,excluantleshonorairesd’avocat.

«InterpartesReview»(IPR)

Aprèsl’expirationdesneufmoisréglementairespermettantdedéclencherunPGR,ildemeurera
possibledecontesterunbrevetdélivréparlebiaisd’un«InterPartesReview».Cetteoption
remplaceleréexameninterpartesdepuisle16septembre2012.Essentiellement,unetierce
partiepeututilisercetteprocédurepourdemanderàl’USPTOdereconsidérersadécision
d’octroyerlebrevet,maislesobjectionsquipeuventêtresoulevéesparlerequérantsontplus
limitéesquepourlePGR.Eneffet,lerequérantpeutseulementinvoquerlanouveautéet
l’évidencefondéessurl’artantérieur,soitdesbrevets,demandesdebrevetsouautres
publicationsimprimées.CeluiquiattaquelebrevetpeutrequérirunIPRaprèsqueneufmoisse
soientécoulésdepuisl’octroidubrevet,oubienaprèsqu’unPGRpourcebrevetsoitterminé.Un
IPRvaaussifairemalauportefeuille–lesfraisdel’USPTOsontestimésàenviron23000$.

IlestimportantdenoterquelePGRetl’IPRsontsoumisàdesnormesdepreuveélevéesetque
cesprocédurespeuventempêcherlerequérantd’attaquerlebrevetdevantd’autresinstances(ex.
lescoursdejusticeetlestribunauxdecommerce).Ilestdoncimportantdeconsultervotreagent
debrevetsavantd’entamercesprocédures.

Mêmesiceschangementssontentrésenvigueurle16septembre2012,nousconnaîtronslesort
despremierscasdePGRetd’IPRseulementdanslesmoisetannéesàvenir.Nousdevrons
doncattendreencorelongtempsavantdepouvoirjugerdefaçonpluscertainel’impactdeces
mesuressurlespropriétairesdebrevets.

L’AIAetvotreportefeuille:combienvouscoûteralaréforme?

ParDominiqueNolet

Parmilesconséquencesdel’AmericaInventsAct(AIA),onnoteunchangementimportantaux
coûtsassociésàl’obtentiond’unbrevetauxÉtats-Unis.Unedestoutespremièresdispositionsde
lanouvelleloi,entréeenvigueurdèslapromulgationdel’AIAle16septembre2011,estque
l’USPTOn’estplustenud’obtenirl’approbationduCongrèspourfixerlestarifsliésauxdivers
servicesqu’ilrendenlienaveclesbrevets,carildétientdésormaisl’autoriténécessairepourfixer
lui-mêmelesfraisexigés.L’objectifdecechangementestderendrel’USPTOautosuffisant,et
donccapabledegénérersuffisammentderevenuspourcouvrirsesfraisd’opération.

Ilsemblequeglobalement,cechangementaurapourimpactuneaugmentationdesfraisà
débourserparlesdéposantsdebrevets.D’entréedejeu,avantmêmequel’USPTOn’aitàrevoir
sagrilletarifaire,l’AIAaprévuunemajorationde15%destaxesafférentesàl’obtentiond’un
brevet,miseenœuvredanslesjourssuivantlapromulgationdel’AIA.Deplus,l’USPTOa
maintenantannoncéunepremièrerévisiondesontarif,effectivedèsle19mars2013.

Principalesmodificationsautarif

Enbref,lenouveautarifviseàencouragerledépôtdedemandes,àdécouragertouteprocédure
quiauraitpoureffetd’allongerl’examend’unedemande,etàs’assurerqueseulslesbrevets«de
valeur»soientmaintenusenvigueur–d’oùl’augmentationsubstantielledestaxesdemaintien.

Fraisdedépôt:Lesfraisdedépôtdesdemandesdebrevetsontdésormaisunpeuplus
élevés,etce,principalementàcausedel’augmentationdesfraisd’examendelademande
(188%pourlesgrandesentités).

Examendesdemandes:Lestaxesd’extension(quipermettentd’allongerledélaide
réponsesuiteàl’émissiond’unrapportd’examen)ontégalementaugmentédefaçon
significative,demêmequelesfraisexigéslorsdelademanded’unecontinuation
d’examen(RCE)aprèsl’envoid’unrapportfinal.

Délivrance:Lesseulsfraissubstantiellementréduitsdanslenouveautarifsontceuxliésà
ladélivranced’unbrevet.Ilestànoterquecetteréductiond’environ50%n’entreraen
vigueurqu’àpartirdu1erjanvier2014.

Taxesdemaintien:Uneaugmentationmarquéeconcernelestaxesdemaintien,laquelle
varieentre25%et55%selonl’annéeàlaquellelepaiementestdû.

Micro-entités:Unnouveaustatutdemicro-entitéestintroduitautarif,permettantaux
demandeurssequalifiantdebénéficierd’uneréductionde75%desprincipalestaxes.

Letableauci-dessousrésumel’ensembledesmodificationsapportéesauxprincipauxfrais
généralementdéboursésauprèsdel’USPTO.

TarifsduBureaudesbrevetsaméricain(USPTO)
DescriptionTarifsprésentement
envigueurNouveauxtarifsVariation(grandes
entités)
Grande
entité
Petite
entité
Grande
entité
Petite
entité
Micro-
entité
Variation
en$
Variation
en%
Dépôtd’unedemandeprovisoire
Taxededépôt250$125$260$130$65$+10$+4%
Dépôtd’unedemanderégulière
Taxededépôt390$195$280$140$70$-110$-28%
Fraisderecherche620$310$600$300$150$-20$-3%
Fraisd’examen250$125$720$360$180$+470$+188%
Totaldemande
régulière1260$630$1600$800$400$+340$+21%
Procédured’examen
Requêtede
continuation
d’examen(RCE)
930$465$1200$600$300$+270$+29%
2eRCE(et
subséquentes)930$465$1700$850$435$+770$+83%
Fraisd’extension
1mois150$75$200$100$50$+50$+33%
2mois570$285$600$300$150$+30$+5%
3mois1290$645$1400$700$350$+110$+9%
4mois2010$1005$2200$1100$550$+190$+9%
5mois2730$1365$3000$1500$750$+270$+10%
Fraisdedélivrance
–jusqu’au31
décembre20131770$885$1780$890$445$+10$+1%
–àpartirdu1er
janvier20141770$885$960$480$240$-810$-46%
Publicationdela
demande300$300$0$0$0$-300$-100%
Taxesdemaintien
3.5ans1150$575$1600$800$400$+450$+39%
7.5ans2900$1450$3600$1800$900$+700$+24%
11.5ans4810$2405$7400$3700$1850$+2590$+54%

Unnouveaustatutdedemandeur:lamicro-entité

Letarifactueldel’USPTOcomportedéjàuneréductionde50ybsurcertainestaxespourles
déposantssequalifiantde“petiteentité“.Aveclamiseenœuvredunouveautarifdel’USPTOle
19mars2013,unenouvellecatégoriededéposants,nommée“micro-entité”,s’ajouteàcellesdéjà
existantes.Lesbénéficiairesdecestatutaurontdroitàuneréductionde75%surlaplupartdes
fraisréguliers(c.-à-d.lesfraispour«grandeentité»yfliésaudépôt,àl’examenetaumaintiendu
brevet.

Lestatutdemicro-entitéexistetechniquementdepuislapromulgationdel’AIA,maisles
réductionsdetaxesassociéesneserontdisponiblesqu’àpartirdu19marsprochain.Lestatutde
micro-entités’appliqueauxinventeursindépendantsdontlerevenunetestinférieuràtroisfoisle
revenumédiandesménagesauxÉtats-Unis,etquin’ontpasprécédemmentdéposéplusde
quatredemandesdebrevetrégulières,excluantcellesqu’ilsauraientpuavoirdéposéespourun
employeur.Uneuniversité,ouuninventeurayantl’obligationdecédersoninventionàune
université,peutégalementseprévaloirdustatutdemicro-entité,maisilsemblequeseulesles
universitésaméricainesserontadmissibles.

Sivouspensezpouvoirbénéficierdustatutdemicro-entitéetquevousavezdesdemandesde
brevetoudesbrevetseninstanceauxÉtats-Unis,ilpourraitbiensûrêtreavantageuxdevérifiersi
vouspouvezmodifiervotrestatut.Unetelleévaluationdoitêtreeffectuéeavecsoin,puisquele
statutdudemandeurdoitêtrecorrectementrevendiquéchaquefoisqu’unpaiementesteffectuéà
l’USPTO.Danslecasdesinventeursindépendants,cettedéterminationimpliqueunenouvelle
comparaisondesonrevenunetaveclerevenumédiandesménagesaméricains.Cetexercicene
doitpasêtreprisàlalégère,puisquelarevendicationdustatutdepetiteoudemicro-entitéalors
queledemandeurn’yapasdroitpeutavoirdesconséquencesdésastreusespourunedemande
debrevetouunbrevet,etpeutmêmemeneràunepertededroits.Noussommesbiensûr
disponiblespourvousassisterdansl’évaluationdevotrestatutetpourvaliders’ilvautlapeinede
revendiquerletitredemicro-entité.