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PUBLICITÉ COMPARATIVE ET MARQUES DE COMMERCE : L’AFFAIRE ENERGIZER BRANDS, LLC c. GILLETTE COMPANY

Caroline Jonnaert et Stéphanie Karam[1]
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

La publicité comparative est une pratique commerciale assez répandue dans la vente de produits ou services. Elle consiste essentiellement en la comparaison d’un produit ou service d’une entreprise avec ceux d’un ou plusieurs compétiteurs, mettant en lumière les avantages du produit ou du service de l’entreprise[2]. Quoique la publicité comparative soit une pratique tolérée au Canada, elle doit néanmoins respecter certaines règles[3], en plus de ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l’entreprise compétitrice visée par la publicité. L’affaire Energizer Brands, LLC c. Gillette Company illustre ce principe.

Ce litige porté devant la Cour fédérale portait sur des étiquettes apposées sur des paquets de batteries de marque Duracell alléguant que celles-ci étaient « 15% plus durables que les piles Energizer ». D’autres étiquettes affichaient la marque enregistrée ENERGIZER MAX, ainsi que les expressions « the bunny brand » (ou « la marque du lapin » en français) et « the next leading competitive brand » (ou « l’autre marque concurrente la plus populaire »). Dans ce contexte, Energizer a invoqué la violation de ses marques de marques commerce et plus particulièrement de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce[4] (la « Loi »).

Publicité comparative et marques de commerce

L’article 22 de la Loi prévoit que nul ne peut employer une marque de commerce enregistrée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attachée à cette marque[5]. Pour démontrer une violation de cette disposition, le demandeur doit prouver, selon une balance de probabilités, que : (1) sa marque enregistrée est employée par le défendeur ; (2) un achalandage est rattaché à sa marque ; (3) sa marque a été employée d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur cet achalandage ; et (4) cette incidence sera probablement la diminution de la valeur l’achalandage[6].

En l’espèce, la Cour, a statué en faveur d’Energizer pour les étiquettes qui portaient les marques enregistrées ENERGIZER et ENERGIZER MAX. En ce qui concerne ces étiquettes, les quatre (4) éléments requis étaient en effet réunis : (1) il n’y avait aucun doute que Duracell employait effectivement les marques d’Energizer, bien que ce ne soit pas un emploi à titre de marque pour distinguer ses produits[7]; (2) les marques Energizer étaient suffisamment connues et bénéficiaient d’un degré d’achalandage suffisant qui y était rattaché ; (3) le lien probable entre l’emploi de la marque Energizer par Duracell et l’effet sur cet achalandage était bien présent ; et (4) la probabilité de dépréciation de l’achalandage a été démontrée. La Cour a considéré que l’emploi, par Duracell, des marques ENERGIZER et ENERGIZER MAX diluait leur valeur, les rendant moins distinctives en plus de potentiellement leur faire perdre leur achalandage[8].

En revanche, la preuve de la réaction des consommateurs par rapport aux autres étiquettes mentionnant « la marque du lapin » et « l’autre marque concurrente la plus populaire » n’a pas été jugée suffisante pour remplir le troisième critère. L’expression « la marque du lapin » exige en effet un effort supplémentaire de la part du consommateur pour établir ce lien[9]. Le contexte dans lequel les étiquettes étaient utilisées par Duracell a pris une place importante de l’analyse, puisque la Cour a déterminé que par le positionnement et la taille de ces expressions, il était peu probable que le consommateur pressé moyen s’arrête assez longtemps pour lire l’étiquette et associe la référence à la « marque de lapin » (écrite en tous petits caractères) à celle d’Energizer[10]. De son côté, l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » ne créait pas de lien évident dans l’esprit du consommateur[11]. En effet, la Cour a jugé que la preuve n’était pas suffisamment convaincante pour déterminer que le consommateur moyen aurait été persuadé de changer ses habitudes de consommation vu l’apposition de ces deux étiquettes.

Quoique Energizer n’ait pas démontré de pertes qui soient directement causées par l’usage des étiquettes en question par Duracell[12], la Cour a néanmoins octroyé des dommages de 179,000 $ et une injonction permanente contre la Gillette Company[13].

Les points à retenir

On retient de cette décision que la Cour fédérale évalue une violation potentielle de l’article 22 de la Loi dans un contexte de publicité comparative en fonction, entre autres, de son contexte. L’importance de l’utilisation de la marque enregistrée d’un concurrent, la taille des caractères utilisés, le positionnement de l’emballage sur une étagère, ou même l’usage de termes relativisant les prétentions de la compagnie peuvent affecter l’évaluation.

Si vous avez des questions en matière de publicité comparative ou toute autre initiative publicitaire, n’hésitez pas à contacter les membres de notre équipe en droit de la publicité et du marketing et des affaires réglementaires.


© CIPS, 2023.

[1] Caroline Jonnaert est avocate, agente de marques et associée, et Stéphanie Karam est avocate chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet offrant une gamme complète de services en propriété intellectuelle, composé d’avocats, ainsi que d’agents de brevets et de marques de commerce. Elles tiennent à remercier Charles-Étienne Ostiguy pour sa contribution à la rédaction de cet article.

[2] Pour de plus amples détails, voir : Les normes canadiennes de publicité, « Les Lignes directrices portant sur la publicité comparative », (2012), en ligne : https://adstandards.ca/wp-content/uploads/2018/10/guidelinesCompAdvertising-fr.pdf.

[3] Voir notamment : Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 et « Les Lignes directrices portant sur la publicité comparative », précit. note 2.

[4] Energizer Brands, LLC c. Gillette Company, (2023) CF 804, par. 143 et 144.

[5] Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 22.

[6] Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 SCC 23.

[7] Clairol International Corp. et al c. Thomas Supply and Equipment Co. et al, 1968 CanLII 1280 (CA EXC), 2 Ex CR 552, p. 570.

[8] Energizer c. Gillette précit. note 4, (2023) CF 804, par. 143 et 144

[9] .Id., par. 156.

[10] Id., par. 155.

[11] Id., par. 161.

[12] Id., par. 243.

[13] Id., par. 262.