NOUVEAU PROJET PILOTE DE L’OPIC SUR LA PROCÉDURE EN RADIATION DE MARQUES DE COMMERCE : ROBIC RÉPOND À VOS QUESTIONS
Catherine Bergeron et Stéphanie Karam
ROBIC
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
Depuis janvier 2025, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a mis en place un projet pilote pouvant avoir un impact sur vos marques.
Chaque mois, le registraire des marques de commerce sélectionne, de manière aléatoire, des marques enregistrées depuis plus de trois ans au Canada et demande à leurs propriétaires de fournir une preuve d’emploi de leur marque en association avec chaque produit et/ou service désigné, ou d’en justifier le non-emploi en raison de circonstances exceptionnelles. Faute d’emploi ou de circonstances exceptionnelles, les enregistrements visés pourraient être radiés, en tout ou en partie.
Conscients des enjeux pour les titulaires de marques, nous avons préparé cette Foire aux Questions pour vous fournir des éclaircissements sur ce projet pilote et ses possibles impacts sur vos enregistrements de marques de commerce au Canada.
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LE PROJET PILOTE DE L’OPIC :
Les marques susceptibles d’être visées par des procédures en radiation initiées par le registraire sont celles enregistrées depuis au moins 3 ans au Canada (que ce soit par la voie d’un dépôt national ou d’une désignation Canadienne en vertu d’un enregistrement international). Les marques sont sélectionnées au hasard.
L’avis (prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (la “Loi”)) sera envoyé à l’adresse du propriétaire inscrit au dossier, avec copie à l’agent de marques de commerce au Canada inscrit au dossier du propriétaire inscrit, le cas échéant. Si aucun agent canadien n’est inscrit pour une marque, l’avis sera uniquement envoyé au propriétaire de l’enregistrement directement.
Il est donc fortement recommandé d’avoir un agent canadien inscrit au registre pour éviter toute confusion, voire même une potentielle perte de droits. Veuillez noter que la nomination de notre cabinet en tant qu’agent au registre des marques de commerce s’effectue sans frais.
Le délai donné au propriétaire pour produire une preuve d’emploi de sa marque est de 3 mois suivant la date de l’avis émis par le registraire. Une prolongation de délai de 2 mois est disponible au besoin.
Le propriétaire de la marque visée par l’avis devra fournir une preuve démontrant que la marque enregistrée a été employée au Canada à n’importe quel moment à l’intérieur des 3 ans précédant la date de l’avis (la période pertinente), pour chacun des produits et/ou services désignés dans l’enregistrement.
Si la marque n’a pas été employée, le propriétaire peut fournir une preuve de la date du dernier emploi de la marque au Canada ainsi que des circonstances spéciales, hors du contrôle du propriétaire, pour lesquelles la marque n’a pas été employée depuis cette date. Les « circonstances spéciales » sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles.
Faute de preuve d’emploi ou de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, l’enregistrement de la marque sera radié.
La preuve doit être soumise au registraire au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Le type de preuve pourra varier au cas par cas, notamment si la preuve doit démontrer un emploi de la marque en liaison avec des produits ou des services.
Pour démontrer l’emploi d’une marque en liaison avec des produits, la Loi requiert que la marque soit apposée sur les produits mêmes, sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou qu’elle soit de toute autre manière liée aux produits au moment de la vente. Pour démontrer l’emploi d’une marque en liaison avec des services, il est suffisant de démontrer que la marque est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services au Canada.
L’affidavit ou la déclaration solennelle doit contenir suffisamment de faits, matériel à l’appui, pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée au Canada, dans le cours normal du commerce. Par exemple, une telle preuve pourrait inclure :
- Un échantillon de factures durant la période pertinente démontrant des ventes au Canada;
- Des chiffres de ventes au Canada pour les produits et/ou services visés par l’enregistrement de la marque;
- Des photographies de la marque apposée sur des produits ou sur leurs emballages, étiquettes, etc.
- Des captures d’écran de site web ou de médias sociaux, des panneaux d’affichage, des enseignes, des coupons, des publicités dans un périodique, des catalogues ou listes de prix distribués au Canada;
- Toute autre preuve démontrant la vente de produits ou l’annonce de services au Canada.
Dans tous les cas, nous pourrons vous conseiller sur la meilleure stratégie selon les circonstances propres à la situation de la marque visée par la procédure en radiation.
Non. La preuve soumise sera publique. Ainsi, il est recommandé de ne pas inclure de renseignements personnels ou confidentiels qui ne sont pas déterminants pour la procédure. Si certains documents ou informations utiles sont quand même sensibles, ils pourront être caviardés afin de cacher l’information confidentielle avant d’être mise en preuve.
Nous pourrons vous conseiller sur la nature des documents à inclure, ou non, dans la preuve d’emploi.
Non. L’avis en question ne vise pas à informer le propriétaire que sa marque est radiée, mais bien qu’une preuve de son emploi est requise. La radiation d’un enregistrement ne sera prononcée que dans l’éventualité où le propriétaire ne produirait aucune preuve d’emploi en réponse à l’avis reçu du registraire (ou aucune raison justifiant le défaut d’emploi). Dans le cas où une preuve d’emploi est démontrée seulement pour une partie des produits/services visés par l’enregistrement, l’enregistrement sera partiellement radié pour les produits/services pour lesquels le propriétaire n’a pas été en mesure de fournir une preuve d’emploi.
Idéalement, il est recommandé de s’assurer qu’un emploi minimal des marques importantes de votre portefeuille soit fait au Canada. Le fardeau de preuve dans le cadre d’une telle procédure en radiation est peu élevé et des ventes minimales, dans le cours normal du commerce au Canada, seront généralement considérées comme une preuve d’emploi suffisante pour maintenir un enregistrement en lien avec un produit/service donné.
Par contre, si une marque n’a pas du tout été employée au Canada depuis les 3 dernières années, il serait recommandé de redéposer une nouvelle demande d’enregistrement pour cette marque. Si applicables, certaines stratégies pourraient même être envisagées afin de ralentir le plus possible le processus d’enregistrement de cette nouvelle demande (par exemple, en incluant dans la demande un large libellé de produits et services qui fera l’objet d’un rapport d’examen).
Une nouvelle demande d’enregistrement pourra viser la même marque et les mêmes produits et/ou services que ceux visés par l’enregistrement existant, quoiqu’il soit recommandé de prendre l’opportunité d’inclure un libellé actualisé. Le cas échéant, nous pourrons vous fournir des recommandations à la lumière de la pratique canadienne actuelle. De la même manière, si une marque figurative a évolué au fil du temps, il sera recommandé de déposer la version actuelle de cette marque.
Il y a certaines distinctions à faire, que la procédure soit initiée à la demande d’un tiers ou à l’initiative du registraire.
Contrairement à une procédure habituelle initiée par un tiers, dans le cadre d’une procédure en radiation initiée par le registraire, ce dernier effectuera un examen préliminaire de la preuve fournie avant l’étape des observations écrites. En effet, à la réception de la preuve fournie par le propriétaire, le registraire examinera les éléments soumis et se formera un avis sur l’emploi de la marque. S’il est convaincu que l’emploi a été démontré, la procédure pourrait prendre fin (avec le consentement du propriétaire). Si, au contraire, le registraire est d’avis que la preuve ne démontre pas clairement l’emploi de la marque au Canada en liaison avec chacun des produits et/ou services visés par l’enregistrement, le propriétaire aura l’occasion de déposer des observations écrites. Si le registraire décide que l’emploi n’a été démontré que pour une partie des produits et/ou services, le propriétaire aura le choix de supprimer les produits et/ou services pour lesquels une preuve d’emploi n’a pas été démontrée, ou de poursuivre la procédure.
Bien que le registraire ne puisse pas lui-même déposer d’observations écrites ni participer à une audience en qualité de tiers, le propriétaire aura toujours cette opportunité, à sa demande. Finalement, un appel de la décision du registraire pourrait également être interjeté devant la Cour fédérale.
L’objectif de ce projet pilote est de donner à l’OPIC un aperçu du nombre de marques de commerce déposées qui ne sont plus employées au Canada, à partir d’un certain échantillonnage (c’est-à-dire les marques qui auront été sélectionnées dans une première phase de ce projet pilote). Le registraire a comme priorité de s’assurer que le Registre des marques de commerce reflète le plus correctement possible des marques de commerce qui sont employées, et en liaison avec les produits et services qui sont énumérés dans l’enregistrement, pour une utilisation efficace des ressources, favoriser la concurrence loyale et préserver l’intégrité du système des marques de commerce.
Une fois qu’un nombre statistiquement significatif de procédures en radiation aura été atteint, l’OPIC organisera dans une deuxième phase des consultations pour recueillir des avis sur :
- la nécessité ou non de poursuivre ce projet pilote et, dans l’affirmative, s’il y a des types particuliers d’enregistrements qui devraient être ciblés;
- la nécessité de viser l’ensemble ou seulement certains des produits et services visés par l’enregistrement; et,
- la nécessité pour le registraire d’effectuer une enquête sur un enregistrement choisi et de n’initier la procédure que si l’enquête ne révèle aucun emploi de la marque de commerce au Canada.
L’article 45 de la Loi prévoit que le registraire peut, de sa propre initiative, initier une procédure en radiation et exiger d’un propriétaire de fournir une preuve d’emploi de sa marque au Canada après 3 années à compter de la date de l’enregistrement.
Oui. Consultez la communication officielle de l’OPIC sur ce projet pilote.
