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MATIÈRE BREVETABLE : LE TEST DE BENJAMIN MOORE ÉCARTÉ PAR LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Valmi Dufour-Lussier1 et Justin Freedin2
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
Ph. D., avocat, conseiller technique en brevets, Ingénieur, avocat et agent de brevets au Canada et aux États-Unis, associé

En juin 2022, la Cour fédérale du Canada imposait un nouveau test à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada pour clarifier la détermination de la brevetabilité d’une invention. Ce test, qui visait à créer un cadre plus prévisible pour déterminer si les inventions informatiques sont brevetables, vient d’être écarté par la Cour d’appel fédérale.

La Cour d’appel fédérale a rendu, le 26 juillet 2023, une décision dans le dossier opposant le Procureur général, représentant la Commissaire aux brevets, à Benjamin Moore[1].

Il s’agissait d’un appel d’une décision de la Cour fédérale qui renvoyait deux demandes de brevet, portant sur un système de sélection de couleurs, devant l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour nouvelle détermination de la brevetabilité sur la base d’un test en trois étapes proposées par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) en tant qu’intervenant à ce litige. Ces demandes avaient été refusées par la Commissaire aux brevets comme visant un objet non brevetable en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets[2], qui définit les différentes catégories d’« invention », et donc de la matière brevetable.

Dans sa décision, la Cour d’appel entérine le renvoi des demandes pour nouvelle détermination, mais rejette le test imposé par la Cour fédérale. Elle ne propose cependant pas de nouveau test pour la remplacer.

La matière brevetable à l’OPIC

Jusqu’en 2020, l’OPIC évaluait l’objet brevetable en identifiant d’abord le problème à résoudre par l’invention, puis en établissant la solution proposée au problème. Les revendications étaient ensuite analysées pour en extraire les éléments essentiels à la mise en œuvre de la solution ainsi établie. Dans ce cadre, une revendication était considérée contenir de la matière brevetable si au moins un de ses éléments essentiels visait un objet brevetable. Cette approche rendait difficile la prédiction des conclusions de l’examen d’une demande de brevet visant une invention mise en œuvre par ordinateur. Dans la décision Choueifaty, la Cour fédérale a affirmé que cette approche dite « problème–solution » était contraire à la jurisprudence de la Cour Suprême du Canada[3].

Suite à la décision Choueifaty, l’OPIC a publié un avis de pratique[4] évacuant l’approche problème–solution de l’interprétation des revendications, mais a réintroduit un concept inspiré de la décision Amazon de la Cour d’appel fédérale[5], qui gravite autour de la notion d’« invention réelle ». Ainsi, tous les éléments d’une revendication sont présumés essentiels pour ériger les clôtures du monopole dans l’interprétation de la revendication. Néanmoins, l’objet brevetable est déterminé seulement par rapport aux éléments faisant partie de l’« invention réelle » définie par une revendication. L’invention réelle est établie en analysant le problème et la solution, et les éléments qui font partie de l’invention réelle peuvent être différents des éléments essentiels à la revendication. En pratique, cette approche est légèrement plus permissive[6], mais elle demeure néanmoins imprévisible.

La décision de la Cour d’appel fédérale

Dans sa décision, la Cour d’appel précise en premier lieu que la Cour fédérale n’était pas fondée à imposer le test suggéré par l’IPIC, puisque cela ne faisait pas partie des réparations sollicitées par le demandeur Benjamin Moore.

Par ailleurs, la Cour d’appel est d’avis que le test proposé soulève plusieurs problèmes. D’une part, le test exigeait que l’analyse des exceptions interdisant les brevets visant de simples principes scientifiques ou conception théoriques en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi précède l’analyse des catégories d’« invention » prévues à l’article 2 de la Loi, ce qui, de l’avis de la Cour d’appel, n’est pas justifié. Par ailleurs, le test semble sous-entendre que l’analyse de la matière brevetable se limite à ce qui est défini au paragraphe 27(8) et ne tient pas compte des aspects de nouveauté et l’ingéniosité, faisant fi des critères imposés par l’article 2 de la Loi et de la jurisprudence liée à cet article.

La Cour d’appel a aussi dénoncé la pratique qui a désormais cours tant à l’OPIC que dans plusieurs décisions de la Cour fédérale d’avoir recours excessif au principe de considérer que tous les éléments de chaque revendication sont essentiels jusqu’à preuve du contraire. Le jugement déclare d’ailleurs que l’analyse de type problème–solution, même s’il elle ne peut constituer le fondement de l’interprétation, n’en apporte pas moins un éclairage utile.

En écartant le test suggéré par l’IPIC, la nouvelle détermination des demandes de brevet de Benjamin Moore sera effectuée selon la pratique actuelle de l’OPIC établie à la suite de la décision Choueifaty.

Conclusion

La Cour d’appel ne propose pas de test pour remplacer celui qu’elle a invalidé. Cependant, elle a invité l’OPIC et l’IPIC à collaborer afin que les questions encore ouvertes soient soumises aux tribunaux en bonne et due forme pour être déterminées une fois pour toutes. La prochaine opportunité de clarifier les questions liées à la brevetabilité des inventions informatiques pourrait se présenter durant l’instruction de la cause de WorldGaming Network, qui a récemment porté appel d’une décision de l’OPIC rejetant une demande de brevet comme visant un objet non brevetable en vertu de la pratique post-Choueifaty[7]. Il est possible que cette cause soit entendue par la Cour fédérale en 2024. D’ici là, il reste toujours difficile de prédire la brevetabilité des inventions en informatique au Canada. Pour toute question au sujet de cette décision ou de vos besoins en matière de technologies mises en œuvre par ordinateur, n’hésitez pas à contacteur un·e membre de notre groupe des technologies émergentes.


[1] Canada (Procureur général) c Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, infirmant en partie 2022 CF 923.

[2] LRC 1985, c P-4 ; Re Benjamin Moore & Co, 2020 CACB 15 ; Re Benjamin Moore & Co, 2020 CACB 16.

[3] Choueifaty c Canada (Procureur général), 2020 CF 837 aux para 35–40, citant Free World Trust c Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 et Whirlpool Corp. c Camco Inc., 2000 CSC 67.

[4] Canada, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets, 3 novembre 2020, en ligne : <www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04860.html>.

[5] Canada (Procureur général) c Amazon.com, inc., 2011 CAF 328.

[6] Comparer par ex Re Qiagen, 2021 CACB 30 (brevet accordé) et Re Landmark Graphics, 2021 CACB 31 (brevet refusé).

[7] Re Worldaming Network LP, 2021 CACB 43.