Les dessins industriels : mise à jour de la pratique canadienne

Par A. Provost & T. Zhang

Le 16 janvier dernier, le Bureau des dessins industriels, Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après l’« OPIC») a publié six énoncés de pratiques, ci-après « énoncés »), lesquels apportent des changements à la pratique canadienne.

Un dessin industriel sert à protéger les caractéristiques visuelles touchant la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs, ou toute combinaison de ces éléments, d’un objet fini fabriqué à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. La Loi sur les dessins industriels définit un dessin comme suit : « Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. » On y trouve deux exigences principales : 1) qu’il y ait un objet fini et 2) que le dessin contient des caractéristiques visuelles touchant la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

La couleur est maintenant une caractéristique susceptible d’être protégée

Malgré la définition large d’un dessin industriel, les couleurs d’un objet n’étaient pas considérées sous l’ancienne pratique de l’OPIC comme faisant partie des caractéristiques d’un dessin industriel.

L’un des énoncés de pratique précise que l’OPIC est maintenant d’avis que la couleur peut faire partie d’une combinaison de caractéristiques constituant un dessin selon la définition de la Loi. L’OPIC s’aligne alors avec la pratique déjà en vigueur dans plusieurs autres pays. À titre d’exemple, parmi les multiples brevets et dessins en instance dans le litige entre Apple et Samsung aux États-Unis, le dessin américain U.S. D604,305, portant sur des icônes sur un écran, est un dessin en couleur.

Un dessin animé généré par ordinateur est aussi susceptible d’être protégé

La pratique de l’OPIC permettait déjà la protection d’une icône électronique en autant que celle-ci soit intégrée dans un objet fini. Cette exigence peut être satisfaite en soumettant des figures qui montrent l’icône affichée sur un écran ordinateur tout en indiquant que l’écran lui-même ne contribue pas à l’originalité du dessin.

Un deuxième énoncé indique que les demandes relatives à un dessin animé généré par ordinateur seront désormais examinées comme s’il s’agissait d’un dessin unique appliqué à un objet fini. Ce genre d’icône se trouve le plus souvent sur l’écran de lancement d’un logiciel.

L’énoncé précise que la demande pour l’enregistrement d’un tel dessin animé peut se faire en soumettant une séquence d’images montrant l’icône faisant l’objet de la demande, dans différentes positions.

Aussi, les nouvelles dispositions de la Loi sur les marques de commerce permettront l’enregistrement de marques de commerce qui contiennent de l’animation. Une entreprise cherchant à protéger une icône animée devra faire un choix stratégique quant à la forme appropriée de protection selon les circonstances.

Changement de pratique touchant le dépôt des demandes complémentaires

Lorsqu’un examinateur considère qu’une demande de dessin industriel contient plus qu’un seul dessin, l’examinateur exigera que celle-ci soit limitée à un seul dessin. Les autres dessins de la demande peuvent faire l’objet d’une demande complémentaire (« demande divisionnaire »). Celle-ci doit être déposée avant l’enregistrement de la première demande, après quoi la protection pour les autres dessins ne sera plus possible. L’enregistrement d’une demande est effectué le jour après l’acceptation de celle-ci par l’examinateur, et le demandeur n’est pas avisé préalablement. En conséquence, le demandeur doit bien planifier le dépôt d’une nouvelle demande pour être sûr qu’elle soit effectuée avant l’enregistrement du dessin.

Selon le troisième énoncé, lorsque l’OPIC recevra une requête de sursis à l’enregistrement ainsi que les frais réglementaires, l’enregistrement d’une demande sera retardé pour une durée maximale de six mois, à partir de la plus tardive des dates suivantes : la date d’acceptation de la demande en question ou la date à laquelle la requête est reçue.

Si un demandeur paie les frais pour le sursis et que sa demande est acceptée par la suite, l’OPIC enverra un avis indiquant le début du sursis de six mois et la date d’enregistrement envisagée suite à l’expiration du sursis.

En conséquence, lorsqu’un demandeur reçoit un avis indiquant qu’une demande contient plus qu’un dessin et qu’il envisage la protection de plusieurs dessins supplémentaires, nous suggérons, soit le dépôt immédiat de la demande complémentaire, soit le paiement immédiat des frais pour sursis d’enregistrement.

Possibilité d’obtenir la recherche et l’enregistrement de son dessin plus rapidement

Sous plusieurs conventions internationales auxquelles Canada fait partie, un demandeur dispose d’une période de six mois suite à un premier dépôt de demande de dessin pour déposer des demandes correspondantes dans d’autres pays. Cependant certains pays prohibent l’enregistrement d’un dessin si ce dessin a déjà été enregistré dans un autre pays. Afin d’éviter qu’un enregistrement au Canada vienne bloquer l’enregistrement dans un autre pays, l’OPIC avait comme pratique de commencer la recherche d’art antérieur au plus tôt six mois à compter de la date de dépôt au Canada.

Le quatrième énoncé indique que l’OPIC entamera la recherche avant l’expiration de la période de six mois à compter de la date de dépôt au Canada si le demandeur soumet une copie certifiée de la demande étrangère servant de priorité. Cette pratique peut être utile afin d’obtenir son enregistrement plus rapidement au Canada.

Deux autres changements

Dorénavant la période prescrite pour répondre à une lettre officielle sera de trois mois et non pas de quatre mois comme c’était le cas auparavant.

Selon la pratique qui était en vigueur, l’OPIC émettait un « Rapport Final » et la demande était considérée abandonnée si aucune réponse n’était soumise à ce Rapport Final. Ce Rapport Final sera désormais remplacé par un « Avis possible de refus ». Le demandeur disposera alors d’une période de trois mois pour faire une demande de révision par la Commission d’appel.

Bien que le dessin industriel soit une forme de propriété intellectuelle qui est moins utilisé qu’un brevet ou une marque de commerce, il peut être très efficace dans certaines situations. Par exemple, l’enregistrement d’un dessin industriel est généralement obtenu plus rapidement et à un moindre coût qu’un brevet. Nous vous invitons à nous consulter afin de déterminer si cette forme de protection est appropriée pour votre entreprise.